智慧財產專業團體

(一)

未被認可的“商品化權益”主張

1.

北京知識產權法院(2017)京73行初4809號、4810號一審判決

(1)

爭議商標概況：

(2)

案情摘要：

原告傳奇影業有限責任公司2017年對上述兩件商標提出無效宣告申請，指稱中文“環太平洋”與外文“Pacific Rim”的組合與其製作的電影之間存在著唯一、直接的聯繫，爭議商標與原告電影的名稱完全一致，核定使用的商品/服務與電影的受眾沒有明顯區分，容易造成混淆，故違反《商標法》第三十二條前段的規定，應予宣告無效。但該主張並未得到被告商標評審委員會(註8)認可。

原告不服被告裁定，向北京知識產權法院提出訴訟，法院判決指出：原告的電影名稱為“環太平洋Pacific Rim”，“環太平洋”及其對應英文“Pacific Rim”意指環繞太平洋沿岸地區，是固有的地理區域，並非原告獨創。原告提交的證據不足以證明在爭議商標申請日前，“環太平洋Pacific Rim”與原告電影名稱之間在中國相關公眾中存在指向關係，亦不足以證明原告電影名稱已經具備一定知名度，且該知名度已經超出電影本身，與特定的商品或服務結合。因此，原告並未證明爭議商標的註冊損害了其在先權利。

亦即，原告欲以《商標法》第三十二條前段的規定保護其電影名稱，但因電影名稱不具獨創性且知名度不足(未在中國相關公眾中形成與原告一對一的指向關係)，所以在行政階段與訴訟階段均未得到認可(註9)。 

2.

北京知識產權法院(2017)京73行初7562號一審判決

(1)

爭議商標概況：

(2)

案情摘要：

原告埃德加賴斯巴勒斯公司在無效宣告時主張：“人猿泰山”是著名作家埃德加賴斯巴勒斯獨創的小說中文譯名和動畫主角的名稱。“人猿泰山”作為中國家喻戶曉的小說、動畫、電影，早在爭議商標申請日前，已經在中國大陸地區進行了廣泛的宣傳和發行，具有較高的知名度。“人猿泰山”作為在先知名的小說、動畫、電影及其中的人物形象名稱應當作為在先著作權和在先“商品化權”得到保護。

對此，被告商標評審委員會在無效宣告裁定當中認定：在案證據僅能證明原告對《人猿泰山》文字作品享有在先著作權，而不能證明其對“人猿泰山”四個中文漢字享有著作權。且爭議商標使用在人用藥等商品上，與《人猿泰山》小說及電影等服務項目相差甚遠，相關公眾不易誤認雙方存在特定關係。從而對原告所主張的“人猿泰山”構成在先商品化權未予認可。

原告不服被告裁定提起訴訟，北京知識產權法院雖然肯定了當作品名稱或作品中的角色名稱具有較高知名度時，應當保護權利人利用其作品名稱或角色名稱開展相關商業活動並獲利的權益，但卻指出：前提是作品處於著作權保護期內(註10)。而本案中，涉案小說《Tarzan of the Apes》原作者埃德加賴斯巴勒斯逝世於1950年3月19日，故該小說的著作權人(註11)對該小說所享有的財產性著作權的保護期限截至2000年12月31日(即《著作權法》第二十一條所規定的作者死亡後五十年)，爭議商標註冊晚於此時間點，原告不享有該小說作品的名稱或作品中的角色名稱的在先權益。

亦即，此案原告以《商標法》第三十二條前段的規定尋求作品名稱保護，但因主張權利時已逾著作權保護期限而失敗，此商標目前仍然有效。另外值得注意的是，本案爭議商標申請人還註冊了其他多件商標，包含“白雪公主和七個小矮人”商標、“齊天大聖”商標、“孫行者”商標、“孫悟空”商標、“李逵”商標等，都是已逾著作權保護期限的作品名稱或作品中的角色名稱。 

3.

北京知識產權法院(2017)京73行初2800號一審判決、北京市高級人民法院(2018)京行終6240號二審判決

(1)

爭議商標概況：

(2)

案情摘要：

完美世界控股集團公司基於《笑傲江湖》小說作者金庸先生的合法授權，以利害關係人的身份，於2015年3月20日對2012年註冊的上開商標提出無效宣告申請，商標評審委員會認可其“商品化權益”的主張，並指出：《笑傲江湖》係金庸先生於1969年創作完成的武俠小說作品，在文學界和相關公眾中具有較高的知名度和影響力，“葵花寶典”作為該小說作品中虛構的最高級別的武學秘笈，是牽引小說情節發展、貫穿整部小說的最重要線索及核心，“葵花寶典”特有詞彙所具有的知名度已與《笑傲江湖》作品及金庸先生建立了穩定的對應關係。爭議商標與該武學秘笈的特有名稱完全相同，且核定服務是當下武俠小說作品通常可能涉及到的衍生服務，容易使相關公眾誤認為上述服務項目與知名小說作品的作者具有關聯或已獲作者授權，從而對使用了爭議商標的上述服務產生好感以及信任感。這就不當利用了金庸先生基於小說作品中武學秘笈的特有名稱而享有的商業價值和交易機會。故爭議商標的申請註冊損害了金庸先生《笑傲江湖》小說作品中武學秘笈特有名稱的商品化權益。

上海遊奇公司不服商標評審委員會的裁定，提起訴訟，在一審程序中，合議庭出現兩種觀點：少數意見認為，爭議商標確有損害金庸先生小說作品《笑傲江湖》中武學秘笈特有名稱“葵花寶典”的在先權益，但對於在先商品化權益的保護範圍不應過寬，應考慮其獲得知名度的領域及可能使相關公眾產生誤認的範圍。故爭議商標核定使用的“提供體育設施；玩具出租；遊戲器具出租；動物訓練；為藝術家提供模特服務；經營彩票；提供娛樂場所；提供娛樂設施”服務與“葵花寶典”獲得知名度的領域差異較大，在此部分服務上註冊及使用不會導致相關公眾發生混淆或誤認。多數意見則認為：隨著使用時間和範圍的擴展，“葵花寶典”在公眾範圍內已日漸成為一種流行詞彙，可以用來指示或代表從事某一工作或任務的高級攻略或手冊。“葵花寶典”與《笑傲江湖》及金庸先生之間的穩定指向關係因其在各個領域中的廣泛使用而受到了阻斷。因此，本著審慎適用2017司法解釋的司法態度，具有其他含義的虛擬武功秘笈名稱“葵花寶典”不構成在先權益。綜合上述，無論哪方意見，被訴裁定均存在部分事實認定不清，部分法律適用錯誤的問題，故一審法院判決被訴裁定予以撤銷，由被告重新作出裁定。

被告商標評審委員會對一審判決不服，提起上訴，二審程序中，北京市高級人民法院維持了一審判決，並重點指出：2017司法解釋第二十二條第二款僅規定了處於著作權保護期內的作品名稱、角色名稱在一定條件下可以作為在先權益予以保護，但並未規定作品中的其他元素可以作為在先權益予以保護。被訴裁定雖認為“葵花寶典”已與小說《笑傲江湖》及其作者金庸先生建立了穩定的對應關係，著作權人對此享有“商品化權益”，但上述觀點是建立在並未得到中國大陸現有法律體系確認的“商品化權益”基礎之上的，亦即在立法上沒有做出賦權性規定之前，不應在具體個案中創設著作權法沒有規定的新的排他性權利或權益。因此，被訴裁定基於“商品化權益”而認定爭議商標的註冊違反《商標法》有關“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利”的規定，在事實認定和法律適用方面均存在錯誤，應予糾正。

也就是說，雖然2017司法解釋第二十二條第二款明確了對在先權益的保護，但僅涉及作品名稱、角色名稱，除此以外的其他作品構成元素則不在保護範圍。因此本案原告提出的文學作品中的武學秘笈名稱享有“商品化權益”的主張，最終未能得到認可(註12)。 

(二)

得到保護的“商品化權益”

1.

北京知識產權法院(2018)京73行初10121號一審判決

(1)

爭議商標概況：

(2)

案情摘要：

原告利奧遊戲公司以上述商標係摹仿、複製其知名線上遊戲“英雄聯盟LEAGUE OF LEGENDS”系列商標且侵犯其在先著作權及知名商品特有名稱權等為由，對之提出無效宣告申請。商標評審委員會在無效宣告審理階段僅認可了利奧遊戲公司享有遊戲軟體和電子出版物的著作權，但判定爭議商標的註冊使用未對原告所主張享有著作權的電腦程式及有關文檔構成損害，而且進一步指出，已經作為註冊商標的標識就不再具有知名商品特有名稱的屬性，而具有了註冊商標的專有性，從而判定原告“英雄聯盟LEAGUE OF LEGENDS”系列商標已在第9類商品上獲准註冊，就不屬於知名商品特有名稱，爭議商標未違反《商標法》第三十二條“損害他人現有的在先權利”(著作權、知名商品特有名稱權)的規定。

原告不服上述裁定提起訴訟，一審程序中，北京知識產權法院認定爭議商標的註冊侵犯了原告在先作品名稱的合法權益，主要考量點為：第一，在案證據足以證明原告《英雄聯盟LEAGUE OF LEGENDS》遊戲軟體的名稱在中國境內進行了廣泛的宣傳與推廣，在相關公眾中享有較高知名度，其所帶來的商業價值和商業機會是原告投入大量勞動和資本獲得，故“英雄聯盟 LEAGUE OF LEGENDS”可以作為在先作品名稱進行保護；第二，爭議商標與前述作品名稱完全一致，難謂巧合；第三，爭議商標核准註冊的“上衣”等商品是常見的遊戲衍生商品，極大可能借用在先作品所形成的市場聲譽，使相關公眾對商品來源產生混淆誤認，從而擠佔了原告基於該在先作品名稱享有的市場優勢地位和交易機會。

本案爭議商標外文“LEAGUE OF LEGENDS”正是知名遊戲作品的作品名稱，屬於2017司法解釋第二十二條第二款規定的應予保護的在先權益，因此原告該主張得到了法院認可(註13)。 

2.

北京知識產權法院(2016)京73行初2069號一審判決、北京市高級人民法院(2018)京行終1310號二審判決

(1)

爭議商標概況：

(2)

案情摘要：

鐵臂阿童木是日本漫畫家手塚治蟲創作的動漫角色，具有較高知名度。手塚治蟲去世後，《鐵臂阿童木》等作品的著作權及其商品化權由手塚治蟲的繼承人授權給日本手塚株式會社行使。手塚株式會社對上述商標提出無效宣告，主張爭議商標申請人在未獲許可的情況下，在其產品、註冊商標及網站上大量使用“阿童木”動漫形象作品，主觀惡意明顯，對公眾造成了欺騙或誤解，損害了手塚株式會社的合法權益。商標評審委員會在無效宣告審理時雖肯定了“鐵臂阿童木”為手塚治蟲創作的動漫角色，其故事情節、人物造型屬於文藝、美術作品，手塚株式會社對其享有在先著作權，但不認可其關於在先權益的主張。商標評審委員會指出爭議商標為純文字商標，手塚株式會社享有著作權的卡通形象並未體現在爭議商標中，且文字“阿童木”本身並不構成文字或美術作品，故爭議商標的註冊使用未侵犯手塚株式會社享有的著作權，至於手塚株式會社主張的角色名稱商品化權並無明確的法律依據，且在案證據難以認定爭議商標申請註冊時手塚株式會社動漫作品的知名度狀況，手塚株式會社亦未提交其何種利益因爭議商標的註冊使用而受到損害的事實證據。

手塚株式會社對上述裁定不服提起訴訟，一審法院認為，“阿童木”既是手塚株式會社出品的動漫作品《鐵臂阿童木》的片名，也是動漫作品中主要人物的名稱，在爭議商標申請日前，該動漫已經在中國大陸進行了廣泛的宣傳並已播出，“阿童木”作為動漫作品及角色名稱已為相關公眾所瞭解，具有較高知名度，且該知名度的取得是手塚株式會社創造性勞動的結晶，其所帶來的商業價值和商業機會亦是手塚株式會社投入大量勞動和資本所獲得。故“阿童木”可以作為在先作品及角色名稱進行保護。爭議商標在核定商品上的註冊及使用，會使相關公眾對商品來源與在先作品的所有人產生混淆誤認，從而擠佔了在先作品所有人基於該在先作品及角色名稱而享有的市場優勢地位和交易機會，故爭議商標的註冊損害了手塚株式會社的在先權益。

商標評審委員會對一審判決不服，提起上訴，二審程序中，北京市高級人民法院依照2017司法解釋進一步肯定了符合特定條件的作品角色名稱可以構成2001年《商標法》第三十一條(註14)所保護的在先權益。尤其是在本案中，爭議商標與手塚株式會社知名的角色名稱和作品名稱相同，且核定使用的商品是常見的影視作品的衍生商品，其註冊及使用容易使相關公眾認為其獲得了手塚株式會社的許可，擠佔了手塚株式會社通過大量投入和勞動所獲得的市場優勢和商業價值，構成2001年《商標法》第三十一條所指的損害他人在先權利的行為。

亦即，“阿童木”作為知名動漫作品《鐵臂阿童木》的片名及主要角色的名稱，屬於2017司法解釋第二十二條第二款規定的在先權益，因而獲得保護(註15)。 

本文介紹中國大陸商標行政案件，所提及之法律均為中國大陸法律。

商品化權益源於“角色形象和名稱”的保護需求，是美國法從隱私權中引申出來的公開權(Right of Publicity)，世界知識產權組織(WIPO)將“角色商品化”定義為：權利人將角色的重要人物特徵在產品或服務中進行使用或開發，意圖激發相應顧客的購買欲，使其因喜愛該角色而購買相關產品或服務，原文請參見：WIPO《角色商品化權研究報告》，最後瀏覽日2020-11-17。

經營者不得實施下列混淆行為，引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯繫： (一)擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標識；(二)擅自使用他人有一定影響的企業名稱(包括簡稱、字號等)、社會組織名稱(包括簡稱等)、姓名(包括筆名、藝名、譯名等)； (三)擅自使用他人有一定影響的域名主體部分、網站名稱、網頁等；(四)其他足以引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯繫的混淆行為。”

最高人民法院印發《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》的通知，最後瀏覽日期2020-11-17。

最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定，最後瀏覽日期2020-11-17。

當事人主張訴爭商標損害角色形象著作權的，人民法院按照本規定第十九條進行審查。
對於著作權保護期限內的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作為商標使用在相關商品上容易導致相關公眾誤認為其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯繫，當事人以此主張構成在先權益的，人民法院予以支持。”

形象權是用來保護具有一定商業號召力的人物形象，屬於商品化權利，如真實人物的人名會有人名形象權、人物形象權，作品角色會有角色形象權，人名形象權可構成姓名權，真實人物的形象可能構成肖像權，至於作品的角色形象，2017司法解釋第二十二條第一款已將之歸類為著作權。

依照國家知識產權局第295號公告，2019年4月1日起商標審查工作統一以國家知識產權局的名義開展，商標評審委員會名稱不再使用，請參：關於變更業務用章及相關表格書式的公告(第295號)。

雖商品化權益的主張未被法院接受，然此二商標之註冊另因連續三年不使用而於2019年11月27日被公告撤銷。

即2017司法解釋第二十二條第二款的規定。

依《著作權法》第四條規定，行使著作權的主體稱為著作權人。

此商標至本文截稿日2020年11月17日止仍然有效。

此一判決已生效，被告遂於2020年9月2日重新作出該商標予以無效宣告之裁定。

現行《商標法》列於第三十二條。

此商標之註冊無效已於2020年5月6日公告。

如：第1641433號“哈里•波特HaLiBoTe”商標案，參(2011)高行終字第541號判決。