智慧財產專業團體

鄭耀誠  律師

一、前言

商標的主要功能之一，乃讓消費者藉以辨識商品或服務來源。雖然得以註冊為商標的標的依據各國法規而有所不同，但理論上只要是足以讓消費者辨識來源的標識，就具備了註冊為商標的基本條件，即識別性。而顏色商標，包含單一顏色或顏色組合所構成者，基於其常被作為商品或服務場所裝飾的特性，通常不被認為是表彰來源的標識。要證明該顏色或顏色組合對消費者已產生了指示來源的功能，能認識其乃表彰特定來源的商品服務，則需要申請人在申請過程中提出大量事證加以佐證其識別性，始能被核准註冊。而「單一顏色」既然理論上亦得作為商標，亦不乏有業者嘗試將使用已久的顏色註冊為商標。由於將單一顏色賦予商標權將使商標權人得在某一商業領域中獨佔使用該顏色所產生的排他效果非常強，而可能損及同業者於市場上使用該顏色的公益，台灣商標主管機關以及法院通常對於單一顏色商標的識別性審查強度相較於顏色組合商標要更高許多。截至目前為止，台灣尚未核准過僅以單一顏色構成的顏色商標。

日本於2014年修訂商標法開放顏色商標的註冊，於2015年4月1日生效以來，陸續有申請人申請了長久以來所使用的顏色組合作為顏色商標而獲准，例如蜻蜓牌橡皮擦經典的包裝藍白黑三色(日本商標登錄第5930334號)、7-11便利商店的招牌橙綠紅三色(日本商標登錄第5933289號)都陸續獲准註冊。就單一顏色商標，日本目前也尚未有核准案例，大多數申請人在特許廳審查駁回後就不再爭執而確定，而仍有少部分申請案件仍在救濟程序中。日前日本知的財產高等裁判所以判決駁回了一件訴請准予註冊單一顏色商標的行政訴訟(註1)，以下謹介紹本件判決，供讀者了解在此個案中日本法院對於單一顏色商標證據的要求。

二、案件過程

本件商標申請人株式会社LIFULL(下稱原告)於2015年以「橙色」商標(RGB組合為R237, G97, B3)申請註冊，指定於第35類與第36類服務上(註2)。本件商標於2017年被特許廳駁回申請後，原告提起拒絶査定不服審判(約相當於台灣訴願程序)，同時將本件商標指定服務限縮為第36類「透過設置於網際網路上之不動產相關之入口網站提供建築物或土地之資訊」。嗣經特許廳於2019年駁回審判請求後，原告提起行政訴訟。

特許廳駁回不服審判的理由，主要為下列2點：
 

因此即使本件商標已經使用於本件商標指定服務，對接觸到的消費者言，僅會認為本件商標乃呈現提供該服務所使用的物品或廣告等通常被使用的顏色或可得使用的顏色，不會將本件商標當作表彰服務來源的標識，或作為與他人服務相區別的標識。

三、原告主張與舉證

原告於訴訟中主張，其設立於1997年，主營業務為資訊服務，自2006年起設立並經營不動產資訊網站，在2016年3月以前網站名稱為「HOME'S」，同4月以後改名為「LIFULL HOME’S」。其不動產資訊網站在2017年9月的總刊登物件數約為676萬件。原告主張本件商標乃透過網站與電視廣告方式長期使用：
 

原告主張其網站已有不動產綜合入口網站之頂尖品牌之穩固地位，就本件指定服務的領域內已周知著名，在日本，具有全國規模且各種交易型態之不動產刊登數具一定規模以上(刊登物件數固定為100萬件以上)之不動產綜合入口網站，除原告以外，雖然尚有Recruit集團提供的「SUUMO(スーモ)」、大東建託提供的「いい部屋ネット」、O-uccino提供的「O-uccino」、Yahoo提供的「ヤフー不動産」、Apaman提供的 「アパマンショップ」、以及athome提供的 「athome(アットホーム)」，各不動產綜合入口網站均分別使用不同的主印象色，例如原告是橙色、「SUUMO(スーモ)」是綠色、「いい部屋ネット」是洋紅色、「O-uccino」是粉紅色、「ヤフー不動産」是洋紅色、「アパマンショップ」是深藍色、「athome(アットホーム)」則是深紅色，各自有不同之處。原告認為，考慮到接觸不動產入口網站的消費者，不僅可以從顏色識別入口網站，消費者亦可由本件商標的橙色立即理解為原告網站的交易實情，本件商標與指定服務的關係上，本件商標的橙色應獨立具有先天的區別自己與他人服務之功能或識別性。

為了證明本件橙色商標已具識別性，原告在申請過程到訴訟程序中間一共提出2份市場調查報告，內容分別如下：

第一次調查：

本次調查委託博報堂進行，分為事前調查與正式調查二階段，事前調查在2018年3月27日至同月30日進行，同月30日至同年4月1日間則進行正式調查。事前調查進行方式為，對居住於東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、愛知縣、京都府、大阪府、兵庫縣及福岡縣之18歲至59歲男女共3萬人進行問卷調查，有效回答的28,892人中，有9,009人回答了對租屋住所更換或買入不動產、重建等有興趣或關心，且今後有可能進行租屋住所更換或買入不動產、重建等(無論時間遠近)。正式調查進行方式則為，對前開9,009人隨機抽出1,648人，讓受訪者自由回答「不動產資訊網站」之名稱，在回答「LIFULL HOME'S」或「HOME'S」的228人中，讓受訪者目視本件橙色商標後「腦中所浮現的不動產資訊網站」，回答「LIFULL HOME'S」或「HOME'S」的受訪者有198人，占228人中的86.8%。

第二次調查：

原告再委託樂天INSIGHT進行第二次調查，自2019年10月11日至同月13日止於網路上進行調查。對象為位於北海道，宮城縣，首都圏(埼玉縣，千葉縣，東京都，神奈川縣)，愛知縣， 京阪神(大阪府，京都府，兵庫縣)，廣島縣及福岡縣之18歲至59歲的男女共2萬人中，滿足下列全部條件的對象：

1. 最近1年內有考慮或進行過「遷移」、「變更住所」、「購買或建築住房」者；

2. 在不動產與住宅資訊網站或應用程式中收集過資料者；

3. 「LIFULL HOME'S」，「SUUMO」，「at home」，「マイナビ賃貸」，「CHINTAI」中，對任一個網站知悉為「全國不動產物件‧住宅公司的資訊提供服務」者；以及

4. 本人或家族成員非「住宅營建或販賣者」、「不動產、建設關聯人員」、「廣告代理、大眾傳媒、市場調查關聯人員」者。

從滿足上述條件的人選中，任意抽選560人，提示本件標橙色圖樣，讓受試者從「LIFULL HOME'S」、「HOME'S」、「SUUMO」、「at home」、「マイナビ賃貸」、「CHINTAI」及「以上皆非‧不知道」的選項中，回答一個「不動產‧住宅資訊網站‧應用程式」。調查結果回答「LIFULL HOME'S」為13.2%、「HOME'S」為41.8%、「SUUMO」為16.3%、「at home」為10.9%、「マイナビ賃貸」為1.3%、「CHINTAI」為2.1%，而「以上皆非‧不知道」為14.5%。

四、法院判決駁回理由

對於原告的主張與舉證，法院認為均無法證明本件商標具有先天識別性或已取得後天識別性。;

首先就先天識別性的部分，法院先檢視指定服務的市場交易模式，並確定相關消費者的組成，認為本件商標的指定服務第36類「透過設置於網際網路上之不動產相關之入口網站提供建築物或土地之資訊」的消費者，乃正在考慮買入或租用不動產物件的一般消費者。這樣的消費者的通常交易方式，是在入口網站進行相關必要資訊的檢索後，再基於檢索結果向不動產業者等對象就刊登物件進行詢問，在獲得不動產業者等的介紹之後，進行不動產交易。 

就本件商標本身，法院認為「橙色」為JIS(Japanese Industrial Standard日本產業規格)的色彩規格；由設計專門網站「３日でわかる！デザイン学校解体新書」網站上的記載，「橘色是帶有溫暖、熱、活力等印象的顏色，分類上屬於〔暖色〕的顏色」、「是企業在吸引注意的企業廣告、入口網站、iPhone的應用程式販賣網站等處的設計中也常使用的顏色，透過使用這個顏色，可以予人積極有活力的印象」，認定本件由橙色(RGB組合為R237,G97,B3)構成的單色色彩商標，是「帶有紅色的黃色。柑橘色」，乃廣告或網站設計中予人積極有活力印象的色彩，是一般會被使用的顏色，並非特殊顏色。

再者，法院亦調查了其他提供不動產資訊的網站中使用「橙色」的狀況。法院列舉了10個位於日本各地、各種營業規模的不動產業者網站，如「Home Agent」、「ダブルオレンジ」、「株式会社アップライト」等，指出該等不動產買賣、租賃仲介等地不動產業者的網站上，也普遍使用橙色作為Logo標章、其他文字、外框、圖示等的圖案、背景之裝飾色。

而原告網站的首頁上，置於最左上角的圖形與「LIFULL HOME'S」文字所構成的Logo標章、其他的文字、反白文字及點擊按鈕的背景或圖形、角色圖案、橫幅廣告等的色彩上雖然使用本件商標的橙色，但無法將本件商標的橙色與該等文字、圖形分離而認定為僅使用本件商標的橙色。綜合以上，對於接觸原告網站的消費者而言，本件商標的橙色僅止於會被理解為作為裝飾網站文字、點擊按鈕的圖形、背景用之色彩，無法單獨以本件商標的橙色理解為表彰原告業務之「透過入口網站提供建物或土地資訊」之標識。

從而，本件商標與本件指定服務的關係上，無法認定具有先天上區別自己與他人服務之功能或識別性。

對於原告抗辯稱，其他大型不動產資訊入口網站均分別使用不同的主題色，消費者得以藉本件商標區別不同服務來源，因此本件商標具有先天識別性，法院則認為，本件指定服務的消費者為正在考慮買入或租用住宅或大樓等不動產物件的一般消費者，這樣的消費者的通常交易方式，是在入口網站進行相關必要資訊的檢索後，再基於檢索結果向不動產業者等對象就刊登物件進行詢問，在獲得不動產業者等的介紹之後，進行不動產交易，這些消費者，應認為與經營不動產買賣、租賃之不動產交易業的消費者同一或重複。即使經常性刊登件數100萬件以上的不動產綜合入口網站網羅了日本全國各地不動產的資訊，消費者之所以進入不動產綜合入口網站與其他不動產業者所開設的網站，都是為了在網路上獲得不動產相關資訊，而基於不動產相關情報的提供服務之內容的緊密關聯，不能認為前述消費者能理解不動產綜合入口網站或一般不動產網站性質上的差異。同時，亦無足夠的證據足以證明在尋找不動產物件的人，都會首先透過不動產綜合入口網站來獲取不動產資訊這樣的交易實情。因此，縱如原告所主張，原告網站乃不動產綜合入口網站之頂尖品牌而周知著名，各不動產綜合入口網站均分別施以不同的主印象色，且各自顏色有不同之處，亦無法認定接觸不動產綜合網站的消費者能僅由顏色識別不同的不動產入口網站。

對於原告透過使用而已獲得識別性的主張，法院認為原告網站的使用態樣、電視廣告上的使用、原告的營業額、以及所提出的市場調查結果均無法作為相關消費者已能夠單從本件商標的顏色就認知為原告為服務來源。

首先就原告網站的使用部分，法院認為原告固然自2006年開始，連續13年間在原告網站上持續使用本件商標之橙色，但同時另一方面，本件商標的橙色難以認為是特殊的色彩，且為一般會被使用的顏色，不動產買賣、租賃仲介等不動產業者的網站上，也普遍使用橙色作為Logo標章、其他文字、外框、圖示等的圖案、背景之裝飾色，原告網站的首頁上使用本件商標的橙色的方式，雖然與上列不動產業者的網站同樣地在Logo標章、其他的文字、反白文字及點擊按鈕的背景或圖形、角色圖案、橫幅廣告等的色彩上使用本件商標的橙色，但鑒於無法將本件商標的橙色與該等文字、圖形分離而認定為僅使用本件商標的橙色，由原告在原告網站使用本件商標之結果，在本件審決時(2018年7月31日)尚無法認定日本國內消費者間廣泛認知僅本件商標的橙色單獨足以作為表彰原告業務之「透過入口網站提供建物或土地資訊」的標識。

再就於電視廣告上的使用部分，原告並未提出更多證據顯示在前述全國播放的電視廣告中如何具體使用本件商標的橙色。且唯一提出的電視廣告中，角色圖案、「LIFULL HOME'S」的文字或圖形上使用了橙色，原告網站首頁上的圖像本身卻無對應的態樣，無法認定該電視廣告的收視者能將本件商標的橙色與原告網站相關服務加以聯繫理解。

原告固主張其事業有高營業額，但單從原告的營業額無足夠的證據顯示本件商標之橙色與原告事業間有何密切且直接的關係，也沒有根據可認為將本件商標的橙色單獨獨立後，日本國內的消費者間廣泛認識為表彰關於原告業務之服務之標識。

就原告提出的市場調查結果，法院認定第1次調查將調查對象被限定於在調查前就知悉原告網站名稱之人，且在出示本件商標橙色階段之前就被提示原告網站的名稱，乃被暗示正確答案的狀態下進行作答，因此出現答案記載原告網站名稱者的比率高乃當然的結果，而無法被採用。

至於第2次調查，法院認為出示本件商標的橙色圖樣，不表示理由而進行選擇的形式，不能排除偶然選中指向原告之選項「LIFULL HOME'S」或「HOME'S」的可能性。而且表示原告網站的選項有「LIFULL HOME'S」與「HOME'S」兩個，偶然選中原告網站的機會必然較高。縱然如此，回答「LIFULL HOME'S」的人為13.2%，與回答「HOME'S」的人為41.8%合計約55%並不算高，而回答「SUUMO」的人為16.3%，而「以上皆非‧不知道」為14.5%，二者比率亦較回答「LIFULL HOME'S」之比率為高，因而第2次調查的結果亦無法被採用。

基於上述理由，法院最終駁回了原告的訴訟。

五、類似案例的比較

目前為止台灣僅有一件單一顏色商標進入法院程序後遭駁回之案例，即美商瑪斯公司(MARS, INCORPORATED)之「Purple Colour Device」商標(註4)。在該案中，法院同樣認定該「紫色」屬習見顏色，不具識別性。雖然原告稱該顏色乃原告與Pantone公司特別調製之顏色，但法院認為基於原告亦自陳因印刷過程與使用媒介之不同，亦會產生不同程度的色差，消費者是否能一貫性地認知相同的「紫色」即有疑問。況且實際使用時原告會將其他註冊商標如「WHISKAS」、「偉嘉」一併使用，更顯該紫色為裝飾性顏色。

關於後天識別性的主張，原告提出在台灣銷售商品型錄影本、原告於澳洲、日本、美國、英國、歐洲及大陸地區分公司之產品包裝設計影本、原告之廣告影片光碟、原告於各國網頁首頁資料、「WHISKAS偉嘉」國內外之廣告海報、貨架、廣告紙本文宣、車廂廣告及促銷活動簡介資料、「WHISKAS偉嘉」產品於國內各賣場銷售展示狀況照片等使用證據，但法院以該等資料無法證明僅與該案商標相關而不被採用。

無獨有偶地，美商瑪斯公司的同一件紫色商標申請案在澳洲亦遭異議，質疑不具識別性而進入法院程序(註5)。該案之異議人Nestle公司雖在澳洲聯邦上訴法院程序中撤回了異議，但法院仍必須就其是否具備識別性的爭點表示意見。

在本案中，澳洲法院認定美商瑪斯公司的「Purple Colour Device」在申請日前即可作為辨識商品來源之標識。法院的主要理由包含，該紫色是美商瑪斯公司特別為其貓食系列產品創造出來的顏色，且在申請日前後被廣泛行銷，展現賦予該顏色顯著性的意圖，使該顏色能作為辨識來源的標識。其他業者使用該紫色的目的並非作為商標使用，大多僅用來區別各種不同產品線，而准許此紫色商標的註冊不會影響到其他競爭者將來以該紫色非作為商標的使用行為，其他沒有不良意圖的同業者也不會希望在他人的權利下冒侵權風險使用該紫色或近似顏色。且一個2009年的調查顯示，Whiskas的紫色確實已成為消費者區別其他產品來源的標識(註6)。

六、結論－在台、日註冊單一顏色商標仍為一大挑戰

觀察前引案例，可以發現台日法院與商標主管機關對於單一顏色商標的保護採取較嚴格的態度，對於使用證據的採認，也嚴格要求必須證明所提出的證據與顏色商標本身的必須有極為高度的相關性。例如營業額、行銷資料與市場調查證據的採認，都必須證明該等結果或使用方式乃該「單一顏色商標」單獨所產生或貢獻之結果。

之所以必須採取如此嚴格的態度，比較澳洲法院認同美商瑪斯公司的「Purple Colour Device」具有識別性而准予註冊之理由，不難發現在該案中澳洲法院在判決中已對於第三人以普通方式使用相同或近似於已註冊的紫色的自由予以保障，事實上較大程度限縮了商標權人對第三人使用相同或近似商標主張權利的範圍，因此已保障了競爭廠商使用相同或近似顏色的公益。

而台日的商標法制對於商標權人得以主張權利的射程範圍較大，不僅涵蓋與註冊商標相同之顏色與商品，亦擴及近似顏色與類似之商品服務，實務上在權利範圍的認定上較難有準確的侵權判斷；尤其再考量到色差的狀況，確實可造成相當程度的誤差，而容易產生爭議。雖然台日商標法同樣保障對於註冊商標的普通使用不受商標權所限制，但為免產生更多無謂爭議，實務選擇不賦予商標權人權利。因此，在台日實務上，短期內可能難以見到單一顏色商標獲准註冊，仍有賴申請人在個案中多方嘗試舉證，以求突破。

然而，對於廠商慣用顏色的設計，縱然現實上不易註冊為商標透過商標法加以保護，透過在特定商品或服務長期使用具有一貫性的顏色或設計，亦可能成為受公平交易法保護之「表徵」，而可保護權利人長久以來所建立的聲譽。因此，在進行產品包裝或外觀設計時，宜多加調查市面上之競爭產品之各項權利狀況以及使用歷史，以避免日後產生爭議。

※ 註釋 ※