智慧財產專業團體

劉安文

一、前言

商標權的取得有二種制度，一為使用主義，另一個是註冊主義。在註冊保護制度下，須依法申請註冊始能獲得排除他人使用的商標專用權利，惟不及申請註冊商標之先使用人的權益如果無法獲得保護，其於該商標投注之心血可能因疏未申請反遭後使用但獲准註冊的權利人干擾，有違市場公平競爭秩序。為調和商標註冊使用主義及註冊主義之衝突，故設置商標的善意先使用制度，例外保護善意先使用人之權益。

自90年代起之全球化趨勢，經濟活動的國界限制大幅降低，許多台商之事業版圖遍及世界各國，其中不乏至同處於華語圈之龐大經濟體－中國大陸經商者。是可表彰自家商品/服務之商標為企業的命脈、極其珍視之資產，如何在不同法規制度下完整保護自家商標權益，想必為經營者渴望了解的，故本文將介紹台灣與大陸之善意先使用制度，並整理二者相關實務見解，祈能給予企業經營者及對善意先使用制度有興趣者參考。

二、 台灣善意先使用制度

「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」，此為台灣商標法第36條第1項第3款（下稱「本款」）所明定，以下就各要件以及實務見解一一分析：

(一) 使用時間須在他人商標註冊申請日前，並持續使用

1. 時間點

按民國（下同）92年修正前商標法第23條第2 項之規定，善意先使用之時點為「在他人申請商標註冊前」(註1)，實務上對於應以商標「申請日」或商標「註冊日」作為判斷時間點多有爭議。有主張應以「註冊日」作為判斷時間點者，如高等法院89 年上易字第 1618 號判決認為，商標專用權之保護既以「註冊之日」起向後發生效力，註冊日前無商標法所欲保護之商標專用權法益及信賴商標之消費利益存在，自難認有所謂惡意使用他人商標之情形，而應以「註冊日」作為是否善意使用商標之時點。而高等法院89 年度訴字第 60 號判決則認為，依法條文義解釋，「申請商標註冊前」應指商標權人「申請」商標註冊前，而非商標「註冊日」前，故主張以「申請日」作為判斷時間點。

直至92年4月29日，立法者將「在他人申請商標註冊前」修正為「在他人商標註冊申請日前」，明定善意使用之判斷時點為註冊申請日，本爭議始劃下句點(註2)。

2. 持續使用

主張善意先使用者應於市場有持續使用其商標之事實，如在他人商標註冊申請日前，雖有善意使用之事實，嗣後經過多年未使用，然在他人申請註冊之後，再繼續使用，即難謂得主張善意先使用(註3)。

(二) 先使用之主觀上須為善意

所謂「善意」，除不知他人已申請商標註冊外，尚包含使用時不知他人已先使用該商標且無不正競爭目的在內，若明知他人商標使用在先，基於攀附他人已建立之商譽而使用相同或近似於他人未註冊商標，縱其使用係在他人商標註冊申請日前，亦難謂「善意」，而無主張善意先使用之餘地(註4)。故先使用人應滿足下述三要件始得主張「善意」：

1. 不知商標權人已申請註冊商標

2. 不知商標權人已先使用該商標

3. 無不正競爭目的

(三) 先使用之地域範圍

1. 屬地原則

商標權之效力範圍有屬地主義之適用，而善意先使用制度既為商標權效力之例外規定，亦有屬地主義之適用，倘任何在國外善意先使用之商標，均可至臺灣地區主張善意先使用，不僅使在台灣未註冊而未受保護之商標，可受台灣商標法之保護，亦使在國內註冊之商標權人權益受限。國外先使用之商標權人得以主張優先權至台灣註冊、對商標權人提起異議或評定以撤銷其商標權等方式避免搶註之情事，自無須賦予主張善意先使用之保護(註5)。故商標法第36條第1 項第3 款之善意先使用地區，應只限於台灣地區先使用，而不包括國外先使用之情形。

2. 網路使用

現今人手一機、行動網路普及、隨時隨地可遨遊網路世界的時代，網路成為現代人生活不可或缺的一部分，無實體店面之網路商店盛行，善意先使用行為有可能係於網路世界發生，然網路世界並無明確之國界線，全球消費者可透過網路接觸世界各地之商標及其商品/服務，此時該如何判斷先使用行為是否符合屬地原則，同時避免使用範圍之無限擴張。對此，固無案例可循，惟或可參經濟部智慧財產局公布之註冊商標使用之注意事項，其對網路使用之主要判斷標準為「使用人主觀上有為行銷於台灣市場之目的」。具體判斷因素可試舉數例如下(註6)：

(四) 原使用之商品或服務範圍界定

1. 無地理區域及業務規模之限制

本款於立法過程中有意刪除「以原產銷規模為限」之用語(註7)，故實務認為既然立法者不欲限制原產銷規模，則修正後法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語，即應解為無地理區域及業務規模之限制。是本款「原使用之商品或服務範圍」並不限於原址擴店或於原地理區域內開設分店，善意先使用人除得增加提供商品或服務之店家數目外，亦可於不同地理區域開設分店，其繼續使用其原本商標之權利，不應受經營規模或地區之限制(註8)。

2. 無特定型號及尺寸之限制

按智慧財產法院 106 年民商訴字第 49 號民事判決，法院認為倘僅因善意先使用人疏未及時申請商標註冊，其日後得使用之商品即須限制於先註冊商標申請日前之特定型號、尺寸商品，就善意先使用人之工作權所受影響與註冊商標權之保護兩者相權，實難衡平。

3. 就個案情節各別衡量應受限制之程度

綜上，立法者無意限制其產銷規模，亦未就「原使用之商品」再為型號、尺寸等經營細節之進一步限制，況考量各國商標保護制度本有歐陸法系註冊主義及英美法系使用主義之不同，實務上不乏商標先使用者一時失慮疏未依法先申請商標註冊保護，而嗣後遭他人持以申請註冊者，此種情形下，若僅考量保護商標註冊者之權利，而限制善意先使用者因此即不得繼續發展其業務，恐未周詳保障善意先使用者之工作權，有違立法者衡平保護兩造之良意。是就善意先使用者「原使用之商品或服務」之範圍，自應就個案情節各別衡量其應受限制之程度，以符立法目的(註9)。

(五) 效果

1. 不受他人商標權之效力所拘束

即善意先使用人可繼續將其商標使用於在他人商標註冊日前原使用之商品或服務上，原使用之商品或服務之範圍已如前述，在此範圍內，商標權人無法向善意先使用人主張其商標權。

2. 附加適當之區別標示

雖善意先使用人不受註冊商標權之效力所拘束，惟商標權人得要求善意先使用人於使用其商標時附加適當之區別標示，所謂「適當」之區別標示，係指足使相關消費者區辨善意先使用人之商標，與商標權人之商標所表彰之商品或服務，係來自不同之來源。而具體之標示方法，應由當事人間協議，依一般社會通念及商業上誠實交易習慣附加適當區別標示，例如可在商品、包裝或營業場所招牌指示商標的位置，清楚附記各商標權人公司、商號名稱或來源地等說明性文字(註10)。

(六) 衍生問題

1. 善意先使用之人，能否將其善意先使用商標之法律上利益授權他人使用?

2. 註冊商標之被授權使用人可否主張善意先使用?

既註冊商標之被授權使用人係因他人之授權而得使用商標，則被授權使用人已非基於善意先使用自己商標之意思使用商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，被授權人於授權關係終止後，自不能據以主張善意先使用，持續為未經授權之使用(註11)。

三、中國大陸商標先使用制度

「商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。」，此為中國人民共和國商標法（下稱「中國商標法」）於西元（下同）2014年修正時新增之第59條第3款所明定。

由上可知，依中國商標法欲主張商標先用抗辯者，須注意以下3個要件：

1. 須在商標註冊申請日前已有使用商標事實；

2. 在先使用商標具有一定影響；

3. 被訴商標侵權行為係在原使用範圍內

具備上述要件之先使用人，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可要求其附加適當之區別標識。

依法條字面上臚列出之上述要件，於實際適用時尚不足充分，以下將以中國大陸相關實務見解及判決，就法條文字未明列之要件及爭議點作簡要整理：

(一) 善意

與台灣稱「善意先使用制度」不同，中國大陸稱「商標在先使用抗辯制度」，就稱呼與法條文字上皆未提及「善意」二字，先使用人之「主觀善意」應否作為商標先用權之適用要件?以下試舉數則判決，探究中國大陸實務對此問題之見解：

按湖北省高级人民法院（2017）鄂民終57號判決：「..商標先用權抗辯基於在先使用者的善意使用，而如前所述，華祥商業公司、華祥投資公司使用被控侵權標識的行為本身侵犯了海寧公司享有的知名服務特有名稱，具有主觀惡意，所以該違法行為不能成為對抗商標專用權的合法依據，對華祥商業公司、華祥投資公司在先使用抗辯主張不予支持..」；

浙江省嘉興市中級人民法院（2019）浙04民終3084號：「..法院認為，浙江年代公司在經營活動中使用與其字號相同的“年代”標識顯然具有合法的淵源，主觀上沒有攀附16488768號“年代”註冊商標聲譽、製造市場混淆的故意，可以認定其提出的先用權抗辯成立..」；

北京市西城區人民法院（2017）京0102民初1263號判決更直接指出「在先使用商標必須出於善意」，是由上述判決可知，中國大陸實務上已將「先使用人之主觀善意」納入適用先用抗辯權之要件，並以有無攀附他人商標聲譽或造成消費者混淆誤認之故意為判斷是否善意之標準。

(二) 持續使用且有一定影響

1. 持續使用

中國商標法第59條第3款亦未對在先使用商標應否持續使用作出明文規定，然商標貴在使用，若在先使用商標長時間未使用，便失去受保護之必要，故中國大陸實務上大多將「在先使用」認定為「在先持續使用」，並將「持續使用」作為認定「有一定影響」之判斷因素之一，詳如下述。

2. 有一定影響

上海知識產權法院（2020）滬73民終81號判決就「有一定影響」之認定，引用了《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十三條第二款的規定，如在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳，人民法院可以認定為有一定影響。

又按浙江省溫州市中級人民法院（2015）浙溫知民終字第7判決認為，「有一定影響之商標」係指已經使用了一定時間，因一定的銷售量、廣告宣傳等而在一定範圍的相關公眾中具有知名度，被視為區分商品來源的未註冊商業標識。

而北京市海淀區人民法院（2017）京0108民初9666號判決則認為「一定影響」只要滿足在先使用人對其商標的使用確係真實使用，且經過使用已使得該商標在使用地區內起到了識別作用即可。

有一定影響之要件未見於台灣商標法，惟綜合以上實務見解，可解讀為商標因持續使用一定時間、且有一定之銷售量及廣告宣傳，使一定範圍區域內之消費者能識別該商標，而與他人商標做區別者，即可認定為有一定影響，是持續使用後必然產生的結果。再者，有一定影響也無須達到馳名商標之標準。具體判斷上則應以實際相關消費者對該商標的知曉情況、該商標使用的持續時間和地理範圍、該商標的任何宣傳工作的時間、方式、程度、地理範圍、其他使該商標產生一定影響之因素作綜合判斷(註12)。

(三) 原使用範圍內之界定

依中國商標法第59條第3款規定，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，此處之「原使用範圍」該如何界定不無疑問。

對於中國商標法上所指之「原使用範圍」認定，有認為應參照中國專利法對原有範圍之解釋，將原使用範圍限縮為原生產經營規模，而浙江省杭州市中級人民法院（2019）浙01民終5000號判決認為，商標法上之原使用範圍不能等同於專利先用權制度中的原有範圍，若先使用商標在其原有知名度所輻射的地域範圍內，未實際增加相關消費者對商品或服務來源的混淆可能性，對使用該商標的商品或服務的具體品類、門店數量等經營規模不應加以限制(註13)。

上述判決值得注意的是，不同於台灣，雖法院指出原使用範圍不限於原生產經營規模，卻在地域範圍上作了限制。按中華人民共和國最高人民法院（2016）最高法民再52號判決亦認為在確定原有範圍時，應當主要考量商標使用的地域範圍和使用方式。若在先使用商標原先僅透過實體店鋪銷售商品或提供服務，於商標註冊人申請商標註冊或使用該商標後，在原實體店鋪影響範圍之外的地域新設店鋪或者拓展到互聯網環境中銷售商品、提供服務，則應當認定為超出了原有範圍。是不僅實體店鋪之地域範圍受限制，銷售方式若由實體店鋪拓展至網路店面，亦將被認定為超出原使用範圍。

商標的功能在於識別商品與服務的來源，在先使用人是否擴大了在先商標的原使用範圍，應以其後續擴大使用在先商標的行為是否實際增加了公眾混淆商品或服務來源的可能性為標準，結合案件實際情況作出具體判斷(註14)。

(四) 衍生問題

1. 在先商標之繼受人可否主張先用抗辯權

2. 在先使用的利益歸屬

四、結論

註冊保護制度旨在鼓勵人民主動申請註冊商標，欲確保自身商標權益、避免因他人後來註冊商標影響自身商標使用者，自應積極遵循法律規定申請註冊商標。惟基於不同因素，於商標先使用人不及在他人商標註冊前申請註冊商標之情況下，故有善意先使用制度之設置，給予先使用人適當之保護。

然善意先使用態樣係隨近20年來商業活動變化蓬勃發展，法條文字上尚無法針對每一要件作明確之定義，仍須透過法院就不同個案判斷是否成立善意先使用抗辯。同為商標侵權抗辯事由規定，在台灣與中國大陸之適用要件卻有著多處不同點，於使用時點、原使用範圍之認定及對先使用商標之要求。善意先使用抗辯權僅為他人商標註冊後，為免遭他人請求賠償及保障自己商標使用權之最後補救手段，欲保障商標完整權益，最保險之方法還是及早向各國主管機關申請註冊商標。

※ 註釋 ※