智慧財產專業團體

廖子謙 專利師

一、前言

在1871年的Gorham Co. v. White案中，美國最高法院確立了普通觀察者法則，其主要是透過普通觀察者依整體觀察之原則比對判斷，若被控侵權設計與系爭專利間雖有細微差異，但尚不足以產生不同之視覺效果者，應認定兩者之間實質相同，其中，普通觀察者指的是「市場上的購買者」。

在1984年的Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.案中，美國聯邦巡迴區上訴法院(下稱CAFC)確立了新穎特徵法則，其是認為經前述的普通觀察者法則，即使認定被控侵權設計與系爭專利間的設計整體近似，仍不足以認定被控侵權設計落入系爭專利的專利範圍中，應再判斷被控侵權設計是否利用系爭專利的新穎特徵，才能判斷是否落入專利權的均等範圍。

但在2008年的Egyptian Goddess案(註1)中，普通觀察者法則被修正，而新穎特徵法則遭廢棄，至此，修正後的普通觀察者法則成為設計專利侵權比對中的唯一法則，其需先比對被控侵權設計與系爭專利是否實質近似，若是，需再將被控侵權設計、系爭專利，及先前技術並列進行交互比對。

而在2019年11月13日的COLUMBIA SPORTSWEAR v. SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES(註2)一案中(下稱本案)，CAFC以Egyptian Goddess案所確立的普通觀察者法則為基礎，認定地方法院在簡易判決中以「零碎的比對方式」考慮裝飾性特徵對整體的影響，而未就整體設計進行比對，此外，針對本案一系列有爭議的事實問題應交由陪審團審理，不應進行簡易判決，故撤銷了地方法院在簡易判決中的侵權判定。本案除了前述的議題外尚有其他爭議，但本文中僅就設計專利的侵權比對部分進行探討及介紹。

二、案件背景

本案的起因是Columbia Sportswear North America, Inc(下稱Columbia公司)在2015年1月12日時，對於Seirus Innovative Accessories, Inc (下稱Seirus公司)的「Heat Wave」產品(下稱被控產品)侵害其US8453270號發明專利(下稱270專利)及US D657093號設計專利(下稱093專利)向地方法院提出告訴，在此階段，270專利被陪審團認定不具新穎性及進步性，但地方法院卻在簡易判決中裁定被控產品侵害093專利，因此雙方都對CAFC提出上訴，本文主要針對判決中與093專利相關的部分進行探討。

Columbia公司的093設計專利主要是關於一種熱反射材料，其圖1至圖4為裝飾性花紋本身，顯示該設計專利的主要特色為連續綿延且並排的波浪紋路，圖5至圖10則是顯示此花紋應用於鞋子內襯、長褲、襪子、手套等物件上時的態樣，顯示此設計專利多應用於織物上。

Seirus公司的被控產品是以方向相差九十度的多條波浪紋路並排構成，每一條波浪的線寬並非處處均等，且有多個顯示Seirus公司名稱的商標穿插於波浪紋路間。

三、地方法院階段

地方法院以「普通觀察者檢驗法」(ordinary observer test，(註1))作為本案的判斷方式，這也是目前唯一的比對法則，此測試方法分兩階段，第一階段是「定義一熟悉現有技術之設計的普通觀察者，透過普通觀察者對被控設計及系爭專利之設計施以一般購買時的注意力，若兩者之相似足以混淆普通觀察者，使其購買被誤認的產品，則兩者可被認為是實質相同(substantially the same)，且被控設計侵害了系爭專利之設計」，若兩者看起來不同但非明顯不同，則進行下一步驟的判斷「根據現有技術觀察被控設計及系爭專利設計之間的差異，將普通觀察者的注意力吸引到系爭專利設計與現有技術的不同之處，如果系爭專利設計接近現有技術，那麼被控設計與系爭專利間的細微差異對普通觀察者來說就至為重要」。

首先，地方法院分析被控產品時，認定普通觀察者為「購買並使用具有『Heat Wave』織物的Seirus公司產品，以用來在戶外活動中保持手、腳或頭部溫暖的零售客戶」，並在將被控產品與093專利並列比較後認為「即使是最挑剔的客戶也很難注意到被控產品與093專利之間的區別」(註3)，也就是被控產品與093專利實質相同，從而認定Seirus公司的被控產品侵害Columbia公司的093專利。

對此，Seirus公司辯稱，被控產品與093專利之間存在重大的實質性差異，包括被控產品中的波浪被重複使用的商標所截斷(參照下圖)，及波浪特徵在方向、間距及線寬上皆不相同(尤其是其中一些差異相差了90度)。但地方法院並不同意Seirus公司的主張，其認為商標位置並未界定在093專利中，故不予考慮，此外， 093專利並沒有特別的方向性，且波浪特徵的間距及大小等差異與分析無關，也未於093專利中主張。縱使考慮到前述的差異，地方法院仍認為這些差異太小以至於幾乎無法察覺，且沒有改變被控產品與093專利相同的整體視覺印象。

Seirus公司對於地方法院所定義的普通觀察者的身分有異議，Seirus公司認為普通觀察者應為有經驗的商業買家(commercial buyer)，而非直接購買產品的終端客戶(end customer)，這種商業買家會注意到兩者外觀之間的差異，包括外觀設計的方向性及波浪的厚度(即前述的間距及線寬特徵所呈現出的外觀)等等，並強調地方法院忽略了重複間隔排列的公司商標，只因為是商標便將其由被控產品的裝飾元素中排除，與以往法院比較整體外觀的判例不一致。

對於上述意見，Columbia公司認為普通觀察者並非商業性轉售者(intervening commercial reseller)，而是終端客戶，因為這些客戶是購買被控產品的主要買家。而關於Seirus公司提出的商標應為整體設計的一部分之說法，Columbia公司認為該商標的存在並沒有降低被控產品的侵權程度，且沒有商標的被控產品實際上與093專利所主張的範圍相同，至於方向性之問題，Columbia公司認為織物產品可以根據其拿持方式在任何方向上定向，因此方向性並不構成設計上之差異，地方法院也認為在L.A.Gear(註4)及其他相關判例中已明確表示，「僅是將商標或徽記附加在被控侵權產品上的手段，並不能使被告逃避侵權責任」，因此駁回了Seirus公司的主張，並判決Seirus公司需支付Columbia公司3018174美元的賠償金。

四、聯邦巡迴上訴法院之見解與結論

針對地方法院所引用的判例，CAFC認為該判例(指L.A.Gear一案)僅指出「如果被告複製了被侵權設計的整體外觀，那麼便無法僅透過附加標記的方式逃避侵權行為」，但該判例「並沒有禁止事實認定者(fact-finder)將裝飾性標誌的位置及外觀視為獲專利之設計與被控侵權產品之間的其他潛在差異之一」，而根據Gorham(註5)一案可知，事實認定者的任務在於確認普通觀察者是否能發現「整體設計是否實質相同」，因此若僅因這些設計要素中包含了被告的姓名(name of the defendant，指本案的商標徽記)便將之忽略，將導致本案與前述判例間產生矛盾。

另外，Seirus公司也提出了一些有爭議的事實問題，例如Seirus公司辯稱被控產品的波浪特徵採非均勻厚度設計，而093專利中的波浪特徵之厚度則是均勻一致的，此一差異將會影響侵權分析。地方法院一開始認定093專利的範圍並未包含波浪厚度，但此一認知是錯誤的，因為093專利的權利範圍是基於「如圖所示的熱反射材料的裝飾設計」，且093專利在每張圖中均具有一致的線寬。意識到此點，地方法院隨後認為波浪厚度「並未改變093專利與被控產品相同的整體視覺印象」，屬於較為細微之差異。

對此，CAFC認為，地方法院僅考慮設計要素是否獨立影響整體視覺效果的判斷方式，與先前判例要求事實認定者著重於整體外觀設計的判斷方式相悖，在Amini Innovation Corp. v. Anthony Cal., Inc. (註6)一案中，普通觀察者被侵權設計所欺騙是因為「整體設計上的相似性，而不是單獨考慮裝飾性特徵上的相似性」。同樣的，在評估現有技術時，地方法院將被控產品、093專利，及現有技術並列比較，並得出錯誤的結論「093專利與被控產品的整體視覺效果幾乎相同，如果將該商標自被控產品刪除，普通觀察者將難以區分前述兩者」，然而CAFC並未具體指出地方法院在評估現有技術時的錯誤為何，但還是撤銷了Seirus公司侵犯093專利的簡易判決。

五、與我國侵害鑑定要點比對

本案中地方法院及CAFC分別由不同的方向來解析被控侵權對象，地方法院認為被侵權設計專利未主張的部分不應納入比較，因此對於未出現於093專利上的商標，地方法院認為不應納入判斷及比對。這相當於我國侵害鑑定要點中所提到的「解析被控侵權對象，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀 ，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對、判斷」(註7)。

而CAFC則認為比對時應綜觀整體設計，本案被控產品的商標屬於影響整體視覺效果的裝飾性特徵，不應被排除，因此仍須將商標納入整體設計中比對，這相當於我國侵害鑑定要點中第77頁所記載的例2，在例2的說明中寫到「系爭專利與被控侵權對象皆為具有平面花紋之包裝紙，由於其表面花紋係融合為一體而外觀上不可拆解的創作，侵權判斷時，不得將被控對象中任一設計特徵視為無關之部分，而僅比對、判斷白花部分」(請參照下圖)。在本案中，由於Seirus公司的商標標徽與波浪花紋為一體，且構成了整體設計的一部分，因此雖然Seirus公司的商標並非093專利所主張的專利範圍，但也並非無關之部分，故仍應納入比對、判斷。

六、結論

對於「商標是否能被視為設計的一部分」之問題，地方法院引用了L.A.Gear一案的內容，認為在被控侵權設計加上被告姓名的標誌(相當於本案的商標)，並無法使被告規避侵權責任，也就是將商標自設計中排除，但CAFC指出，在L.A.Gear一案中，當事人並未爭議被控侵權產品的設計和爭議專利的外觀是否實質相似，也就是說，被告承認被控侵權產品在外觀上與爭議專利實質相似，其僅是在被控侵權產品上加上商標而意圖規避，與本案的情形並不相同，且L.A.Gear並沒有排除商標可能造成整體外觀的差異之可能性。

另一方面，對於地方法院將波浪厚度考慮進去後認為整體外觀設計與093專利實質相似，並做出「波浪厚度並未改變093專利與被控產品相同的整體視覺印象」之認定，CAFC僅指出「僅考慮設計要素是否獨立影響整體視覺效果的零碎判斷方式，與先前判例要求事實認定者著重於整體外觀設計的判斷方式相悖」，或許是因為此一事實爭議已足夠認定地方法院的簡易判決未依標準進行，因此CAFC未進一步說明地方法院的判斷為何不符整體比對，實為可惜。

※ 註釋 ※