智慧財產專業團體

金珮如

一、前言

在專利侵權訴訟中，申請專利範圍之解釋具有相當高的重要性，也是影響侵權與否的關鍵因素。實務上於解釋申請專利範圍中未進一步明確界定且無法確認其涵蓋範圍之特定用語時，得參考其專利說明書及申請歷史檔案等「內部證據」，以及專家與發明人證言、字典及學術論文等「外部證據」；其中又以「內部證據」之適用優先於「外部證據」為原則。由此可見，專利說明書及申請歷史檔案等「內部證據」在申請專利範圍解釋上之重要性。其中，針對作為內部證據之專利說明書之撰寫技巧亦可參見本刊於2019年21卷08期發表之實務報導(註1)，此篇報導是由Cave v. Optum案探討專利說明書中肯定性限制對於申請專利範圍解釋之影響。

本文即透過CAFC在TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. v. ITC(註2)之判決內容進行簡介與探討，以了解CAFC如何依據「內部證據」對申請專利範圍進行解釋。

二、案件背景

(一) 系爭專利簡介

Chamberlain Group  Inc.(以下簡稱Chamberlain)開發及銷售車庫門開啟器(garage door opener)，並擁有US 7,161,319專利 (以下簡稱’319專利，名稱為「具有連續數據通訊的可移動式阻障操作器(movable barrier operator having serial data communication)」)。’319專利的申請專利範圍主要請求一種改進的車庫門開啟器，於說明書的發明背景段提到現有技術的車庫門開啟器包含被動式紅外線偵測器(passive infrared detectors)，以用來偵測特定區域附近的人，及用於例如燈光或車庫門動作的自動控制功能；但此被動式紅外線偵測器通常與車庫門開啟器的主機(head unit)相連，而這種連接方式可能存在「昂貴」、「脆弱」、「不足」甚至可能不安全問題。不過，’319專利於發明背景末段仍提到對於用來控制車庫門開啟器之照明且可快速並輕鬆加裝至現有車庫門開啟器上的被動式紅外線偵測器存有需求。

’319專利在其發明中揭示，在一壁式控制單元(wall control unit)中包含一用於車庫門開啟器的被動式紅外線偵測器、一環境光比較器及一微控制器。該環境光比較器提供一信號給該微控制器以顯示車庫中的照明狀態，及該微控制器透過承載正常壁控制開關信號的線路(the lines carrying the normal wall control switch signals)與在車庫門開啟器的主機中的一微控制器以常規訊號頻道通訊。’319專利提出對壁式控制單元的微控制器進行編程以控制主機的方法。’319專利的圖式還揭示一包含實現發明的一壁式控制單元的優選實施例，該壁式控制單元包括一被動式紅外線偵測器及一微控制器，以及使用已知的數位信號技術，例如脈衝寬度調變(pulse width modulation)，對該微控制器進行編程，以命令主機中對應的微控制器。

’319專利的請求項1如下：
1. 一種改進的車庫門開啟器，包含：
        一馬達驅動單元，用於打開及關閉一車庫門，該馬達驅動單元包括一微控制器及一壁式控制台，
        該壁式控制台具有一微控制器，
        該馬達驅動單元的微控制器透過一數位資料匯流排連接至該壁式控制台的微控制器。

(二) 本案爭點

Chamberlain在2016年7月向美國國際貿易委員會 (以下簡稱國際貿易委員會)提起申訴，控告Techtronic Industries Co. Ltd. and Techtronic Industries North America Inc.(“TTI”)、One World Technologies Inc. and OWT Industries Inc.(“One World”)，及ET Technology (Wuxi)  Co.  Ltd.(“ET”)  (以上統稱上訴人) 違反美國關稅法第337(a)(1)(B)條款，上訴人因在美國境內出售進口的Ryobi車庫門開啟器而侵害’319專利，以及美國專利7,339,336及7,196,611。

在’319專利中有爭議的用語是「壁式控制台(wall console)」，國際貿易委員會的行政法官認同Chamberlain提出的論點「”壁式控制台(wall console)”的普通含義是”壁掛式控制單元(wall-mounted control unit)”」，但認為’319專利是由於被動式紅外線偵測器位於壁式控制台中而不是主機中，而使其發明成為優於現有技術的被動式紅外線偵測器，且在’319專利的唯一實施例中也將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中。因此，行政法官將「壁式控制台」解釋為「包括被動式紅外線偵測器的壁掛式控制單元」，且依Poly-America判例中的法院裁決(註3)，認為Chamberlain放棄了缺乏被動式紅外線偵測器的壁式控制台，並據此判定上訴人未侵害’319專利。

隨後，國際貿易委員會審理行政法官的裁決，並撤銷行政法官對「壁式控制台」的解讀及不侵權的初步裁定。

國際貿易委員會認為，儘管’319專利將「本發明的主要方面(principal aspect of the present invention)」描述為提供一種用於車庫門開啟器的改進的被動式紅外偵測器，但說明書公開了發明的其他方面，且專利權人不需要在每個請求項記載於書面說明中陳述為重要的所有特徵[“the specification discloses other aspects of the invention, and a patentee is not required to recite in each claim all features described as important in the written description. ”，援引自Golight, Inc. v. WalMart Stores, Inc., 355 F.3d 1327, 1331 (Fed. Cir. 2004)]。此外，國際貿易委員會注意到，在’319專利的母案，美國專利6,737,968的請求項中明確地將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中，據此說明專利權人意圖在’319專利中保護使用或不使用被動式紅外線偵測器的壁式控制單元。

根據上述理由，國際貿易委員會基於’319專利的審查歷史缺少『明確的審查歷史排除聲明(the clear prosecution history disclaimer)』而與Poly-America判例區分，隨後裁決上訴人侵害’319專利。之後，上訴人不服裁決並上訴至CAFC。

三、CAFC見解

CAFC根據’319專利在先前技術中提到，現有技術教導了在車庫門開啟器的主機中使用被動式紅外線偵測器來控制車庫的照明，但是將被動式紅外線偵測器放置在主機中是昂貴、複雜且不可靠的，而’319專利仍著眼於解決“用於控制車庫門開啟器的照明且可快速簡便地加裝至現有車庫門開啟器的被動式紅外線偵測器”需求。且’319專利的發明概述、圖式、優選實施例，甚至是摘要，都揭示了一種直接的解決方案：將被動式紅外線偵測器移至壁式控制台。

依前述理由，CAFC認為’319專利在其說明書的每個部分中皆公開了透過將被動式紅外線偵測器從主機單元移動到壁式控制台而改進的車庫門開啟器，如此也顯示’319專利否定了缺少被動式紅外線偵測器的壁式控制台的權利範圍。如Poly-America判例所提到的”當說明書描述‘本發明’為具有該特徵時，該表示可能否認了相反的具體例”；而’319專利透過將發明始終表示為將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中，因此招致其他位置的否認。

另外，CAFC也不認同國際貿易委員會維持以下對’319專利的評斷：因為’319專利沒有任何內容聲明將被動式紅外線偵測器安裝在其他位置是不可能甚至不可行，故將被動式紅外線偵測器放置在主機中的現有技術車庫門開啟器，以及藉由將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中解決了該問題的解決方案，均未落入否認。CAFC認為對特定實施例的評斷不會總是上升到否認的程度，而是必須同時根據說明書及申請歷史檔案來解釋權利範圍，但在’319專利的說明書整體著重於將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中，此回應’319專利所認定並作為目標反覆提出的現有技術缺陷。因此，即使’319專利沒有明確表示要這樣做，但透過說明書可得到的解釋是’319專利並不允許將被動式紅外線偵測器放置在其他地方。

另外，針對國際貿易委員會提出的「專利權人在母案’968專利的請求項中明確地將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中，因此專利權人打算在’319專利中尋求更廣泛的權利範圍，故未指明被動式紅外線偵測器的位置」 意見，CAFC也提出反對意見。CAFC認為專利權人在母案’968專利中獲得了更適切的權利範圍，無法從說明書的否定而延續母案’968專利(“In particular, the fact that Chamberlain obtained more modest claims in its parent patent does not inoculate it from the specification’s disavowal.”)。申請歷史檔案缺少任何關於『Chamberlain所認為的”壁式控制台”不同於說明書所揭示之包括被動式紅外線偵測器的壁式控制台』的指示。

CAFC的結論是’319專利否認『缺少被動式紅外線偵測器的壁式控制台』，故CAFC推翻了國際貿易委員會的侵權判決，且認為’319專利範圍中的每一個「壁式控制台」的用語都應正確地理解為「包括被動式紅外線偵測器的壁式控制單元」。

四、結論

由前述Cave v. Optum的判例可知，於侵權訴訟過程，對有爭議之請求項於解釋請求項之限制條件時，專利說明書中的肯定性限制對於申請專利範圍解釋，確實有一定程度的影響。再從CAFC對於’319專利的意見可知，貶低先前技術是否會被視為否認相對的權利範圍，仍須依據專利說明書和申請歷史檔案等內部證據來判定。以本案例來說，CAFC主要是依據’319專利在說明書的整體說明及所揭露的實施例來解讀申請專利範圍。即使’319專利沒有明確表示不允許將被動式紅外線偵測器放置在其他地方，然而，’319專利說明書整體皆提到將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台且僅有「被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中」一種態樣，因此，最終導致「壁式控制台」被解讀為「包括被動式紅外線偵測器的壁式控制單元」。是以，申請人於說明書撰寫過程中，應盡量避免相關的肯定性限制條件，或是對先前技術的特定元件結構或位置等的貶低說明，且最佳在說明書中提供各式不同態樣的實施例，應可避免說明書內的特定陳述影響請求項的權利範圍解釋。

※ 註釋 ※