蔡懿瑩 專利師
一、前言
在電腦軟體、商業方法及生物技術相關領域的可專利性審查，通常專利請求項之標的能否符合美國專利法第101條(以下簡稱§101)有關專利標的適格性(Patent Subject Matter Eligibility)之規定為首要條件。雖然§101規定『任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製品或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利』，但是為了調和專利權人權利行使及公眾利益之平衡，且為避免作為自然科學與技術工作基本工具之自然法則、自然現象及抽象概念被完全獨占，而導致技術創新之阻礙，故在司法判例中演變成將自然法則、自然現象及抽象概念排除為不具適格性的專利標的。
然而，自然法則、自然現象及抽象概念屬於不確定法律概念，如何判斷請求項標的是否屬於自然法則、自然現象及抽象概念一直以來在專利無效訴訟中都是爭議的焦點。自從美國最高法院於2012年作成Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services案(以下稱 Mayo案)及2014年作成Alice Corp. v. CLS Bank International案(註1)之判決後，兩步驟分析法成為判斷專利標的適格性之主要方法，但是因案件之具體狀況不同，雖有兩步驟分析法的判斷標準，在個案適用上仍迭生爭議。故需要從較多的司法案例中，才能歸納出較為明確、具體的適用原則。
本文將介紹美國聯邦巡迴上訴法院(下稱 CAFC)在2019年4月1日宣判的Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics LLC案(註2)(下稱Cleveland Clinic II案)之判決內容，藉以了解生物技術相關領域之專利標的適格性的判斷標準，並一併介紹美國專利商標局(USPTO)最新公布的關於專利標的適格性的審查指南之修改重點。
二、案件背景
Cleveland Clinic II案上訴人Cleveland Clinic Foundation及Cleveland Heart Lab, Inc.(統稱Cleveland Clinic)擁有美國專利第9,575,065號(下稱065專利)及第9,581,597號(下稱597專利)，此兩專利為第7,223,552號(下稱552專利)的延續案，552專利在先前的訴訟(下稱Cleveland Clinic I案) (註3)中已於2017年被CAFC認定不符專利標的適格性而無效。這些專利主要揭露可用於確定個體是否患有心血管疾病(CVD)或存在患此疾病的較低或較高風險的診斷測試，這些診斷測試係基於發現冠狀動脈疾病(CAD)患者的白血球和血液骨髓過氧化酶(MPO)位準顯著升高。骨髓過氧化酶是與某些類型的白血球相關的天然存在的血紅素蛋白。
522專利以請求項11為例，其界定：
『一種用來評估一受試者患有動脈粥樣硬化性心血管疾病之風險的方法，包括：
令來自該受試個體的一身體樣品中的骨髓過氧化酶位準與來自被診斷為沒有患有該疾病的對照個體之可比較的身體樣品中的骨髓過氧化酶位準相比較，所述身體樣品是血液、血清、血漿、選自於由下列所構成之群組中的血液白血球：嗜中性球、單核球、嗜中性球的次族群以及單核球的次族群，或者它們的任何組合；
其中來自該受試個體的身體樣品中的骨髓過氧化酶位準相對於來自對照個體之可比較的身體樣品中的骨髓過氧化酶位準是受試個體者患有動脈粥樣硬化性心血管疾病的風險程度之指徵。』
CAFC在Cleveland Clinic I案的判決中認為，血液骨髓過氧化酶位準與動脈粥樣硬化心血管疾病相關係指向不適格的自然法則，這些方法基於§101無效。而且CAFC進一步認為552專利所請求的方法如同Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.案(註4)是以觀察自然發生的現象開始和結束，522專利並未意圖發明用於檢測骨髓過氧化酶的任何生物技術或用於將患者的骨髓過氧化酶位準與對照組進行比較的統計方法，所以請求項沒有記載進一步的足以將請求項的自然法則轉化為應用自然法則的專利適格標的之發明概念(inventive concept)。
065專利和597專利在Cleveland Clinic I案訴訟期間獲准專利，065專利以請求項1為例，其界定：
『一種用來檢測一患者樣品中升高的MPO質量的方法，包括：
| a) |
從一患有動脈粥樣硬化性心血管疾病(CVD)的人類患者取得一血漿樣品；以及 |
| b) |
藉由使所述血漿樣品與抗-MPO抗體接觸並偵測所述血漿樣品中的MPO與所述抗-MPO抗體之間的結合，來偵測在所述血漿樣品中與一來自一般族群或表觀健康個體的對照MPO質量位準相較之下升高的MPO質量。』 |
597專利以請求項1為例，其界定：
『一種用來鑑定來自患有動脈粥樣硬化性心血管疾病的人類個體之一血漿樣品中升高的骨髓過氧化酶(MPO)濃度的方法，包括：
| a) |
使一樣品與抗-MPO抗體接觸，其中所述樣品是一來自一患有動脈粥樣硬化性心血管疾病的人類個體的血漿樣品； |
| b) |
以分光光度法檢測所述血漿樣品中的MPO位準； |
| c) |
令所述血漿樣品中的MPO位準與一使用已知含量的MPO所產生的標準曲線相比較，以判定所述樣品中的MPO濃度；以及 |
| d) |
令來自所述人類個體的血漿樣品中的MPO濃度與一來自表觀健康的人類個體的對照MPO濃度相比較，並且鑑定所述人類個體的血漿樣品中的MPO濃度相對於所述對照MPO濃度升高。』 |
與552專利請求自血液MPO位準評估動脈粥樣硬化心血管疾病風險的方法相比，065專利和597專利的請求項記載了檢測和鑑定MPO的方法。
地方法院在CAFC對Cleveland Clinic I案作出判決後，認為基於§101Cleveland Clinic II案系爭請求項因指向自然法則而非專利適格標的。
三、 有關CAFC之判決
Cleveland Clinic爭執這些請求項並非針對自然法則，而是針對使用免疫測定法測量動脈粥樣硬化性心血管疾病患者血液MPO位準的技術。Cleveland Clinic進一步聲稱，在任何情況下，血液MPO位準與動脈粥樣硬化心血管疾病之間的相關性不是自然法則，因為它只能使用某些技術檢測。根據Cleveland Clinic的說法，現有技術過於侵入性(例如，檢測切除的動脈粥樣硬化病變樣本中的MPO)或未能預測心血管疾病風險(例如，基於流式細胞術的方法稱為MPXI，以及藉由染色測量白色血細胞中的MPO的舊技術)。Cleveland Clinic還認為，雖然對血液樣本進行免疫測定是已知的，但使用免疫測定來檢測血液MPO位準與動脈粥樣硬化心血管疾病之間的相關性提供了足以將請求項轉化為專利適格的標的之發明概念。
True Health回應，動脈粥樣硬化心血管疾病和血液MPO位準之間的相關性是一個自然法則，因為除了人為干預外它存在於自然界中，無論用於觀察它的技術如何。True Health進一步爭執，以標準方式使用已知技術來觀察自然法則既不會使請求項指向除自然法則之外的其他內容，也不會提供額外的發明概念。CAFC同意True Health之主張，並認為這些請求項指向血液MPO位準與動脈粥樣硬化心血管疾病相關的自然法則。
Cleveland Clinic反對的主要論點是，與552專利請求項不同，系爭請求項並不是指向藉由將受試者的MPO位準與對照組進行比較來評估受試者患有動脈粥樣硬化性心血管疾病的風險，而是指向檢測患有心血管疾病的患者的血液中升高的MPO位準的技術。然而，CAFC認為這種區別過於膚淺。系爭請求項未指向用於執行免疫測定以檢測患者的血液MPO位準的新技術，而僅界定應用已知方法檢測血漿中的MPO位準，將其與標準MPO位準進行比較，並得出結論：與對照組相比，患者的血液MPO位準升高。這個結論只是血液MPO位準與動脈粥樣硬化心血管疾病相關的自然法則的另一個表述。
CAFC認為系爭請求項未包含附加的發明概念，因其說明書或記錄均未公開以標準方式使用免疫測定來測量血液中MPO位準的任何技術障礙。這些專利公開了免疫測定是用於測量蛋白質質量的已知技術，並且從未建議需要進行任何特別的調整以適應其用於測量血液MPO位準的用途。說明書和審查歷史清楚地承認每個處理步驟在本領域中是眾所周知的，換言之，說明書和審查歷史清楚揭示所請求的方法使用已知技術以標準方式來觀察自然法則。
此外，Cleveland Clinic爭論地方法院未遵循專利商標局公布之標的適格性審查指南，因系爭專利依據2016年5月4日公布的審查指南範例29-請求項1而獲准。範例29提出了假設的蛋白質「JUL-1」，其天然存在於患有自身免疫疾病(julitis)的人體中，但不存在其他健康人體。Julitis為一虛構之自體免疫疾病，可通過檢測人體中蛋白質「JUL-1」之存在予以診斷。範例29-請求項1界定如下：
1.一種檢測患者體內JUL-1的方法，所述方法包括：
a. 從人類患者獲得血漿樣品; 和
b. 藉由使血漿樣品與抗JUL-1抗體接觸並檢測JUL-1與抗體之間的結合來檢測血漿樣品中是否存在JUL-1。
在審查指南中，專利商標局建議，由於請求項未“記載或描述任何不適格的概念”，因此未指向自然法則，並且符合§101的規定。
True Health回應說，該指南既不具有說服力，也與系爭請求項的適格性無關，並且地方法院正確地認定該範例請求項指向的是未將結果與疾病或其他自然現象連結的檢測血漿樣本中的蛋白質的方法。
CAFC同意True Health之主張，並認為範例29-請求項1與Ariosa案中有爭議的美國專利6,258,540(下稱540專利)的請求項1非常相似。540專利的請求項1界定一種檢測來自懷孕女性的母體血清或血漿樣品中源自胎兒的父系遺傳核酸的方法，該方法包含從該血清或血漿樣品中放大父系遺傳的核酸並檢測在該樣品中源自胎兒的父系遺傳核酸的存在。在Ariosa案，CAFC認為此請求項不適格，因為它是指向發現在母系血漿中存在父系遺傳的cffDNA且放大和檢測技術在本領域中是已知的。同樣地，範例29規定用於檢測JUL-1的技術通常用於檢測任何感興趣的蛋白質。因此，專利商標局審查指南中教示範例29為符合§101的規定與CAFC在Ariosa案的判決相牴觸。CAFC在本案判決中說明：『雖然我們非常尊重專利商標局在與可專利性相關的所有事項(包括專利適格性)方面的專業知識，但我們不受其指南的約束。而且，特別是關於專利適格性爭議以及法院的努力以確定指向自然法則的請求項和指向這些自然法則的專利適格應用的區別，我們注意到我們的判例法需要一致適用。』CAFC拒絕遵循專利商標局的範例29-請求項1，並得出結論認為地方法院在考量專利商標局的標的適格性審查指南時並無違誤。
四、USPTO公布關於專利標的適格性判斷的新版審查指南修改重點
2019年1月4日，USPTO在其網站上公佈了新修訂之專利標的適格性審查指南(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)(註5)，修訂內容主要是針對Alice/Mayo案所確立的兩步驟分析法中的第一步驟(USPTO Step 2A)，將Step 2A拆分為兩階段(Prong One和Prong Two)。在Prong One先判斷請求項是否界定法定例外事項(judicial exception)，即抽象概念、自然法則或自然現象，若為否，則適格，若為是，則進行Prong Two。在Prong Two判斷該請求項是否將該法定例外事項整合至實際應用(practical application)，若為是，則適格，若為否，則需進入Step 2B以進一步分析是否具有發明概念(inventive concept)。而且在修訂的Step 2A中，明確抽象概念的分類如下：
| a) |
數學概念 (Mathematical concepts)：數學關聯、數學公式或方程式、數學計算； |
| b) |
組織人類活動的方法 (Certain methods of organizing human activity)：基本的經濟原則或實踐(包括對沖、保險、減輕風險)；商業或法律活動(包括合約、法律義務、廣告、行銷或銷售活動或行為、商業關聯)；管理個人行為、人與人之間的關係或互動(包括社會活動、教學及用以遵循的規則或指示)；及 |
| c) |
心智程序(mental processes)：心智執行的概念(包括觀察、評價、判斷、提出意見)。 |
若審查員判斷請求項中有未落入前述分類的抽象概念之罕見情況，則以暫定抽象概念(tentative abstract idea)繼續Prong Two及Step 2B的分析，若判斷結果為不適格，則需要取得USPTO的科技中心主任認可，其認可將顯示在申請案的檔案紀錄(file record)中，且審查意見必須說明該請求項為何被認定為界定抽象概念之理由。
除了前述修訂之外，其他的判斷標準大致與先前公布的審查指南相同。
在2019修訂的審查指南中亦明確表示，該審查指南不構成實質性規則制定，也沒有法律效力。該審查指南做為USPTO內部管理的工具，對外並未產生任何可執行的對抗USPTO的實質性或程序性權利或利益。USPTO的審查員預期應遵循該審查指南，但是審查員若未遵循該審查指南，並不構成上訴或訴願的依據。
五、結論
依CAFC於本案(Cleveland Clinic II案)闡述之見解，美國聯邦法院在生物技術相關領域的專利標的適格性判斷標準並未改變，且強調其判斷標準應和先前判例的判斷標準一致。因此，在生物技術相關領域的專利請求項要通過兩步驟測試法的檢驗仍有相當難度。
依照2019修訂之新版審查指南的建議，請求項若含有法定排除事項的界定，則需要有將法定排除事項整合至實際應用的界定，或是含有發明概念的界定，才有機會通過兩步驟測試法的檢驗，以符合§101的規定。不過審查指南只能做為審查時的參考，在法院中的有效性爭議，仍以法院判斷為準。
※ 註釋