鄭如恬
一、前言
一般常見關於美國專利法§101專利適格性之爭議案件，多是關於電腦軟體、商業方法或生物材料，本判決則是關於一種「賭博遊戲的方法」。
Marco Guldenaar (下稱Marco)提出之第13/078,196號「骰子遊戲方法」專利申請案遭PTO核駁，於訴願時，PTAB (Patent Trial and Appeal Board，專利審理暨訴願委員會)仍以不具有專利適格性為由駁回。Marco不服，向美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)提起訴訟。CAFC於判決書(註1)中確認「遊戲方法是一個抽象概念，骰子上的特殊標記則屬不具專利適格性的印刷品」。本判決的見解與2016年CAFC於Smith案揭示之判決見解(註2)一致，在Smith案中，CAFC認為玩牌及下注於紙牌屬於抽象概念。
二、案件背景
Marco在2010年4月2日提交了臨時申請案，其專利名稱為「賭場遊戲及一組六面立方彩色骰子」(註3)，其內容相關於「在賭場進行的骰子遊戲，參與者以猜中骰子子集的特定組合為獲勝條件」。PTAB視為審查代表的請求項第1項內容為：
一種玩骰子遊戲的方法，包含：
提供一組骰子，該組骰子包括一第一骰子，一第二骰子和一第三骰子，其中，該第一骰子的其中一面具有一第一骰子標記，該第二骰子的其中兩面具有相同的一第二骰子標記，該第三骰子的其中三面具有相同的一第三骰子標記；
下至少一個赌注於下列的至少一種情形上：該第一骰子的第一骰子標記將面朝上、該第二骰子的第二骰子標記將面朝上、該第三骰子的第三骰子標記將面朝上，或其任何組合；
擲骰子；
如果該至少一個賭注實現，則支付一支付金額。
Marco聲稱，該發明的主要新穎之處在於骰子上僅有特定面具有特殊標記。
於專利審查時，審查委員以涉及專利法§101之專利不適格標的為由，核駁了請求項1-3、5、7-14、16-18及23-30。審查委員認為，這些請求項是針對「遊戲規則」的抽象概念，屬於「組織人類活動的方法」。並且，基於美國第4,247,114號專利及運用印刷品原則(printed matter doctrine)，審查委員指出上述請求項也不具進步性。
PTAB維持上述核駁，認為應用Alice案(註4)的二步驟分析法進行分析，請求項1確實涉及抽象概念，且無論是將請求項1中的步驟單獨地或有序組合地進行考量，都不具有足以將抽象概念轉變為符合專利適格性的「發明構思」(inventive concept)，故不符合專利法§101之規定。
三、CAFC見解
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(一) 美國專利法§101分析 |
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美國專利法§101規定了專利適格標的，其規範「任何新穎而實用的方法、機器、製品或物之組合，或任何上述各項之新穎而實用的改良，均可獲准發明專利」。然而，最高法院認為此條款包含一個重要的隱含例外：自然法則、自然現象和抽象概念不具有可專利性。專利法§101的專利適格性是一個法律問題，並可能包含潛在的事實問題。為了確定一個請求項是否符合專利適格性，CAFC應適用在Mayo案(註5)引入並在Alice案進一步解釋的二步驟分析法進行分析。第一步驟，先確認系爭請求項是否涉及專利非適格性的概念，例如抽象概念(註6)；若是，進行第二步驟分析，確認系爭請求項是否包含一足以將抽象概念轉變為符合專利適格性的發明構思。
在前述Smith案中，使用撲克牌「進行賭博遊戲的方法」被判定為抽象概念。而本案中，「玩骰子遊戲的方法」包括了下注在骰子的特定面是否朝上的賭博方法，相似於Smith案中的下注遊戲方法，主要差異在於Smith案使用撲克牌，而本案使用骰子。鑑於兩者的高度相似性，本案請求項同樣被判定為抽象概念。
Marco主張，PTO不合適地使用了特定標籤_「組織人類活動的方法」_去作為一種一網打盡「抽象概念」的手段。對此，CAFC同意這段詞句確實可能令人困惑並且可能被濫用，例如，將特定成分組合以製作藥物製劑的特定步驟同樣可歸類為「組織人類活動的方法」，然而，PTO進一步闡明了對抽象概念更精確的描述(例如：玩遊戲的規則)，CAFC認為，此案「玩骰子遊戲的方法」確實是被無誤地判定為涉及「組織人類活動的方法」之「抽象概念」。
Marco辯稱，「玩骰子遊戲的方法」為具有實體步驟的實體遊戲，並不能歸類為抽象概念。CAFC不同意，認為抽象概念的例外並不僅僅取決於所請求的發明是否包括實體與思想步驟。Bilski案(註7)和Alice案同樣也記載了實體世界的動作。再者，Marco指控PTO主張「類型化排除賭場遊戲的規則」是沒有依據的。惟，在Smith案之判決中，CAFC也已申明遊戲發明並非必然會被專利法§101排除。
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(二) 印刷品原則(printed matter doctrine)(註8) |
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Marco爭辯「在一、二或三個骰子面上具有標記的特殊骰子」並非習知，且明顯超出「抽象概念」。然而，Marco骰子上的標記構成印刷品，CAFC已普遍判定印刷品不屬於專利法§101的範圍。Praxair案(註9)指出涉及資訊內容且缺乏必要功能性關聯的請求項限制，並無授予可專利性之衡量的資格，因為此類資訊不屬於專利法§101的專利適格標的。
由於每一個骰子上的有/無標記僅是向遊戲者傳遞投注者是否贏得投注的資訊，其作用類似於一般的骰子或是紙牌上的標記。因此，Marco所稱「具有標記的特殊骰子」，其標記即指資訊，並且，該等標記與該等骰子的基材並無功能性的關聯。亦即，該等標記並不會使該等骰子成為具有新功能的製品。
綜上，CAFC作出結論，由於本案「骰子遊戲的方法」中，唯一可爭論之非傳統觀點係涉及印刷品，並不屬於專利法§101之範疇，且被核駁的請求項並未包含足以將抽象概念轉變為符合專利適格性的發明構思，故本案不具可專利性。
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四、Mayer法官之協同意見書
於本案中，較判決本身更引人注意的，是Mayer法官所撰寫的協同意見書。
Mayer法官雖同意本案請求項屬專利不適格議題，但提出兩點意見。第一，Mayer法官不同意合議庭的意見，其認為專利法§101是一個純粹的法律問題，不具有任何「潛在的事實問題」。
Mayer法官認為，在專利適格性判定中插入事實判斷將使專利法§101成為虛設條文。專利法§103的顯而易見性判斷已包括對「現有技術的範圍和內容」及「現有技術與爭議請求項間的差異」的事實性調查。因此，將此類調查納入適格性判斷不僅是多餘的，而且還將使專利法§101的框架變得繁瑣耗時，以至於它將失去作為快速工具以清除明顯缺乏「發明構思」之專利的作用。若真如此，專利法§101將不再是「門檻測試」，而會導致在許多情況下，僅能在經過全面審理(full trial)去解決相關於「現有技術的範圍和內容」與「現有技術和請求項之間的差異」的事實爭議後，才能確定專利適格性。
Mayer法官主張由於專利適格性是一個純粹的法律問題，專利法§101可以並且應該在訴訟的最早階段就排除不適格的專利，或是如同本案，在更早之前的審查階段就由PTO將其排除。由於專利爭議是非常耗時且昂貴的，及早解決專利適格性挑戰可以保護稀缺的司法資源，提供抵制無理取鬧之侵權訴訟的屏障，並通過迅速消除模糊和過於廣泛的專利所帶來的創新障礙來保護公眾。
第二，Mayer法官認為針對骰子、紙牌和棋盤遊戲的請求項永遠不能滿足專利法§101的門檻 ，因為雖然遊戲可以提升我們的休閒時光，但它們對現有的技術和科學知識沒有任何貢獻，亦即，它們致力影響的是人類行為而不是技術變革，僅僅涉及組織人類活動，因此，它們應該都被歸類為不具有專利適格性。
五、結論
本判決是關於「賭博遊戲方法」是否具有美國專利適格性。CAFC於判決書中確認遊戲方法是一個抽象概念，但如果請求項中包含足以將所聲稱的抽象概念轉變為符合專利適格性的「發明構思」，該遊戲方法仍可能具有專利適格性。本案中之骰子的改良處在於具有特殊標記，然而，該特殊標記僅用以傳遞資訊，不具有新功能，故屬不具專利適格性的印刷品。換言之，若本案中之骰子並非是僅具有特殊標記，而是具有特殊的功能性或結構性改良，則可能有機會符合專利法§101之專利適格性。
Mayer法官在本案協同意見書中，列舉了多件CAFC之前作成之判決，申明「專利法§101應該是純粹的法律問題而不具有任何潛在的事實問題」，此見解與本案主要判決及在本案之前的Berkheimer案判決(註10)形成鮮明的對比。此顯示對於二步驟分析法之第二步驟「確認系爭請求項是否包含一足以將抽象概念轉變為符合專利適格性的發明構思」之判斷是否涉及事實調查，CAFC的法官們顯然存在著不同的見解，而產生分歧，此種分歧後續將會如何發展以及美國最高法院往後是否會提出更明確的見解，值得持續觀察注意。
以我國之專利相關法規對本案「骰子遊戲的方法」進行分析，遊戲之規則或方法屬人為之規則或方法，與其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之方法或計畫相同，皆不符合我國發明之定義。但若遊戲機具或實施規則、方法或計畫的設備本身可能具有技術性時，則符合發明之定義(專利審查基準第二篇第二章1.3.4)。另外，相似於美國之「印刷品原則」，我國規定，發明之特徵僅為資訊之內容時，此種單純之資訊揭示不具有技術性，不符合發明之定義。惟若資訊之揭示具有技術性時，則記錄資訊之載體或揭示資訊之方法或裝置的發明符合發明之定義(專利審查基準第二篇第二章1.3.5.2)。由上述可知，本案若是申請我國專利，雖「骰子遊戲方法」本身可能不具可專利性，然若透過適當的專利說明書撰寫，將遊戲方法中具備可專利性的上述要件與技術特徵盡可能地表述在申請專利範圍之中，則有機會符合發明之定義而取得專利。
※ 註釋
| 1. |
Marco Guldenaar Holding B.V., Appeal No. 2017-2465(Fed. Cir. Dec. 28, 2018)。 |
| 2. |
Ray Smith, Amanda Tears Smith, Appeal No. 2015-1664(Fed. Cir. Mar. 10, 2016)，在Smith案中，CAFC認為玩牌及下注於紙牌屬於抽象概念，Smith案所申請的玩牌方法使用了標準的牌組，CAFC指出使用標準牌組進行洗牌和分牌是「純粹的傳統活動」。 |
| 3. |
此專利之美國專利公開號為第US 2011/0241294 A1號，本判決中所引用之請求項為Marco於2014年2月24日提出之修正版本。 |
| 4. |
Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 573 U. S. Case No. 13–298 (2014)。Alice案另可參閱「美國最高法院對Alice v. CLS案之判決探討電腦實施請求項的專利適格性」(聖島國際智慧財產權實務報導第 16 卷 12 期，莊閔捷，2014 年 12 月)。 |
| 5. |
Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1293(2012)。
Mayo案另可參閱「由Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services案探討 In re Bilski判決對於美國診斷方法專利適格性判斷之影響」(聖島國際智慧財產權實務報導第12卷4期，林士湘，2010年4月)。 |
| 6. |
於本判決之時間點，針對涉及抽象概念的請求項，其審查參考基準是使用USPTO於2014年6月25日針對二步驟分析法所發出的備忘錄。其中，將二步驟分析法細分為以下步驟：步驟1，判斷請求項的標的是否為美國專利法§101規定的可專利性標的(方法、機器、製品或物之組合)之一；若步驟1成立，進行步驟2A，判斷系爭請求項是否指向法定例外(自然法則、自然現象或抽象概念)；若步驟2A成立，進行步驟2B，確認系爭請求項是否包含一足以將抽象概念轉變為符合專利適格性的發明構思；若步驟2B不成立，則系爭請求項適用專利法§101核駁。其中，於步驟2A的判斷中，抽象概念之分類為：(a)基本經濟實務(Fundamental economic practices)；(b)某些組織人類活動的方法(Certain methods of organizing human activities)；(c)概念本身([A]n idea of itself)；(d)數學關係/公式(Mathematical relationships/formulas) (可參閱註4所列之聖島國際智慧財產權實務報導)，本判決中，「玩骰子遊戲的方法」即是於步驟2A中被判斷為涉及「組織人類活動的方法」。
於今年 (2019年) 1月4日，USPTO公布了新修訂的 §101專利適格性審查指南，將原本的步驟2A再細分為「判斷一」 (Prong One)及「判斷二」 (Prong Two)，「判斷一」中，係判斷是否包含法定例外事項，例如「自然法則/自然現象」或「抽象概念」，其中，「抽象概念」分類為 (a)數學概念(Mathematical concepts)；(b)組織人類活動的方法(Certain methods of organizing human activity)；(c)心智活動(Mental processes)；以及罕見特例(Rare circumstance)；若「判斷一」成立，則進行「判斷二」，「判斷二」中係判斷系爭請求項是否有額外限制條件，來將該法定例外「整合至一實際應用(practical application)之中」，若「判斷二」成立，則判斷系爭請求項符合專利法§101；若「判斷二」不成立，則繼續進行原分析法中的步驟2B。 |
| 7. |
Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218(2010)。 |
| 8. |
所述「印刷品原則」已具有悠久歷史，其主要案例為1931年的Russell案(Russell, 48 F.2d 668, 669 (CCPA 1931))。該原則限定了在一基材(substrate)上所揭示的資訊(information)不具專利性，亦即，「僅僅以書本形式或其他方式將一份印刷品安排在紙張上，並不構成任何新的和有用的技藝」。須說明的是，判斷請求項元素是否為印刷品，只是判定該請求項是否具有專利性之程序的第一步。一旦判定為印刷品，法院仍需接著判斷「該資訊內容與該基材間是否具有功能性或結構性關聯」，若是，則該請求項仍然可具有專利性。 |
| 9. |
Praxair Distrib., Inc. v. Mallinck-rodt Hosp. Prod. IP Ltd., 890 F.3d 1024, 1032 (Fed. Cir. 2018)。 |
| 10. |
CAFC在2018年2月8日針對Berkheimer v. HP Inc.訴訟案(Appeal No. 2017-1437)發出之判決意見中，認為抽象概念之判定基於潛在的事實問題，因此，將案件發回到地區法院，以確定是否存在具有改善電腦功能的事實，來供判斷該案是否具有將抽象概念轉變為符合專利適格性的「發明構思」。在Alice案後，Berkheimer案是第一個因專利適格性問題被發回到地區法院的案件。 |