智慧財產專業團體

張玲誼

一、前言

        在專利侵權訴訟中，申請專利範圍之解釋常為二造所爭執之焦點，長久以來，美國法建立之解釋原則包含，在解釋特定用語時，可參考專利說明書及檔案歷史資料等「內部證據」，以及專家與發明人證言、字典及學術論文等「外部證據」，其中又以「內部證據」之適用優先於「外部證據」為原則，此等解釋原則及其內涵，可參考本刊於2005年11月發表之「解讀申請專利範圍時，如何適用內部證據與外部證據？」一文(註1)。由此亦足見，專利說明書及檔案歷史資料等「內部證據」在申請專利範圍解釋上之重要性。

        實務上，專利權人雖獲准專利，但因說明書撰寫嚴謹度或揭露度不足、未盡注意，以致被法院解讀成意欲放棄、否定某些範圍，或是因重複而一致地在說明書中描述權利範圍未界定之限制條件，而被解讀成產生「肯定性限制(affirmative limit)」，造成權利範圍被法院限制解釋之情形，並不少見。此等非專利權人所意欲之情況通常是申請後無法補救的，因此，掌握專利說明書撰寫與範圍解釋之要領及實務，可謂為專利能順利獲准與主張侵權之根基。美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)於2018年3月做成之Cave Consulting Group, LLC v. OptumInsight, Inc.案判決中，CAFC就專利說明書中「肯定性限制」對於範圍解釋造成之影響有深入探討，本文謹析述如下(註2)。

二、案情介紹

(一) 系爭專利技術及主要獨立項內容

        Cave Consulting Group有限責任公司(下稱Cave)所擁有的美國第7,739,126號專利(下稱’126專利)揭露了一種判斷醫生效率和病患健康風險分層的方法，其係藉由分析相關醫療請求資料來決定醫生效率(即一個醫生與同儕團體相比的護理費用)。’126專利之獨立項22界定一種在一電腦系統上實施的決定醫生效率之方法，該方法包含：
「獲得被儲存在該電腦系統上的一電腦可讀媒體中的醫療請求資料；利用該電腦系統來使用該已獲得的醫療請求資料執行病患分析，以形成護理事件；利用該電腦系統來基於已執行的病患分析執行輸出過程，該輸出過程包含：分配護理事件給醫生；及應用一第一最長持續時間規則來識別護理事件；利用該電腦系統來分配至少一醫生給一報告組；利用該電腦系統來決定合格的醫生及護理事件的分配；利用該電腦系統來計算特定病況護理事件統計數據；利用該電腦系統來使用針對一特定專業類型的一組預定義的醫學病況，跨越醫學病況計算『加權護理事件統計數據(weighted episodes of care statistics)』；及利用該電腦系統來從該計算出的特定病況護理事件統計數據，及從該跨越醫學病況計算出的『加權護理事件統計數據』，決定醫生的效率分數。」(註3)

        ’126專利的獨立項29界定一種電腦程式產品，其執行與獨立項22的方法相同之步驟動作。

        ’126專利將其方法描述為基於醫生之專業使用其所謂的「市場籃(marketbasket)」，且揭露計算同儕團體和醫生的「加權護理事件統計數據(以下簡稱為『加權數據』)」以決定醫生的效率分數。特別地，’126專利描述根據其使用「市場籃」方法，無論醫生或同儕團體的實際工作努力為何，該規則將每個醫生的實際工作努力標準化為一組靜態權重因子，且描述其方法允許一個醫生的市場籃結果與另一個醫生的市場籃結果(即有可比性的項目)之間的比較。

(二) 專利說明書中多處關於系爭專利有別於先前技術地使用間接標準化之描述

        ’126專利說明書揭露，其使用「市場籃」計算加權數據之技術被稱作「間接標準化(indirect standardization)」，且說明其系統係使用「間接標準化」將該組核心醫學病況中的護理事件加權在一起。相對地，’126專利說明書揭示一種使用醫生之「實際事件組成」的「直接標準化(direct standardization)」先前技術方法。說明書中也揭露，當使用醫生之「實際事件組成(對應於直接標準化)」時，會在至少大部分之現有效率判斷系統中發生何等判斷誤差(此揭露內容即後面第(三)點提及之批判性描述)。

        另一方面，’126專利說明書又揭露：(1)在計算同儕團體之加權數據時，其方法「不」使用同儕團體之「實際事件組成」，而是使用預定的標準「市場籃」權重來計算加權平均值；及(2)其方法在計算個別醫生的加權數據時，使用醫生之每事件特定病況利用和費用及使用相同之特定專業「市場籃」權重，來執行相同的「間接標準化」加權計算。
由上述可知，系爭專利說明書中多處之描述均導向，系爭專利係有別於先前技術地使用間接標準化技術，而未涉及直接標準化技術。

(三) 本案爭點及地院之見解

        Cave於2011年向美國加州北部地方提起訴訟，控告OptumInsight公司(下稱Optum)的前身Ingenix公司侵害’126專利。二造爭執之焦點在於，前述’126專利獨立項22及29中「加權數據」用語之解釋，就此，Cave主張將「加權數據」解讀為一組醫學病況的護理費用或長短統計數據，其是使用每一病況對其他病況的相對重要性計算出來的(此種解釋將涵蓋直接標準化)。相對地，Optum則主張將「加權數據」解讀為需要使用預定權重因子，而非「實際事件組成」(此種解釋不會涵蓋直接標準化)。

        2013年，地院作成申請專利範圍解讀之判斷，其就此用語之解釋係採用Cave的主張，地院拒絕採用Optum主張之理由為：「Optum這樣的解讀會將『直接標準化』排除在獨立項的範圍之外，且會讀不到依賴『直接標準化』的九個附屬項」。之後，基於地院前述申請專利範圍解釋，陪審團判定該「加權數據」有得到說明書中書面說明之充分支持，故Optum被判侵害’126專利之獨立項22及29，並且需支付約3.7億台幣之損害賠償金。在陪審團審理之後，Optum請求地院依法律判決不侵權。

        地院最終拒絕Optum請求，判定陪審團的侵權判決有得到Cave的專家證言支持，地院之判決理由為，’126專利說明書中針對直接標準化之批判性描述，並「未明確放棄」直接標準化範圍，因此將「加權數據」解讀為涵蓋直接標準化及間接標準化，已得到說明書之充分支持，故陪審團認定係為合理的。之後，Optum不服並上訴至CAFC。
 

三、CAFC之見解

(一) 「加權(護理事件統計)數據」用語係被說明書內容肯定性地限制，不應被解讀為包括直接標準化

(1) 說明書中反覆且一致地描述使用間接標準化，且整篇說明書僅有背景章節提及直接標準化

        CAFC指出，Cave及Optum都同意，’126專利之說明書將其方法描述為採用間接標準化的方法。此外，Cave並未提出’126專利的說明書中哪些地方指出其發明採用直接標準化，並且除了提申後才增加的附屬項之外，Cave對包括直接標準化的支持完全來自背景章節中對先前技術方法的說明。
再者，CAFC提到，實際上，「’126專利反覆地且一致地描述了根據其使用間接標準化的方法計算加權數據」。因此，CAFC認為，’126專利將其使用間接標準化的方法與使用直接標準化的先前技術方法區分開來之行為，已將「加權數據」的範圍肯定地限制於間接標準化。

        CAFC還援引其Retractable判例說明(註4)，在解釋爭議之請求項限制條件時，需受說明書所指出之發明人真正的發明所拘束(construing the claim limitation in question to “tether the claims to what the specifications indicate the inventor actually invented”)。CAFC亦指出，雖然一般而言說明書中只有關於先前技術的困難和失敗之陳述並不會導致放棄請求項範圍，但是當說明本身肯定地限制時，CAFC的判例法並未要求說明書之揭露需明確重新定義或否定才能做此解釋。在本案中，’126專利的說明書不只討論了先前技術方法的一些缺點，還將其發明與先前技術方法區分開來，特別指出其發明「未使用」某技術。因此，CAFC認為，當’126專利之說明書揭示本身「肯定地限制」且未指出「直接標準化」落在發明範圍內時，地院做出’126專利未放棄直接標準化範圍之認定，係不正確的。

(2) 「請求項差異化」原則係可被反駁的，且可被說明書或檔案歷史資料中相反之解釋所抑制，特別是本案係於提申後才增加「直接標準化」附屬項之情況下

        關於地院依提申後新增之「直接標準化」附屬項與「請求項差異化」原則來解釋獨立項具有比附屬項更寬廣範圍，並因此將該爭議用語解讀為包含直接標準化，CAFC認為，請求項用語並非單獨地來解讀，例如「請求項差異化」及「維持請求項有效」等解釋原則並非是絕對的，且「請求項差異化」原則係為一種可被反駁的推定(rebuttable presumption)，且可被說明書或檔案歷史資料中相反之解釋所抑制(註5)，如Howmedica Osteonics先例之見解。
再者，儘管通常不是決定性的，但在申請案提申之後才增加直接標準化附屬項的這個事實，在本案中很重要。書面說明和原始提申的請求項是說明書的一部分，如果原始提申的申請案有以任何方式指出其發明包括直接標準化，則後來添加的具體請求直接標準化的附屬項本可支持獨立項涵蓋直接標準化之論點。因此，鑑於專利說明書之一致性限制說明，CAFC認為，儘管’126專利後來添加了附屬項，這些解釋規範不能擴大說明書能明確支持之請求項範圍。

        CAFC進一步指出，在檔案歷史資料中，Cave所能援引之唯一參考是其「使用間接標準化的計算是本發明的一個實施例」之附帶意見，單憑此事後之意見而缺乏對專利發明的實質性闡述，是幾乎無價值的。因此，CAFC拒絕採納「間接標準化只是作為系爭專利之一個實施例」的專利權人主張。
基於上述理由，CAFC判定，地院錯誤地解讀了「加權數據」用語、「加權數據」用語並未涵蓋直接標準化，且陪審團之未缺乏書面說明支持的判決係依賴於錯誤之申請專利範圍解讀，故撤銷地院及陪審團前述錯誤之認定。

(二) Optum並未侵害系爭專利之獨立項22及29

        CAFC指出，Optum被控侵權之方法執行直接標準化是沒有爭議的事實，又因Cave並未提出倘「加權數據」被解釋成未涵蓋直接標準化下仍存在有事實爭議之主張，故CAFC判決，基於前述正確之解釋，Optum並未侵害’126專利的獨立項22及29。
 

四、結論

        本案CAFC判決之後，專利權人Cave於2018年11月請求美國最高法院審理本案，其主張主要為「法院是否可以依賴說明書中不構成詞彙編纂或否定之陳述，而以一種與明白且通常含義相矛盾之方式來解讀申請專利範圍」，然而，最高法院已拒絕審理本案，故本案CAFC判決已經確定。

        根據本案及Phillips等先例中CAFC之見解，在解釋爭議之請求項限制條件時，需受說明書中所揭示之真正發明所拘束，且說明書必然會告知申請專利範圍之適當解讀(註6)。換言之，以本案情況為例，倘申請人希望申請專利範圍能涵蓋直接標準化之手段，則於申請當時，其說明書即應寫到「足以讓該技術領域中具有通常知識者能清楚且明白地認知到其發明係可採用直接標準化」之程度。是以，申請人要特別留意，撰寫專利說明書時，針對所請發明之所有描述應維持一致性且充分支持欲請求之範圍，避免因不一致或嚴謹度不足出現「肯定性限制」並導致非所欲地限縮請求項範圍，特別是，此等撰寫上的問題通常是申請案提出申請後無法補救的，倘因此而無法順利獲准專利，或請求項範圍被解釋成無法涵蓋競爭對手之產品或方法，實屬可惜！

※ 註釋