智慧財產專業團體

李叔芸

一、前言

        代工製造即Original Equipment Manufacturer(簡稱OEM)，另稱涉外定牌加工、涉外貼牌加工，係指經由國外商標權人委託，在第三地代工製造商品並標示商標後，直接運往委託人的國家或其指定的其他國家或地區，為現今國際貿易市場常見的生產模式。
代工製造蓬勃發展的同時，其衍生的法律問題不容忽視。尤其90年代起，許多台商到中國大陸設廠，在當地代工製造後銷往台灣或其他國家，此時代工製造及其所標示商標，即可能衍生出智慧財產權相關爭議。常見的問題有代工製造的委託人如果在生產地有註冊商標，則代工製造委託人在生產地是否有使用商標；代工製造委託人或受託的代工製造商如果在生產地無註冊商標，而是其他第三人有註冊商標，則該等代工製造與輸出商品的行為是否構成對第三人商標權的侵害。

        本文將從代工製造與「維護商標的使用」以及「商標侵權」在中國大陸的相關實務見解及判決，嘗試梳理目前實務脈絡，並探討相關問題，祈能給予代工製造委託人與代工製造商參考。

二、中國大陸相關實務見解

        (一) 代工製造是否構成「商標維權使用」及其相關問題

        代工製造委託人或代工製造商已在中國大陸取得註冊商標並在中國大陸生產商品，標示註冊商標的代工製造商品全數銷往中國大陸以外之國家或區域，未實際在中國大陸消費市場流通，代工製造委託人或代工製造商亦未在中國大陸行銷。此時若有第三人根據中國大陸商標法第49條第2款之規定以代工製造委託人或代工製造商三年內「未實際使用該註冊商標」為由，申請撤銷該商標註冊(即撤三)，主管機關及法院的認定及其判准為何？

        1. 代工製造構成「商標維權使用」

        一直以來代工製造是否構成「商標維權使用」在商標主管機關、商標評審委員會或法院的意見各異。北京市高級人民法院在2017年就「SODA」商標撤三案指出，縱然訴爭商標權人將標有訴爭商標的商品全數外銷未在中國流通，但商標權人確有將該商標投入實際使用，並未擱置浪費。該判決援引撤三制度的立法目的並考量保護對外貿易及促進代工製造發展等因素，認定在撤三案件應肯認代工製造行為構成商標使用行為(註1)。

        在SODA案之後，各法院在撤三案及其後訴訟案對於商標使用的判斷漸趨一致，肯認代工製造行為構成商標維權使用，例如北京市高級人民法院(2017)京行終5390號判決(判決日期2017年12月11日)、北京知識產權法院(2017)京73行初6047號判決(判決日期2018年4月16日)也持相同見解。

        (二) 代工製造是否構成「商標權侵害」及其相關問題

        代工製造委託人或受託的代工製造商在中國大陸未有註冊商標，製造商代工製造後依約將商品全數銷往國外，未流入中國大陸消費市場。此時在中國大陸如有第三人已先取得與代工製造商品標示的商標相同或近似商標的註冊，則該代工製造商的代工製造行為是否構成商標權侵害？

        1. 最高人民法院(2014)民提字第38號「PRETUL案」判決(註2)

(1) 代工製造不構成商標使用
        本案審理的重點之一是被告受訴外人委託生產、外銷標示「PRETUL」商標掛鎖的行為是否構成商標法中的使用。原審法院與上訴法院皆認為該等行為構成商標法上的使用，而據此認定被告即代工製造商侵害商標權人的商標權。惟最高人民法院審理後在判決中指出，代工製造商在商品上標示商標的行為，在中國境內僅屬物理貼附行為，且該貼附行為是用以銷往國外，不具有識別商品來源的功能，亦即，在產品上貼附標誌的行為不能被認定為商標意義上的使用行為(註3)。

(2) 代工製造不構成商標侵權
        最高人民法院進一步指出，商標法所要保護的是商標的識別性，因此，判斷「是否構成侵害商標權」的基礎在於「是否破壞商標的識別功能」。當商標不能發揮識別作用而非商標法意義上的商標使用的情況，討論是否近似或是否有致混淆誤認之虞已無實益。如上所述，代工製造行為在商標侵權案不具識別來源功能而不構成商標使用，因此不會構成對中國註冊商標的侵害。

        2. 最高人民法院(2016)最高法民再339號「東風案」判決(註4)

(1) 代工製造行為無致混淆誤認之虞
        最高人民法院在東風案認為，在受託製造商受託加工生產或出口過程中，相關標識所指向的均是委託人，並未影響國內商標註冊人涉案註冊商標在國內市場上的正常識別區分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認。

(2) 代工製造原則上不構成商標侵權，但受託製造或加工廠商負有注意義務
        法院強調，在審理商標侵權糾紛案件應當結合國際經貿形勢發展的客觀現實，對特定時期特定市場的交易形式進行具體分析，準確判斷相關行為對於商標權人合法權益的實際影響，才能更為準確適用法律。代工製造是一種常見的、合法的國際貿易形式，除非有相反證據顯示受託製造或加工廠商在接受委託時未盡合理注意義務，其受託製造加工行為對國內商標註冊人的商標權造成了實質損害，一般情況下不應認定其行為侵害註冊人的商標權。受託製造或加工廠商在接受委託時，若已審查相關商標證書及權利狀態，則可認已盡到注意義務(註5)。

        3. PRETUL案、東風案及其後的實務見解

        最高人民法院在PRETUL案及東風案一致認定代工製造行為不構成侵權，但其理由非全然相同。詳言之，在PRETUL案，法院認為代工製造在出口商品上標示商標的行為並非商標法上有意義的使用行為，因此根本不須討論是否相同或近似、是否致生混淆誤認等問題；然而在東風案，法院認為代工製造商品上的商標指向的來源是國外委託人，未影響消費者在國內市場對於國內商標權人的識別，因此認定無致混淆誤認。同時，東風案對於受託的代工製造商的注意義務有所著墨。其後陸續有判決針對代工製造在商標侵權案件的其他問題做出進一步討論：

(1) 若境外委託人在其商品欲銷往之國家未取得商標註冊
        依據廣東省高級人民法院(2018)粵民再107號判決，雖境外委託人在其所欲銷往之國家僅有版權註冊而未取得商標權註冊，在一審(廣東省江門市江海區人民法院(2014)江海法知民初字第23號判決)、二審(廣東省江門市中級人民法院(2015)江中法知民終字第4號判決)皆認定受託製造商以代工製造作為商標侵權之抗辯不成立，然而在再審階段，廣東省高級人民法院認為該商標在該國雖未取得商標權註冊，但在該國確有使用事實，且加工廠商的生產行為並未造成國內商標權人實質損害，故加工廠商不負侵權責任。(判決日期2018年6月14日)

(2) 受託的代工製造商須證明已盡審查義務
        在浙江省寧波市中級人民法院(2018)浙02民終2287號判決，代工製造商因為無法提供充分證據證明其使用的商標已在境外註冊且已獲得境外商標權人合法授權，也未證明其已就該商標的合法授權情況盡到了合理的審查義務，法院認定其生產行為成立侵權行為。(判決日期2018年8月29日)

(3) 所涉商標具有較高知名度，應提高加工廠商審查義務
        在浙江省寧波市中級人民法院(2018)浙02民終518號「CONVERSE」案，受託製造商代工製造「COVANSE」商品，該等商標近似於著名的CONVERSE註冊商標。受託製造商主張係受智利委託人委託生產並銷往智利，欲以代工製造作為侵權行為的抗辯。然而法院認為，當該商標涉及知名品牌時，由於知名度較高，為相關消費者熟知，加工廠商的審查義務應當更為嚴格。若該標識與知名品牌近似，代工製造廠應對該商標盡到嚴格審查的義務，以作合理避讓。
        本案值得留意的是，儘管代工製造標有「COVANSE」商品全數銷往智利，並未在中國境內流通，法院認為「CONVERSE」商標在智利已取得相關類別註冊，若標有「COVANSE」商品輸出至智利，會造成當地相關公眾的混淆，此情形亦對商標權人造成商標法意義上的損害(註6)，故成立侵權行為。
        從本案可知，法院不僅對於代工製造行為涉及較高知名度的商標情形提高受託製造商的審查義務，似乎也放寬「損害」的認定，將範圍擴及外國消費市場。此見解及其後續發展、是否被其他法院採納，值得觀察。

(4) 若代工製造商與國內商標權人雙方分別皆是為他人代工製造
        福建省泉州市中級人民法院(2018)閩05民終1059號、(2018)閩05民終1060號判決皆認定，縱使國內商標權人自身也是代工製造關係的受託製造商，因不會造成相關公眾混淆，不構成商標法意義上的侵權行為。(判決書中僅揭露被告受沙烏地阿拉伯Mohammed公司委託代工，但未說明原告即商標權人的代工委託人)

        (三) 商標使用在撤三案及侵權訴訟案的不同認定標準

        從前述判決可知，中國大陸實務上針對代工製造標示商標的行為是否屬於商標使用，在撤三案(商標維權使用)及侵權案(商標侵權使用)採取不同的立場。不少訴訟當事人便交叉援引，例如在撤三案件援引法院在侵權案件的先前判決，作為其論理基礎。對此，北京知識產權法院在(2016)京73行初4928、4929、4930號判決做出解釋(註7)，法院從立法目的及制度宗旨切入，認為撤三制度目的為督促商標權人積極使用註冊商標，避免商標資源浪費，故其重點在於是否有主觀使用意圖及客觀使用行為；商標侵權案件則是在商標權受到不法行為侵害時提供保護，故其重點在於是否可能導致相關消費者混淆誤認。二者立法目的及宗旨不同，所需衡酌的要件及標準也不同，不應相提並論。由此可見，商標的使用在撤三案與侵權案基於立法目的的不同而做不同的認定，非一概而論。北京市高級人民法院(2017)京行終5390號上訴判決亦維持此見解。(判決日期2017年12月11日)
 

        (四) 委託代工製造之舉證

        前揭涉及代工製造商標案例的討論，其共同前提是境外的代工製造委託人與受託製造商成立委託商品製造以及授權標示商標。惟實務上，許多受託製造商在受託生產時，或僅以口頭約定而未簽訂書面授權契約，或未妥善保存相關文件，待撤三案或侵權訴訟應訴需求，始製作並簽署文件。在此情形，法院是否認可委託人事後追認該授權關係，成為訴訟成敗重要關鍵。

1. 北京市高級人民法院(2017)京行終4776號判決
        本案為撤三案，商標權人並未直接使用訴爭商標，主張有授權受託的代工製造商使用，卻直到訴訟階段才提交授權書及補充協議，且代工製造商亦承認該文件是在應訴前做成。第一審北京智慧財產權法院(2016)京73行初483號判決認為，雖然商標權人自行使用商標或授權他人使用商標均可認定有使用商標事實，但無論何種使用方式都必須體現商標權人的使用意圖，該意圖無法事後形成，因此縱使事後追認，仍無法推翻連續三年不使用的事實。本案經上訴後，北京市高級人民法院認為，因本案商標權人(即代工製造委託人)及加工廠商之間存在特定關係(加工廠商先前曾擔任商標權人之代表人)，授權書雖為補簽，但可認加工廠商已得到商標權人默示許可，或至少未違背其意志，不應因此對於所提交其他證據真實性均予以否認，因此肯認該嗣後製作的授權書及補充協議可作為使用證據。同時，法院強調「撤銷只是手段，不是目的」，因此只要在商業活動中公開、真實的使用了註冊商標，且註冊商標的使用行為本身沒有違反法律規定，則註冊商標權利人已經盡到法律規定的使用義務。在缺乏有效反證的情況下，不宜對商標權人提交的使用證據予以過高的審查，亦不宜僅憑個別證據的瑕疵而否定其他證據的證明力。(判決日期2018年1月11日)

2. 浙江省寧波市北崙區人民法院(2017)浙0206民初8716號判決
        本案為商標侵權案件。本案被告主張其為代工廠，並以代工製造作為侵權行為不成立的抗辯，但授權書製作時間晚於侵權行為發生時間。
        法院認為，對於加工者是否獲得合法授權的認定，應以是否存在真實授權的意思表示為準，具體的意思表示形式可以是書面或口頭，授權的時間範圍可以是事先授權、事中授權甚至是事後追認，只要國外權利人對授權事項予以認可就應認定具有合法授權。據此肯認代工製造關係，不成立商標侵權(註8)。

三、小結

        綜觀前述中國大陸實務判決，可知雖然法院近年透過SODA案、PRETUL案及東風案等具有代表性的案件，逐漸形成較為一致的見解，但法院在各該案件認定事實進而適用法律的過程，並非完全依照現行商標法規，也會一併將國家經濟貿易政策、國內產業現況及現實需求等其他因素納入考量。雖然更有彈性，也因此在人民訴諸司法途徑解決相關爭議時，增添幾分不確定性。
        為取得周延的保護，不論是代工生產之委託人或是在中國大陸實際從事製造的代工業者，都應即時申請商標註冊。代工生產之委託人為維護中國大陸的註冊商標，須妥善保管使用證據，包括與代工製造商的委託製造契約、訂購單、出口報單、發票等。而代工製造商應在受託前確實核實委託人在國外的商標權利狀態，簽署並妥善保管書面契約。

※ 註釋