史瞳 許榮文
一、前言
依中國大陸法釋〔2009〕21號《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條，所謂「禁止反悔」(註1)原則是指，「專利申請人、專利權人在專利授權(註2)或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。」然而，根據法釋〔2016〕1號《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條對適用「禁止反悔」原則的限制條件作出了規定，「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。」該條以是否存在「被明確否定」作爲「禁止反悔」原則適用的例外情形，當裁判者對權利人作出的意見陳述予以明確否定，不予認可時，則不導致技術方案的放棄，不適用禁止反悔。本文以下以中國大陸最高人民法院於2017年作成之最高法民申1826號裁定(註3)案，析述中國大陸法院對於專利侵權案件中適用「禁止反悔」原則限制條件之審查實務。
二、案情介紹
涉案專利由申請人蔣小平於2007年1月23日申請，申請號爲200710019425.7，並於2012年5月23日授權公告，授權公告號爲CN01000977 B，後於2015年4月7日專利權人變更爲蔣小平和泰州蘇中天線集團有限公司。
涉案專利實質審查前公布版權利要求書
| (一) |
一種鯊魚鰭式天線，其特徵在於結構具有天線外殼1，天線外殼1內側上部設置有無線電接收天線5/11，無線電接收天線5/11一端設有天線信號輸出端6/13，天線信號輸出端6/13通過天線連接元件7/14與天線放大器8信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連，天線外殼1底部裝有安裝底板2。 |
| (二) |
根據權利要求1 所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於無線電接收天線5/11通過注塑嵌裝（圖2）或固定卡（圖3）裝在天線外殼1內側上部。 |
| (三) |
根據權利要求1 所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於天線外殼1設置爲鯊魚鰭式外殼。 |
| (四) |
根據權利要求1 所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於無線電接收天線5/11採用螺旋狀彈簧天線、或金屬天線。 |
| (五) |
根據權利要求1 所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於安裝底板2上設置有天線固定螺桿3，固定螺母4。 |
| (六) |
根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於在安裝底板2上可裝有無線電廣播天線放大器8、衛星導航接收器9、無線電通訊接收器10、車載電視接收器。 |
| (七) |
根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於天線連接元件7/14採用天線連接插頭或天線連接插口。 |
本案訴訟過程簡要梳理如下:本案經專利權人向江蘇省南京市中級人民法院提起專利侵權民事訴訟，被訴侵權人對應提出無效宣告的確權程序，該無效宣告案經專利複審委員會作出第25637號無效宣告决定書維持專利權有效。江蘇省南京市中級人民法院作出民事判決(以下簡稱“一審判决”)，一審判决中，認定被訴産品相應技術特徵與專利構成相同或等同，被訴産品落入專利權的保護範圍。被訴侵權人不服一審判决而向江蘇省高級人民法院提起上訴，並於二審中基於第25637號無效宣告决定書進一步主張，依據禁止反悔原則，專利權人(被上訴人)在無效宣告决定的確權程序中對權利要求方案的限制，在侵權訴訟中不能反悔。江蘇省高級人民法院作出民事判決(註4)(以下簡稱“二審判决”)，二審(終審)判決中，基於上述第25637號無效宣告决定書支持了被訴侵權人關於適用禁止反悔原則的主張，並據以作出了被訴産品不侵犯專利權的判定，認為一審適用法律錯誤，撤銷前述一審判决，專利權人遂向最高院申請再審。
再審案情焦點在於蔣小平(原專利申請人)在授權和確權階段對於技術特徵a「天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連」及技術特徵b 「所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部」的陳述是否導致適用「禁止反悔」原則。
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(一) 有關涉案專利授權程序 |
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在涉案專利的實質審查程序中，國家知識産權局基於檢索到的現有技術（CN1841843A），於2010年9月29日向蔣小平發出《第一次審查意見通知書》指出，涉案專利公開文本權利要求1相對於現有技術不具備新穎性、創造性的缺陷。審查意見認爲，對於「天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器輸入端相連接」這種情况下的技術方案，現有技術已公開「所述AM天線連接到AM放大電路231（相當於天線放大器），連接處必然爲AM天線的信號輸出端及放大電路231的信號輸入端……，故不具備新穎性；與之並列的另一種情况是「天線信號輸出端直接與同軸電纜匹配相連」，當天線接收到的無線電訊號足以實現較佳接收效果時則不需要連接至放大電路進行信號放大，此時直接連接至同軸電纜，這是本領域技術人員根據實際情况的需要而設定的，屬本領域的公知常識。同時還指出，權利要求2的附加技術特徵是對無線電接收天線固定到天線外殼上的方式進行了限定，「注塑嵌裝」及「固定卡裝」都是本領域常用的鎖固方式，屬本領域的公知常識。蔣小平於2010年12月10日提交了意見陳述書稱，涉案專利與現有技術相比，在無線電接收天線以及天線信號輸出連接方式等方面存在不同；同時，申請人將權利要求2、4並入權利要求1，並提交了經過修改的申請文件。
國家知識産權局於2011年12月23日發出《第二次審查意見通知書》指出，涉案專利權利要求1以及權利要求2-5不具備創造性。審查意見認爲，權利要求1包含兩個並列的技術方案，天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接；天線信號輸出端直接與同軸電纜匹配連接。對於技術方案一與對比文件（CN1841843A）相比，區別在於天線信號輸出端與天線放大器信號輸入端之間通過天線連接元件相連，所述天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部。然而，通過連接元件來進行阻抗匹配是本領域的慣用技術手段，屬本領域的公知常識。在該對比文件的基礎上結合上述公知常識以獲得該權利要求所要求保護的技術方案，對所屬技術領域的技術人員來說是顯而易見的，該權利要求所要求保護的技術方案不具備突出的實質性特點和顯著的進步，因而不具備創造性。對於技術方案二，當天線接收到的無線電訊號足以實現較佳接收效果時，不需要連接至放大電路進行信號放大，此時直接連接至同軸電纜，這是本領域技術人員根據實際情况的需要而設定的，屬本領域的公知常識，這種情况下，該權利要求也不具備創造性。針對「無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部」的技術方案，審查意見認爲，對比文件公開了AM天線配設於魚鰭狀外蓋21內側的頂部，相當於涉案專利天線外殼內側上部設置有無線電接收天線，而且「注塑嵌裝」及「固定卡裝」也都是本領域常用的鎖固方式，屬本領域的公知常識。對蔣小平主張涉案專利的信號輸出連接方式與對比文件不同，以及在天線外殼內側上部的安裝方式爲非公知的陳述意見，審查意見予以了否定。蔣小平在2012年1月9日針對《第二次審查意見通知書》的答覆意見中，申請將「所述無線電接收天線爲AM/FM共用天線」補充入權利要求1，主張該內容在原說明書和附圖中均有記載並能毫無疑義地導出。2012年5月23日，涉案專利被授權公告。 |
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涉案專利授權公告版權利要求書 |
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| 1. |
一種鯊魚鰭式天線，其特徵在於具有天線外殼，天線外殼內側上部設置有無線電接收天線，無線電接收天線一端設有天線信號輸出端，天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連，天線外殼底部裝有安裝底板；
所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部；
在天線外殼內側上部設置有無線電接收天線，所述無線電接收天線採用螺旋狀彈簧天線、或金屬天線，增加了天線接收無線電信號的有效長度，實現360度全向性信號接收；
所述無線電接收天線爲AM/FM共用天線。 |
| 2. |
根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於所述天線外殼設置爲鯊魚鰭式外殼。 |
| 3. |
根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於所述安裝底板上設置有天線固定螺桿，固定螺母。 |
| 4. |
根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於在安裝底板上裝有無線電廣播天線放大器、衛星導航接收器、無線電通訊接收器、車載電視接收器。 |
| 5. |
根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於所述天線連接元件採用天線連接插頭或天線連接插口。 |
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(二) 有關涉案專利的確權程序 |
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對本專利，重慶力帆汽車銷售有限公司（即再審被申請人之一）於2014年8月4日向專利複審委員會提出了無效宣告請求，專利權人在2014年9月18日無效程序意見陳述書中對於涉案爭議的技術特徵a「天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連」及技術特徵b「所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部」的觀點與授權階段的答覆意見一致。認爲天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接並非慣用的技術手段，無線電接收天線通過注塑嵌裝及固定卡裝在天線外殼內側上部的方式並未被公開。專利複審委員會於2015年4月7日作出的無效决定(註5)定涉案專利具有創造性，其相關理由爲，現有技術將AM天線和FM天線作分離式設計的技術手段與涉案專利特徵c「所述的無線電接收天線採用AM/FM共用天線」的技術手段是相背離的。本領域技術人員面對現有技術存在的相反技術教導，在對比文件所公開的技術方案的基礎上，無法獲得將其與現有技術中使用AM/FM共用天線的技術手段相結合的技術啓示，從而無法獲得本專利權利要求1的技術方案。 |
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(三) 在民事訴訟二審中，江蘇省高級人民法院認為： |
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「1.關於天線信號輸出端與天線放大器信號輸入端的連接關係，專利權人已將專利天線信號輸出方式限定爲“通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接”或者“直接與同軸電纜匹配相連”，而被訴産品采取“天線引線與電子線路板相連”，其天線信號輸出端既未與天線連接元件相連，又沒有與同軸電纜匹配相連，兩者技術特徵並不相同。在一審中，蔣小平認爲，“涉案專利權利要求並沒有限定連接元件的具體結構及具體形式；引線屬天線連接元件的一種，引線連接也是一種連接方式”。但本院認爲，對於本領域普通技術人員而言，連接元件系具有特定的含義，是指連接天線與放大電路的元件，故蔣小平的上述主張缺乏依據，不應采納。一審認爲“天線引線也是天線連接元件的一種，被控侵權産品的該技術特徵與原告專利的該技術特徵相同”，該認定亦缺乏依據，應予糾正。
2. 關於無線電接收天線的固定方式，在對比文件1 CN1841843A發明專利中已經公開了將天線設置在天線外殼內側上部的技術特徵，僅是未見具體的固定方式，但專利權人已將無線電接收天線在天線外殼內側上部的固定方式限定爲“注塑嵌裝或固定卡裝”，應認定爲放棄了其他固定方式。本案中，被訴産品採用“膠黏貼”的固定方式，直接將無線電接收天線的兩端黏在外殼內側，與專利相應技術特徵並不相同。 |
綜上，根據禁止反悔原則，對於專利權人在無效程序中已經放棄的技術方案，在侵權訴訟中不能再以等同特徵納入專利權利要求的保護範圍，因此，被訴産品未落入專利權利要求的保護範圍，不構成侵犯專利權。力帆兩公司上訴主張本案應當適用禁止反悔原則的理由成立，本院予以支持。蔣小平主張本案不應適用禁止反悔的抗辯理由不能成立，本院不予采納。」
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(四) 最高院針對專利權人關於技術特徵a、b的陳述是否導致適用「禁止反悔」原則之焦點評析如下： |
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根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條的規定，「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。」該條以是否存在「明確否定」作爲「禁止反悔」原則適用的例外情形，當裁判者對權利人作出的意見陳述予以明確否定，不予認可時，則不導致技術方案的放棄，不適用禁止反悔。由於專利授權確權程序對於技術特徵的認定存在連續性，權利人作出的陳述是否被「明確否定」，應當對專利授權和確權階段技術特徵的審查進行客觀全面的判斷，著重考察權利人對技術方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可，是否由此導致專利申請得以授權或者專利權得以維持。根據本案的上述相關事實，在授權程序中，國家知識産權局專利審查部門對蔣小平關於技術特徵a、b的陳述意見不予認可，持明確否定意見，而且，涉案專利獲得授權並非基於對特徵a、b作出的限縮性陳述。在後續的無效審查程序，專利複審委員會並未推翻實質審查階段所持的否定意見，不能得出專利複審委員會認爲通過連接元件來進行阻抗匹配不是本領域的慣用技術手段，不屬本領域的公知常識的結論，也不能得出「注塑嵌裝」及「固定卡裝」不是本領域常用的鎖固方式，不屬本領域的公知常識的結論。在評價涉案專利具有創造性時，儘管無效决定將技術特徵a、b作爲區別特徵予以了羅列，但技術特徵a、b的存在並未影響專利複審委員會以現有技術存在相反的技術教導，本領域技術人員不存在結合特徵c「所述無線電接收天線爲AM/FM共用天線」的動機，而使得涉案專利具有創造性的審查評判。由於專利權人作出的限縮性陳述在實質審查中已被明確否定，而無效審查程序並未推翻該認定得出相反的結論，在這種情况下，應當認定存在專利權人的限縮性陳述已被明確否定的事實。這與所作的限縮性陳述並未帶來專利權的獲得和專利權的維持的事實相符，與「禁止反悔」原則防止權利人「兩頭得利」的目的不相悖。因此，蔣小平關於特徵a、b的意見陳述，不發生技術方案被放棄的法律效果。根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條的規定，本案侵權判定不應適用「禁止反悔」原則。本案二審法院脫離涉案專利獲得授權的具體審查事實，忽略專利權人的意見陳述已在實質審查程序被“明確否定”的事實，割裂了審查程序中對技術特徵認定的連續性，僅審查了確權程序的相關認定，認爲對權利人的限縮性意見陳述並未明確評價，相當於“未予評述”，不符合司法解釋規定的明確否定的要求，進而得出了適用“禁止反悔”原則的錯誤結論。 |
三、總結
本案中，最高院基於涉案專利專利權人作出的限縮性陳述在授權程序中被明確否定而在確權程序中並未推翻該認定得出相反結論這樣一典型案例，給出了關於侵犯專利權糾紛司法解釋(二)第十三條中規定的「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。」中裁判者「明確否定」作爲「禁止反悔」原則適用的例外情形詳細的解析，對於侵權糾紛中「禁止反悔」原則適用性問題頗具指導性，可參考性强，值得予以關注。
一般在進行具體的侵權分析時，會審視涉案專利在申請到核准的授權程序及被無效宣告的確權程序中的歷史檔案，檢查有無對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述，並進一步判斷這些修改或陳述是否適用禁止反悔原則，也就是這些修改或陳述是否導致某些技術特徵在主張等同侵權時將受到限制。假設這些修改或陳述在授權程序或者確權程序中被明確否定的，則當案件發展成具體的民事侵權訴訟時，專利權人在必要情況下可考慮向人民法院主張應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄，也就是該等技術特徵在主張等同侵權時，不應該適用禁止反悔原則而受到限制性的解釋。
※ 註釋
| 1. |
「禁止反悔」原則爲大陸用語，對應臺灣用語爲「申請歷史禁反言」，參考經濟部智慧財産局2016版專利侵權判斷要點。 |
| 2. |
所謂 “專利授權程序”指的是從專利申請至被授予專利權的階段。 |
| 3. |
(2017)最高法民申1826號民事裁定 |
| 4. |
(2016)蘇民終161號民事判决 |
| 5. |
專利複審委員會第25637號無效宣告請求審查决定 |
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