智慧財產專業團體

吳俊彥專利師

(續上期)

        此外，藉由主張熟悉該領域技術人員能夠編寫軟體而將一般用途電腦轉換為特殊用途電腦而執行所主張的功能，仍無法避免對演算法揭露的要求。如在EON Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC,案(註20)中CAFC便不同意「如果熟悉該領域技術人員可以實施軟體功能，則微處理器可以作為軟體功能的充分結構」，並應當注意到「我們已經反覆且明確地拒絕了這種論點：在決定一演算法是否必須被揭露作為功能用語請求項元件的結構時，熟悉該領域技術人員不起任何作用」)；另在Blackboard案中則是說明「通常技術人員或許能根據系統用戶的預定角色設計程式來創建進入控制列表是可實施的事實」，而「我們面臨的問題是說明書中是否包含對於『對應結構』足夠確切的描述而能滿足AIA前的美國專利法第112條第6項，而不是熟悉該領域技術人員是否能夠設計一些手段方法來執行所述功能」。

        根據美國專利法第112條(b)項，當說明書揭露演算法，但演算法不足以執行所主張全部的功能時，則適用美國專利法第112條(f)項的特殊用途電腦實施(Special purpose computer-implemented)的請求項界定也是不明確的。在Noah案中認為「除非說明書揭露了執行與界定相關功能的演算法，否則電腦實施的手段功能用語申請專利範圍是不明確的」和「當說明書揭露了僅能完成由一手段功能用語所界定多個不同功能中的一個功能的演算法時，該說明書可視為沒有揭露演算法」。演算法的足夠與否是以能否讓熟悉該領域技術人員認知出足以定義出結構並讓人理解請求項的邊界所確定。例如，在Williamson案中CAFC認為「分佈式學習控制模組」用語是手段功能用語界定，其執行三種專門功能(即「接收(receiving)」，「轉播(relaying)」和「協調(coordinating)」)，「必須在一特殊用途電腦上實施」。CAFC解釋「如本案所述，在多個主張功能的情況下，說明書必須揭露足夠執行所有主張功能的對應結構」。然而，CAFC確定該說明書「未能揭露與『協調』功能對應的任何結構」。具體而言，CAFC沒有發現「揭露與所主張的『協調』功能對應的演算法」，專利權人雖主張說明書的圖式揭露了所需的演算法，然圖式僅是描述了「演示者顯示界面(a presenter display interface)」，沒有與所主張『協調』功能對應的演算法。因此，CAFC確認地方法院的判決，根據美國專利法第112條(b)項，具有「分佈式學習控制模組」界定的請求項因不明確而無效。

        同樣地，在Media Rights Technologies, Inc. v. Capital One Financial Corp.案(註21)中，CAFC確定「合規機制(compliance mechanism)」一詞是執行四個電腦實施功能的一個手段功能用語界定(即，「通過轉移數據通路來控制數據輸出；監控受控數據通路；通過轉移數據通路來管理輸出路徑；以及停止播放媒體內容」)。CAFC也確定「說明書未能充分揭露執行所有四個『合規機制』功能的結構」，並認同地方法院對於「合規機制」的界定不明確的判斷。具體來說，CAFC發現「說明書未能揭露『控制數據輸出』和『管理輸出路徑』功能」的操作演算法，「這兩種功能都需要轉移數據通路」因為說明書中列舉的C ++源代碼「僅回報各種錯誤消息」，而「因此沒有解釋如何執行轉移功能」。「此外，該說明書沒有揭露『監控』功能的充分結構」，因為所揭露的「一套規則…『版權合規機制』適用於監控數據通路，以確保沒有未經授權的電子媒體記錄…沒有詳細說明規則本身或『版權合規機制』如何確定其規則是否被執行」。評估是否支持適用美國專利法第112條(f)項的電腦實施請求項界定之必要描述的更多指導內容可參見MPEP § 2181, 第II節B段。

        當以三部分析決定是否應根據美國專利法第112條(f)項解釋請求項界定，卻又因請求項中含糊不清的詞語而無法確定時，電腦實施的功能用語請求項也可能是不明確的。在考慮申請專利範圍中的語句、說明書以及熟悉該領域技術人員如何根據揭露內容理解請求項中的語句之後，審查人員應該決定請求項中的詞語是否充分地記載執行所主張功能的明確結構。如果申請人不同意審查人員對請求項界定的解釋，申請人有機會在申請過程中提出答辯，並在必要時修改請求項，以澄清美國專利法第112條(f)項是否適用。

        當未能在說明書中揭露足夠執行全部所主張功能的對應結構(例如，電腦和演算法)，根據美國專利法第112條(b)項，若請求項包含有適用美國專利法第112條(f)項的電腦實施請求項界定，則該請求項是不明確的，而且根據美國專利法第112條(a)項其也缺乏書面說明，參見MPEP § 2163.03第VI節。審查人員應進一步根據美國專利法第112條(a)項規範的可實施性要件，考量揭露內容是否包含有關申請專利範圍標的的充分資訊，而能使熟悉相關領域技術人員製造和使用所主張發明的全部範圍，參見MPEP § 2161.01第III節和MPEP § 2164.08。

四、美國專利法第112條(a)項審查相關議題：

        「第112條審查指南」第II部分檢視根據美國專利法第112條(a)項審查電腦實施功能用語請求項界定相關的議題。即使請求項不被解釋為美國專利法第112條(f)項下的電腦實施的功能用語請求項語句的手段功能用語界定，仍必須依據美國專利法第112條(a)項書面說明和可實施性要件對其進行揭露充分與否的評估。如同下面進一步的具體說明，說明書必須充分詳細敘述(例如，藉由揭露演算法)以確立申請人在申請日前已佔有所主張的發明。此外，對於特定請求項是否受到申請案揭露內容支持的任何分析，都需要確定該揭露內容在申請時是否包含關於申請專利範圍標的的足夠資訊，而使熟悉相關領域技術人員能夠製造和使用所主張的發明。由Ariad案可知，美國專利法第112條(a)項可實施性的要件與書面說明的要件不同且應當區分開來；其目的在於「確保以有意義的方式將本發明傳達給相關的公眾」，參見MPEP § 2164。

(一) 美國專利法第112條(a)項的書面說明要件：

        Vasudevan案中討論到專利說明書是否為所宣稱的申請專利範圍界定提供了足夠的書面說明支持。CAFC在該案中引用Ariad案解釋「對書面說明充分性的測試『是申請案的揭露內容是否合理地向熟悉該領域技術人員傳達了發明人在申請日佔有所主張的標的』」。CAFC強調「如果說明書僅僅敘述了『期望的結果』，則不符合書面說明要件」。因此，將該標準應用於電腦實施的功能用語請求項時，CAFC表示「更明確的問題是說明書是否藉由發明人如何達成所主張的功能來證明其佔有」。

        為了滿足美國專利法112(a)項中所述的書面說明要件，說明書必須充分詳細地敘述所主張的發明，使得熟悉該領域技術人員可合理地歸結出發明人在申請時占有所主張發明。例如，說明書必須提供對發明的充分敘述，而不是表明可能達成的結果。滿足書面說明要件所需的詳細程度取決於申請專利範圍的本質與範圍，以及相關技術的複雜性和可預測性。在說明書中不需要詳細敘述該領域公知的資訊。然而，必須提供足夠的資訊以證明發明人占有所主張的發明。參見MPEP § 2163第II節A部第2點。

        關於說明書是否符合書面說明要件的分析，需要審查人員將請求項的範圍與說明敘述的範圍進行比較，以確定申請人是否已證明占有所主張的發明。此可見於Reiffin v. Microsoft Corp. 案(註22)中所述「書面說明要件的目的是確保如請求項中所述具排除權利的範圍不超出發明人在專利說明書中的敘述對該技術領域的貢獻範圍。」；以及LizardTech Inc. v. Earth Resource Mapping Inc. 案(註23)所載「無論說明書中的缺陷是否被視為未能證明申請人占有請求項中所載的發明全部範圍，或未能實施請求項的全部範圍，根據美國專利法第112條(a)項該說明書對請求項所提供的支持不足」，及「請求項不會僅因說明書實施例不包含明確地涵蓋請求項語句全部範圍的示例，便根據美國專利法第112條而無效。」。雖然「沒有藉由下位的揭露來支持上位的特殊規則」，CAFC在Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc.案(註24)中指出「上位是否獲得支持取決於技術的狀態以及上位的本質和範圍。」，並進一步解釋「只要下位的揭露足以向熟悉該領域技術人員傳達發明人占有上位的標的，該上位便可藉由適當的書面說明獲得支持」)。另亦於Rivera v. Int'l Trade Comm'n案(註25)中肯認國際貿易委員會(International Trade Commission)的調查結果認為「說明書沒有為所宣稱的申請專利範圍全部範圍提供必要的書面說明支持」，其中申請專利範圍廣泛引用「容器......適於容納沖泡材料(brewing material)」，而說明書僅揭露了設計用於容納「濾包(pod)」的「濾包適配組件(pod adapter assembly)」或「容受器(receptacle)」。

        電腦實施的發明有時是以其功能用語揭露和主張。對於電腦實施的功能用語請求項，由於電腦硬體和軟體的相互關係和相互依賴性，確定揭露的充分性需要審視所揭硬體和所揭軟體兩者的充分性(即，如Vasudevan案中所問「如何達成所主張的功能」)。當審查電腦實施與軟體相關的請求項時，審查人員應決定說明書是否揭露了達成所主張功能的電腦和演算法足夠的詳細內容，使熟悉該領域技術人員可以合理地歸結出發明人占有申請時所主張標的。例如在微軟電腦詞典2002年第5版中，演算法被定義為「用於解決邏輯或數學問題，或執行任務的有限步驟序列」。申請人可以如在Finisar案中所述「以任何可理解的用語表達該演算法，包括數學公式、文字描述、或流程圖，或任何其他能提供足夠結構的方式」。熟悉該領域技術人員理論上可以編寫程式來達成所主張功能是不足夠的，相反地，說明書本身必須解釋如何達成所主張功能以證明申請人已經占有。如在Vasudevan案中所述，如果說明書沒有提供充分詳盡的電腦和演算法的揭露內容以向熟悉該領域技術人員證明發明人占有能達成所主張結果的發明，則必須根據美國專利法第112條(a)項做出因為缺乏書面說明要件的核駁，參見MPEP § 2161.01第I節。

        例如，在Vasudevan案中，CAFC評估「說明書是否證明發明人占有如何進入不同的數據庫」。被告在地方法院辯稱「說明書未證明發明人占有進入『不同數據庫』的能力」因為「說明書敘述了一個結果，但沒有顯示如何達成該結果」。然而，在上訴中，CAFC發現地方法院提供的專家證詞提出了「一個重要的事實爭議，說明書是否顯示如何達成進入不同數據庫的功能」。專家認為說明書的特定部分解釋「序列化文件可用於關聯來自兩個數據庫的參數」，且「這些關聯參數可用於識別一個數據庫中與另一個數據庫中的數據相關聯的數據」。CAFC裁定，此專家意見引發了一個重要的事實爭議，即發明人是否占有達成所主張結果的發明。在MPEP § 2161.01第I節和MPEP § 2163的內容包含關於決定是否存在足以支持電腦實施的功能用語請求項界定的書面說明的進一步資訊。

(二) 美國專利法112(a)項的可實施性要件：

        Vasudevan案的議題還包含專利說明書是否使熟悉該領域技術人員能夠製造和使用所主張的發明。CAFC解釋「即使需要『大量實驗(a considerable amount of experimentation) 』，但只要實驗『僅是例行性，或者說明書就實驗應該進行的方向提供了合理數量的指導，請求項就滿足可實施性的要件』」(引用In re Wands案(註26)，以下稱Wands案)。「另一方面，如果需要『過度實驗(undue experimentation) 』，則申請專利範圍無效」。「在決定實驗是否過度時，在Wands案中列出一些需要考慮的因素：『包括(1)必要的實驗數量(the quantity of experimentation necessary)，(2)提供的方向或指導的數量(the amount of direction or guidance presented)，(3)是否存在操作示例(the presence or absence of working example)，(4)發明的本質(the nature of the invention)，(5)現有技術的狀態(the state of the prior art)，(6)該領域技術人員的相關技能(the relative skill of those in the art)，(7)技術的可預測性或不可預測性(the predictability or unpredictability of the art)，以及(8)申請專利範圍的寬廣程度(the breadth of the claims)』」。

        為了滿足美國專利法第112條(a)項的可實施性要件，說明書必須教示熟悉該領域技術人員如何製造和使用所主張發明的全部範圍而無需過度的實驗。根據美國專利法第112條(a)項，可實施性的問題是根據所主張的標的，以請求項範圍內的所有內容是否都可實施為審查重點進行評估。因此，審查人員應當在將請求項視為一個整體而不是單獨分析各個局部的情況下，決定每一請求項記載內容以及請求項所包含的標的。參見MPEP § 2161.01第III節和MPEP § 2164.08。

        並非用於實踐發明所需要的一切都得要揭露。在Trs. of Bos. Univ. v. Everlight Elecs. Co., LTD.案(註27) (以下稱Trs. of Bos. Univ.案)中引用Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S案(註28) 說明，雖然「說明書必須能夠實施所主張發明的全部範圍」，「此並非指說明書必須明確交代反覆描述每個請求項的每種可能」。譬如「『說明書不需要揭露該領域公知的內容』」；此論述亦見於AK Steel Corp. v. Sollac & Ugine案(註29)中。由於所在領域的高技術水準以及在創造程式以達成預期結果而無需過度實驗的高可預測性水準，使得此對於電腦實施的發明特別重要。然而，當據以實施的知識在該領域實際上是未知時，申請人便不能依賴熟悉該領域技術人員的知識來提供實施所主張發明的新穎方面所需的資訊。參見MPEP § 2161.01第III節和MPEP § 2164.08。

        CAFC一再主張，說明書必須教示熟悉該領域技術人員如何製造和使用所主張發明的全部範圍而無需過多的實驗。可見Trs. of Bos. Univ.案引用Nat'l Recovery Techs., Inc. v. Magnetic Separation Sys., Inc.案(註30)論述「『可實施性的範圍......是在說明書中揭露的內容加上熟悉該領域技術人員無需過度實驗所能知曉的範圍』」。例如，在Sitrick v. Dreamworks, LLC案(註31)中所討論的請求項目的在將用戶的音頻信號或視覺圖像「整合(integrating)」或「替代(substituting)」到預先存在的視頻遊戲或電影中。儘管這些請求項同時包含視頻遊戲和電影，但說明書僅向技術人員教示如何將用戶圖像替換並整合到視頻遊戲中。CAFC認為說明書「未能據以實施所宣稱申請專利範圍的全部範圍」，因為「熟悉該領域技術人員無法在無需過度實驗的情況下，理解說明書中關於取代或整合用戶圖像於視頻遊戲中，和替代用戶圖像於電影中預存人物圖像的揭露內容」。

        至於請求項的範圍大小，需要關注的是揭露內容所提供的實施範圍對熟悉該領域技術人員而言，是否與請求項所尋求的保護範圍相當。在判斷時，審查人員應該考慮(1)相對於揭露內容而言，請求項的範圍有多大，以及(2)該領域技術人員是否可以製造和使用所主張發明的全部範圍而無需過度實驗，參見MPEP § 2161.01第III節和MPEP § 2164.08。若無法根據說明書實施請求項的全部範圍，則必須做出缺乏可實施性的核駁。有關可實施性要件的更多資訊可參見MPEP § 2164.01到§2164.08內容。

五、結論

        關於美國專利法第112條的審查，自CAFC在2015年的Williamson案與Vasudevan案判決出爐之後，USPTO已逐步調整美國專利法第112條的審查標準，故此次頒布的「第112條審查指南」並沒有大幅改變2015年以來的審查標準，但其彙整CAFC近年來的相關判例，完整闡述美國專利法第112條的規範與審查標準，有利於審查標準的透明性與一致性，對於審查人員而言可更加適切地運用相關的法條與基準，而對申請人而言，則將更有助於電腦實施相關發明專利的說明書撰寫以及對官方審查意見的答辯回應。

※ 註釋