智慧財產專業團體

楊鈞婷、尹重君專利師

一、前言

       去年11月26日，中國科學家宣布世界首例利用CRISPR-Cas9編輯基因之嬰兒在中國誕生，並引發了對於修改人類基因所帶來之安全及倫理上的爭議。CRISPR全名為「群聚且規律間隔之短迴文重複序列(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)」。大約60%的細菌和90%的古細菌具有CRISPR系統以對抗外來的病毒DNA，是細菌及古細菌防禦病毒感染的一種免疫機制。其中CRISPR-Cas9系統是來自於化膿性鏈球菌(Streptococcus pyogenes)，其係利用Cas9內切酶將導引RNA所辨識之病毒DNA序列切斷。而CRISPR-Cas9基因編輯技術除了引發上述爭議外，在美國與歐洲亦引發了專利授予上的爭議。在此，簡要介紹CRISPR-Cas9在歐美所引發的不同專利爭議。

二、案件背景

       CRISPR-Cas9之相關專利，最早是在2012年5月，以任職加洲大學柏克萊分校的珍妮佛-道娜(Jennifer A. Doudna)博士為首的團隊，首先將「利用CRISPR-Cas9系統編輯基因的技術」(如下圖所示)向美國專利及商標局(USPTO)提出臨時申請案(61/652,086)並取得申請日。隨後，在2012年12月以任職由哈佛大學與麻省理工大學共同創立的布洛德研究所(Broad Institute of MIT and Harvard)的張鋒(Feng Zhang)博士為首的團隊，將「在真核細胞中應用CRISPR-Cas9系統編輯基因的技術」向USPTO提出臨時申請案(61/736,527)並取得申請日。

       2013年3月珍妮佛團隊基於上述美國臨時申請案(61/652,086)及後續申請的其它3件美國臨時申請案向USPTO提出正式申請案(US 13/842,859)，同時以該等美國臨時申請案作為優先權基礎案提出國際申請案(International Application，PCT/US2013/032589)並於2014年8月申請進入歐洲地區階段。張鋒團隊隨後亦於2013年10月基於上述美國臨時申請案(61/736,527)及其它4件美國臨時申請案向USPTO提出正式申請案(US 14/054,414)並同時申請加速審查(12-month accelerated examation)(註1)。此外，張鋒團隊在2013年12月以包括上述美國臨時申請案(61/736,527)的12件美國臨時申請案作為優先權基礎案提出國際申請案(PCT/US2013/074819)，並且在2014年5月申請進入歐洲地區階段。

三、美國案之爭議─先發明制度之首先發明人的認定

       現行美國發明法(Leahy-Smith American Invents Act，AIA)就二件以上具相同或實質相同的發明內容之專利申請案或已核准之專利權，是採用「發明人先申請制度(First-inventor to file)」，藉由申請人調查程序(derivation proceeding)來確認先提申之發明是否源自後提申之發明人。此制度是在2013年3月16日正式實施。而美國在AIA生效前之專利舊法是採用「先發明制度(First to invent)」，以專利衝突程序(interference proceeding)來判定何人是首先完成該發明之發明人(First inventor)且僅授予該首先完成之發明人專利權。美國AIA生效後，對於正式申請案之申請日在美國AIA生效日後但優先權日落在美國AIA生效日前的案件，仍是適用舊法的「先發明制度(First to invent)」。

       就本案而言，因為珍妮佛團隊和張鋒團隊皆至少有一件臨時申請案在2013年3月16日前提出而取得申請日，因此適用於「先發明制度」。張鋒團隊在美國專利申請日及優先權日上皆比珍妮佛團隊晚半年以上，但張鋒團隊利用美國專利審查上的加速審查制度，在提出正式申請案的半年後(即2014年4月)，美國專利局就發證授予專利權US 8697359 B1。相較之下，珍妮佛團隊雖然比張鋒團隊先申請但仍在審查之中。嗣後，珍妮佛團隊在其專利審查過程中，修正其專利申請案之請求項並以修正後之請求項與張鋒團隊的專利權案US 8697359 B1存在有專利衝突為由，向美國專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board，PTAB)提出專利衝突程序，以確認誰是首先完成此一發明的發明人。對此，美國專利審理暨訴願委員會(PTAB)於2016年1月正式受理。在經一年多的審理後，美國專利審理暨訴願委員會(PTAB)在2017年2月判定珍妮佛團隊的正式申請案(US 13/842,859)與張鋒團隊的專利權案(US 8697359 B1)並不存在衝突(no interference in fact)，理由是有充足的證據證明在張鋒團隊申請當時的發明所屬技術領域中具有通常知識者根本無法合理預期「源自於原核細胞(例如細菌)的CRISPR-Cas9系統亦能在真核細胞(例如動物和植物)中發揮功用」，亦即無法基於珍妮佛團隊之發明輕易推知張鋒團隊之發明；因此認張鋒團隊之發明並非珍妮佛團隊之發明的簡單擴展延伸或改良者，二案的研究發現未重覆(註2)。是以，張鋒團隊可繼續保有其專利權，而珍妮佛團隊之正式申請案亦可續行審查。

      珍妮佛團隊對此判決不服，在2017年7月向美國聯邦上訴巡迴法院(US Court of Appeal for the Federal Circuit，CAFC)提起上訴。美國聯邦上訴巡迴法院(CAFC)於2018年9月認定美國專利審理暨訴願委員會(PTAB)的判定有充分的證據支持且適用於相關法律標準，並且張鋒團隊的專利權案(US 8697359 B1)與珍妮佛團隊的正式申請案(US 13/842,859)實不存在衝突，因此判決維持美國專利審理暨訴願委員會(PTAB)的判定(註3)。在美國專利戰中，張鋒團隊所獲准之專利權更加地被確定，而珍妮佛團隊的正式申請案至今尚在審查當中。

四、歐洲案之爭議─申請案與據以主張之優先權基礎案的發明人與申請人的相關性

      如前所述，2013年3月珍妮佛團隊以美國臨時申請案(61/652,086)及其它3件美國臨時申請案作為優先權基礎案提出國際申請案(PCT/US2013/032589)並於2014年8月申請進入歐洲地區階段。隨後，張鋒團隊在2013年12月以包括美國臨時申請案(61/736,527)的12件美國臨時申請案作為優先權基礎案提出國際申請案(PCT/US2013/074819)並於2014年5月申請進入歐洲地區階段。

       進入歐洲地區階段後，當珍妮佛團隊還在不斷受到第三方意見(third party observation)(註4)的洗禮時，張鋒團隊已於2015年2月取得歐洲專利權(EP 2771468 B1)。然而好景不常，在張鋒團隊獲准專利後的9個月異議期間，被多方人士提出異議(opposition)(註5)，其中包括珍妮佛團隊中的微生物學家Emmanuelle Charpentier所創立之生技公司CRISPR Therapeutics AG。其等異議的理由相當多，其中一個最重要的爭議是在於張鋒團隊最早的二件優先權基礎案是否能被認可；若最早的二件優先權基礎案不被認可，則有二件在該最早二個優先權日之後而在正式申請日之前公開的論文會變成有效前案，進而造成張鋒團隊之專利因不符合新穎性要件而被撤銷。

      此爭議的核心在於：張鋒團隊最早的優先權基礎案P1、P2(即美國臨時案(a)、(b))是在美國AIA生效日(2013年3月16日)之前所提出申請的；根據美國在AIA生效前之專利舊法，美國臨時案之發明人等同於申請人；然而，張鋒團隊最早的優先權基礎案P1、P2之發明人(即申請人)Luciano Marraffini博士及其繼受人--洛克菲勒大學，皆未列為國際申請案的發明人/申請人，亦未簽署優先權轉讓文件給國際申請案所列之發明人/申請人。因此，異議人士主張張鋒團隊不得以該最早二件美國臨時案主張優先權。

      詳言之，如下表所示，該最早二件美國臨時案所列之發明人有8位，其中前7位是哈佛大學、麻省理工大學或其等共同創立之布洛德研究所的職員或學生，而第8位是任職於洛克菲勒大學(Rockefeller University)的Luciano Marraffini博士。然而，張鋒團隊之國際申請案僅列了張鋒等4位發明人，未列出Luciano Marraffini博士；申請人亦僅列了哈佛大學、麻省理工大學及布洛德研究所，未列出Luciano Marraffini博士所任職的洛克菲勒大學。

       在異議程序中(註6)，就優先權問題，張鋒團隊主要的主張是：歐洲專利局(European patent office，EPO)沒有權力評估優先權的合法權利(legal entitlement)，此應是各國家之國內法院所管轄的事項；再者，第一申請案(first application，即優先權基礎案)為共同/多個申請人時，歐洲專利公約(European Patent Convention，EPC)第87條所規定之「任何人『已提出申請』並『主張優先權利益』」中的「任何人」一詞應解釋成「共同申請人中的任一位或部分人士」，且又其中所謂的「已提出申請的任何人」應根據提出第一申請案的所在國家之法律來解釋，在本案中應用美國法律解釋。

       惟，異議部門以下述理由不同意張鋒團隊的主張。首先，歐洲專利公約(EPC)第87條第1項即為EPO審查優先權合法權利的充分法律基礎，EPO有權評估所主張之優先權是否符合有效優先權的「形式上要件」和「實質上要件」；其中，實質上要件包括「是否符合同一發明」及「後續申請案是否在12個月期限內申請」，形式要件包括「是否有聲明主張優先權」及「申請人/權利所有人或其繼受人是否為優先權基礎案的申請人」，而不論究優先權的真正歸屬(rightful ownership of the priority right)。特別是，依歐洲專利公約(EPC)第54(3)條，EPO之新穎性審查是以申請案之申請日及公開日為準，若該申請案有主張優先權，則以該優先權日取代其申請日來審查新穎性。因此，EPO在審查上必須先評估所主張之優先權是否有效，才可進一步審查發明的新穎性。

       再者，歐洲專利公約(EPC)第87條中的「任何人」應被解釋成「所有申請人」，此不但與EPO實務及判例法相符，亦與相關國家的國內案例相符。EPO所建立之實務，如「審查指南(Guidelines for examination)」所載，明確地要求第一申請案和後續申請案的申請人一致。上訴委員會(Boards of Appeal)亦曾闡明：原則上，第一申請案和後續申請案的申請人必須是相同的；先申請案若由二個申請人共同申請，該二個申請人成為法律一體(legal unity)共享優先權。此外，若允許每一個先申請案的共同申請人單獨或與其他共同申請人以不同的組合，申請後續申請案並主張優先權，將導致授予多重專利的風險增加及相同內容的訴訟程序倍增，而不利於公眾。

       最後，巴黎公約(Paris Convention，PC)和歐洲專利公約(EPC)皆是確認正式申請第一申請案的行為會產生可主張優先權的權益，而不會產生對所請發明的實質法定權利(substantive entitlement to the invention claimed)(註7)。根據巴黎公約(PC)和歐洲專利公約(EPC)，有權主張優先權的利益均來自第一申請案的正式申請，而無關乎發明人的狀態(status)。上訴委員會的判例法亦規定，為了適用優先權，歐洲專利公約(EPC)制度的基本原則是既不考慮發明人的狀態，亦不考慮發明人對申請標的之具體貢獻。

        因此，基於在提出國際申請案前，Dr. Marraffini未轉讓優先權給國際申請案的申請人，且Dr. Marraffini於2013年轉讓優先權給洛克菲勒大學後，洛克菲勒大學亦未轉讓優先權給國際申請案的申請人；異議部門認定張峰團隊無法享有最早二件美國臨時案的優先權。因此，張鋒團隊可合法主張的最早優先權日變成第三件美國臨時案(61/758468)的申請日(2013年01月30日)。然而，就在最早二件美國臨時案申請案之申請日後、第三件美國臨時案申請案之申請日前，有二件有效前案，因此EPO異議部門以張鋒團隊之專利權案在新的最早優先權日前已有相關技術內容為公眾所知而不具新穎性為由，撤銷其歐洲專利權。張鋒團隊對此撤銷決定已提出上訴，目前尚審理中。

五、結論

       雖然張鋒團隊的歐洲專利權案仍在上訴中，尚未有定論。但由張鋒團隊在歐美所引起的專利爭議可知，張鋒團隊的發明就專利的本質而言，是具有可專利性者。然而，卻因歐洲與美國對專利法規的認定不同而造成不同的結果。因此，若欲在各國進行專利佈局，務要小心各國間專利制度的差異；在找尋專利事務所代辦專利申請事務時，亦要選擇熟稔各國專利制度且實務經驗豐富者，以避免因形式上的細節問題而失去原本可得之專利權。

※ 註釋