智慧財產專業團體

宋逸婷、許瑾虹

(承上期)

(2) 在先姓名權

     a. 「李娜」商標無效宣告案(註49)

        因「李娜」為中國大陸普通公眾常用自然人姓名，在案證據不足以證明爭議商標核定使用的手繡、機繡圖畫等商品上「李娜」已與著名網球運動員「李娜」形成穩定的對應關係，且爭議商標整體表現形式也無故意攀附網球運動員李娜聲譽的明顯意圖，因此，爭議商標並未唯一指向網球運動員李娜，不會導致相關公眾誤認爭議商標與網球運動員李娜具有關聯關係，故不能認定爭議商標的註冊損害了申請人主張的姓名權。

     b. 「馬斯克Musk」商標不予註冊復審案(註50)

        Elon Musk為美國特斯拉(Tesla)汽車公司執行長，2012年為Forbes雜誌獲選為全球權勢人物榜第66位，2013年被美國時代週刊評選為當年度全世界100位最具影像力的人物之一，大陸新浪網、搜狐網等網路媒體有對其進行宣傳介紹，相關報導足證被異議商標註冊申請前，Elon Musk已經具有一定社會知名度，已為中國大陸相關公眾所知曉。同時考慮到「馬斯克Musk」並非固定漢語搭配詞組，申請人未經許可，擅自以自己名義將「Musk」及其中文翻譯「馬斯克」作為商標申請註冊，具有惡意，容易造成相關公眾的混淆，致使Elon Musk的姓名權受到損害，商標評審委員會故而判定被異議商標違反商標法第32條前段之規定。

     c. 「雅鹿晗」商標無效宣告案(註51)

        爭議商標為中文「雅鹿晗」，完整包含「鹿晗」，無明確含義，在爭議商標申請日前，知名藝人「鹿晗」已經具有一定知名度，爭議商標申請人未經授權申請商標註冊使用在書包、手提包等商品上，該註冊行為主觀尚難謂巧合，客觀上具有不正當利用「鹿晗」姓名的知名度和影響力而實現經濟利益的目的，商標評審委員會因而判定爭議商標違反商標法第32條前段之規定。

        商標法第32條前段就名人姓名權之保護，其適用要件，本刊於20卷7期「有關名人姓名之商標案例探討」一文已有詳盡解說。

(3) 在先著作權

     a. 「TVB及圖」商標無效宣告案(註52)

        在案證據顯示，在爭議商標申請日前，申請人已對其「三色台圖形標誌」進行了長期持續的宣傳使用，且「三色台圖形標誌」註冊為商標的時間遠早於爭議商標申請日，由於並無相關證據能推翻前述事實，故可以認定申請人對「三色台圖形標誌」作品享有在先著作權。

        「三色台圖形標誌」作品為申請人使用在電視廣播服務上的台標，其經過宣傳使用已具有一定的知名度，被申請人具有接觸到申請人圖形作品的可能性。爭議商標的圖形與申請人的「三色台圖形標誌」作品視覺印象上如出一轍，已構成著作權法意義上的實質性近似。商標評審委員會因而判定被申請人未經申請人許可獲同意，申請實質性近似之爭議商標註冊，損害了申請人所享有的在先著作權。

     b. 「LNSME及圖」商標無效宣告案(註53)

        申請人提交之據爭美術作品之登記證書，其登記日晚於爭議商標申請日，雖然作品登記證書上的創作完成日與首次發表日均早於爭議商標申請日，但鑑於此二種日期均為申請人自述，國家版權局對此不進行實質審查，在申請人並未提交作品創作過程等其他證據予以佐證之情況下，商標評審委員會認為：僅憑美術作品登記證書不能認定申請人對其主張之美術作品享有在先著作權，同時，申請人提交的證據不能證明該作品在爭議商標申請日前，作為美術作品進行過公開發表，以致被申請人有接觸到上述作品的可能。由此判認本案無效宣告申請不成立。

     c. 「加德斯JIADESI及圖」商標無效宣告案(註54)

        由申請人檢證可知，其主張之作品「加德斯GATES及圖」(涉案作品)與爭議商標構成實質近似，涉案作品於2005年提出商標註冊申請，並從2008年開始在廣州市作為店鋪招牌使用至今，結合其提交的作品登記證書可以認定申請人對涉案作品享有在先著作權，申請人涉案作品在爭議商標申請日前已作為商標公開使用於市場活動中，而申請人與被申請人為廣東地區的同行業者，存在接觸該作品的可能，在此情況下，申請人未經許可註冊爭議商標損害了申請人的在先著作權。

        上述3例均是最高人民法院「商標授權確權案例」施行之後做成之裁決，可見著作權登記並非判定是否享有著作權之決定性因素，只要有其他足夠證據予以佐證，縱使沒有在先登記，或者登記時間在後，亦可以被認定為著作之權利人。

(4) 其他在先權益

     a. 「新笑傲江湖」商標無效宣告案(註55)

        「笑傲江湖」為金庸先生知名小說作品，於1969年創作完成，該作品擁有廣大的讀者群體，小說作品本身及作品名稱在相關公眾中均具有較高的知名度和影響力，「笑傲江湖」文字已與金庸先生建立了固定的對應關係。而爭議商標「新笑傲江湖」僅較該小說作品名稱多一個「新」字，二者在文字組成、呼叫及含義上均構成實質性相近，且爭議商標指定使用的「在電腦網絡上提供在線遊戲、錄影帶發行、娛樂」等服務是當下小說作品行業通常可能涉及到的衍生服務行業，爭議商標指定使用在上述服務項目上容易使相關公眾誤以為上述服務項目與知名小說作品的作者具有關聯關係，或者已經獲得了作者授權，從而對使用了爭議商標的服務產生好感與信任感，此已不當利用了金庸先生基於知名小說作品名稱而享有的商業信譽，擠佔了作者基於該知名小說作品名稱而享有的商業價值和交易機會，商標評審委員會據以判定爭議商標損害了金庸先生小說作品名稱的在先商品化權益，違反了商標法第32條前段之規定。

        商標評審委員會解析此案，稱商標法第32條後段規定所指的「在先權利」應作廣義理解，不僅包括現行法律已有明確規定的在先法定權利，也包括民事主體依法(包括民法通則、侵權責任法)享有的受法律保護的其他合法權益。本案申請人所主張的「商品化權」，指的是權利人具有的將知名形象、知名作品名稱等相關標識與商品(服務)結合，投入商業性使用而取得經濟利益的權利，由於該權利並非法定的民事權利類型，故在此將其稱為「商品化權益」為宜。當小說作品名稱因具有一定知名度而不再單純局限於小說作品本身，與特定商品或服務的商業主體或商業行為相結合，小說相關公眾將其對於小說作品的認知與情感投射於小說名稱之上，並對與其結合的商品或服務產生信任感和消費需求，使權利人藉此獲得小說出版發行以外的商業價值與商業機會時，則該小說作品名稱可以構成「商品化權益」。被申請人抗辯稱作品名稱商品化權無法律明文規定，不應得到保護，對此，商標評審委員會認為，如知名小說作品名稱被排斥在受法律保護的民事權益之外，允許其他經營者隨意將他人知名小說名稱作為自己商品或服務的標識註冊為商標，藉此快速佔領市場，獲得消費者認同，無疑會放縱搶註行為，損害權利人的合法權益，並與商標法的立法目的相違背。因此，將具有商業價值的知名小說名稱作為民事權益予以保護，將鼓勵智慧成果的創作並促進文化事業的發展。

     b. 「太空堡壘·卡拉狄加 BATTLESTAR GALACTICA」商標無效宣告案(註56)

        在案證據可以證明，申請人環球影業公司是「BATTLESTAR GALACTICA」系列電影的發行機構，「太空堡壘·卡拉狄加 BATTLESTAR GALACTICA」是申請人自2003年以來出品的美國軍事科幻題材的經典劇集、電影名稱，在爭議商標申請日前已經在中國大陸進行了廣泛的宣傳和播放，「太空堡壘·卡拉狄加 BATTLESTAR GALACTICA」作為知名影視作品的名稱，已為相關公眾所熟悉，具有了較高的知名度。爭議商標的文字與上述作品名稱相同，指定使用於「紙牌、棋盤遊戲器具」等商品是當下電影產業通常可能涉及到的衍生商品，爭議商標使用於上述商品，容易使相關公眾誤以為上述商品與知名系列影視作品「太空堡壘·卡拉狄加 BATTLESTAR GALACTICA」的發行方具有關聯，或已獲得授權，從而對使用了爭議商標的上述商品產生好感與信任感，此已不當利用申請人基於同名系列影視作品名稱而享有的商業信譽，擠佔了申請人基於該知名系列影視作品名稱而享有的市場優勢地位與交易機會。商標評審委員會故而判定爭議商標損害了申請人基於同名系列影視作品名稱而享有的在先權益，違反了商標法第32條前段規定。

        商標評審委員會評析此案時指出，商標法第32條中「在先權利」應作廣義理解，即除了商標權之外的其他法定權利和應予保護的其他合法在先權益均可作為本條的在先權利予以保護。申請人主張的「商品化權」確非現行法律所明確規定的民事權利或法定民事權益類型，但當電影名稱或電影人物形象及其名稱因具有一定知名度而不再單純局限於電影作品本身，與特定商品或服務的商業主體或商業行為相結合，電影相關公眾將其對於電影作品的認知與情感投射於電影名稱或電影人物名稱之上，並對與其結合的商品或服務產生移情作用，使權利人據此獲得電影發行以外的商業價值與交易機會時，則該電影名稱或電影人物形象及其名稱可以構成適用商標法第32條「在先權利」予以保護的合法在先權益。

適用要件

        欲適用此規範，必須是以「不正當手段」搶先註冊他人「已經使用」並「有一定影響」的商標，在實務認定上，「不正當手段」相當於惡意的概念(註57)，而所謂「已經使用」並「有一定影響」的商標，係指在中國大陸已經具體在先使用於同一或類似商品上，並為一定地域範圍內相關公眾所知曉的未註冊商標。「有一定影響」相當於知名度的概念，可透過相關公眾對該商標的知曉狀況及該商標所持續使用的時間及地理範圍等因素加以判斷，其知名度尚無須到達商標法第13條所規範馳名商標的程度，二者在公眾的熟悉程度與商標使用廣泛程度上有差別。

案例分析

    (1) 「百變星」商標無效宣告案(註58)

        商標評審委員會認為，申請人之關聯公司於爭議商標申請日前在雜誌上刊載「百變星」系列抽屜的宣傳資料，並向多家企業銷售「百變星」系列抽屜套裝，可以證明在爭議商標申請日前，申請人已在先使用「百變星」商標並具有一定影響。另考慮到「百變星」並非固有詞彙，具有一定獨創性，且被申請人為傢俱公司，與申請人及其關聯公司經營範圍存在一定交叉。被申請人在與「抽屜」商品類似或關聯密切的「傢俱、傢俱用非金屬附件」商品上註冊與「百變星」商標高度近似的爭議商標，容易導致相關公眾認為爭議商標核定使用的相關商品與申請人「百變星」商標使用的商品是同一主體提供的，或者其提供者之間存在特定聯繫，從而損害申請人商標權益。故爭議商標在「傢俱、傢俱用非金屬附件」商品上的註冊已構成商標法第32條所指「以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標」之情形。
        商標評審委員會評析此案件指出，商標法對在先使用並有一定影響商標的保護是從維護誠實信用原則的立法宗旨出發，以制止商標惡意搶註行為，此條款是對商標註冊制度的有效補充。「在先使用並有一定影響」是一個相對的、動態的概念，應當結合個案情況綜合判斷。保護範圍雖然原則上應以相同或類似商品為限，但在具體案件中綜合考慮商標顯著性、知名度、近似程度以及主觀惡意等因素，也可適當擴展至關聯性較強的商品(突破區分表之分類)。

    (2) 「陌陌」商標無效宣告案(註59)

        爭議商標獲准註冊核定使用在第45類交友服務、婚姻介紹等服務上。申請人以違反商標法第32條等規定對此商標提出無效宣告申請。商標評審委員會經審理認為，從申請人提交的關於陌陌社交APP線下推廣活動資料、廣告宣傳、媒體報導等可知，在爭議商標申請日前，申請人開發的基於地理位置的「陌陌」移動社交產品在促進陌生人交友服務上已具有一定的影響；原被申請人作為電腦軟件開發等服務的提供者對申請人上述「陌陌」商標應當有所知曉，其將與申請人商標完全相同的「陌陌」文字註冊在與移動社交交友服務密切相關的交友服務、婚姻介紹服務上，已構成修改前商標法第31條(即現行法第32條)所指的「以不正當手段搶先註冊他人已經使用並具有一定影響的商標」之情形。爭議商標核定使用的其餘服務與申請人「陌陌」商標所使用的移動社交交友服務在服務內容等方面存在較為明顯的差別，不屬於類似服務，故爭議商標在其餘服務上的註冊未構成修改前商標法第31條所指的「以不正當手段搶先註冊他人已經使用並具有一定影響的商標」之情形。

        商標評審委員會評析此案例時指出，此條款是基於誠實信用原則，對已經使用並有一定影響商標予以保護，制止以不正當手段搶註行為，彌補嚴格實行註冊原則可能造成不公平後果的不足。在制止第三人基於不正當目的將他人在先使用的商標搶先註冊的行為中，應對「一定影響」的程度和「不正當手段」的情形予以綜合考慮，看該未註冊商標是否在中國大陸境內實際使用並為一定範圍的相關公眾所知曉、該「一定影響」是否及於系爭商標所有人，系爭商標所有人是否明知或者應知該商標的存在等。

適用要件

        依據「以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標註冊審理標準」之規定，下列4種情形屬於本條所指的「以其他不正當手段取得註冊」：1、系爭商標申請人申請註冊多件商標，且與他人具有較強顯著性的商標構成相同或者近似的；2、系爭商標申請人申請註冊多件商標，且與他人字型大小、企業名稱、社會組織及其他機構名稱、知名商品的特有名稱、包裝、裝潢 等構成相同或者近似的；3、系爭商標申請人申請註冊大量商標，且明顯缺乏真實使用意圖的；4、其他可以認定為以不正當手段取得註冊的情形。

案例分析

(1) 「鈴聲多多」商標無效宣告案(註60)

        「鈴聲多多」商標核定使用在第42類「技術研究」等服務上，本案申請人對爭議商標提出無效宣告請求，主張：申請人是電腦及手機應用軟體的研發及銷售企業，其與百度開發者、安卓市場、華為開發者聯盟、小米應用商品等多個移動應用平台均有所合作。被申請人先後在電腦及網路應用軟體領域的多個類別的商品和服務上申請註冊了近100件商標，且大部分均為他人的知名商標，已經超出個人的經營範圍，其行為具有明顯的複製、抄襲及摹仿他人商標的故意，擾亂了正常的注冊商標管理秩序，並有損公平競爭的市場秩序。申請人依據商標法第44條第1款規定請求宣告爭議商標無效。

        商標評審委員會經審理認為，被申請人先後在多個類別的商品或服務上申請註冊了包括「地鐵酷跑」、「摩拜單車」、「OFO」、「英語流利說」等多件與他人知名商標相近的商標，該行為難謂巧合，且被申請人未提交證據證明其多件商標註冊的正當性。據此，被申請人行為具有明顯的複製、抄襲及摹仿他人知名商標的故意，且其大量註冊行為明顯超出正常的生產經營需要。該類搶註行為擾亂了正常的商標註冊管理秩序，並有損於公平競爭的市場秩序。故爭議商標已構成商標法第44條第1款規定所指「以其他不正當手段取得註冊」的情形。因此，爭議商標依法應予以無效宣告。

(2) 「爽歪歪」商標無效宣告糾紛二審行政判決(註61)

        二審法院認為，娃哈哈公司之「爽歪歪」商標在訴爭商標申請日前，於飲料等商品上具有較高知名度，訴爭商標申請人在對此情況知曉的情形下，在「人用藥」等商品上申請註冊完全一致的商標，同時，其先後申請註冊了「乳娃娃」、「爽歪歪」等150餘枚商標，並對部分商標公開在網上進行出售，遠遠超出了經營的正常需要，屬於擾亂了正常商標註冊管理秩序，有損於公平競爭的市場秩序行為，雖然訴爭商標申請人在一審訴訟階段提交了訴爭商標在創口貼、清熱解毒口服液等商品上的商標授權許可等證據，但是其申請註冊本件訴爭商標之行為已經違反商標法第44條第1款之規定。

  四、結論

        由於兩岸社會經濟的高度發展，資訊之流通十分快速便利，許多有心人士會藉著攀附他人商標，以達到節省行銷預算、迅速擴張知名度之目的，更有藉此綁架商標、要求真正權利人支付價金贖回商標之情形，使得真正權利人難以行使其權利，並蒙受商業上之損失。商標搶註事件在兩岸屢見不鮮，釜底抽薪之道，當以先申請為首要，其次才是通過防止搶註條款排除他人搶先註冊，然欲受到防止搶註條款之保護，商標具有足夠識別性仍然是黃金標準，除此之外，因給予未註冊之商標保護本即例外情形，主張之人必須善盡舉證責任，倘有委外設計商標或者對於商標創用過程之相關文件，皆應妥善保存，以證明自身創用商標之特殊原由，以備不時之需，至於惡意部分，倘若商標遭到無契約、地緣、業務往來等具體明確關係之人搶註，在主觀要件之舉證部份，台灣實務上普遍可接受因「同業關係」進而知悉商標，屬於商標法第30條第1項第12款「其他關係」之範疇，然中國大陸商標法第15條第2款中所稱之「特定具體關係」，在大陸當前實務上，一般並不單獨採認「同業關係」作為推定明知他人商標存在之依據，必須結合其他具體因素，才能據以判斷確因該同業關係進而知悉商標存在，採認標準相對較嚴。也正因中國大陸「山寨」之風盛行，常見有世界各國知名商標之山寨版，然真正權利人欲主張權利時，卻因尚未在中國大陸實際使用或者無法具體舉證二造當事人之間的特定具體關係，而落入「有冤無處伸」之窘境，因此，本文建議，若經費許可，應防患未然，廣泛申請防禦性商標註冊，也就是盡可能「山寨」自己之商標，將類似之文字、文字組合或者圖形皆設計成一系列商標申請保護，如此一來，他人將無機可乘。

※ 註釋