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(1)

此條第1款規定一般簡稱代表人或代理人搶註，此款規定係基於巴黎公約第6條之7而來，旨在禁止代理人或者代表人惡意搶註的行為。要適用該條款，須符合以下要件：i、系爭商標的註冊申請是以代理人或者代表人自己的名義提出的，或非以其名義申請但有證據證明與代理人或代表人有串通合謀行為者，ii、系爭商標與被代理人、被代表人商標相同或近似，iii、系爭商標指定使用在與被代理人、被代表人的商標使用的商品/服務相同或者類似的商品/服務上，iv、代理人或代表人不能證明其申請註冊行為已經過授權。其中如何判定是否有代理或代表關係的存在相當重要(註27)，依「擅自註冊被代理人或者被代表人商標審理標準」(註28)，所謂的代理人，不僅包括中華人民共和國民法通則、合同法中規定的代理人，也包括基於商事業務往來而可以知悉被代理人商標的經銷商。而代表人係指具有從屬於被代表人的特定身份，執行職務行為而可以知悉被代表人商標的個人，包括法定代表人、董事、監事、經理、合夥事務執行人等人員。

(2)

此條第2款規定在「商標審查及審理標準」中稱特定關係人搶註，「特定關係人搶註他人在先使用商標審理標準」(註29)列出此款之適用要件有：i、他人商標在系爭商標申請之前已經使用，ii系爭商標註冊申請人與商標在先使用人存在合同、業務往來關係或其他關係，因該特定關係註冊申請人明知他人商標的存在，iii、系爭商標指定使用在與他人在先使用商標相同或者類似的商品/服務上，iv系爭商標與他人在先使用商標相同或者近似。並且提到對於合同、業務往來或者其他關係範圍之界定，以保護在先權利，制止不公平競爭為落腳點，只要因合同、業務往來關係或者其他關係而明知他人在先使用商標存在搶註的，均應納入本款規定予以規制，此審理標準並已列出常見的10種合同、業務往來與其他關係(註30)；「最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定」(此司法解釋一般簡稱「商標授權確權規定」)(註31)第16條亦將該款中「其他關係」如何認定進行列舉，但不限於列舉的5種情形：親屬關係、勞動關係、營業地址鄰近、曾就達成代理或代表關係進行過磋商但最後並未形成代理代表關係、曾就達成合同或業務往來關係進行過磋商但最後並未形成合同或業務往來關係。實務上，關於此條款規定之「特定關係」，一般認為不包含同業關係，至於「在先使用」，除了實際於中國大陸先使用於同一或類似商品外，尚包含為了投入中國大陸市場而進行的實際準備活動(意味著尚未於中國大陸使用亦包含在內)，然而，此條款對先使用之規模並無要求，亦即只需證明已經使用，無須證明商標通過使用具有一定影響。(註32)

(3)

商標法第15條第1款與第2款均在規範商標申請人與先使用人間具有特定關係時之搶註商標行為，二者適用上之重要區別在於商標申請人與先使用人之間聯繫的緊密程度，也就是代理、代表關係是否成立。第1款必須成立代理、代表關係，只要關係成立縱使在前面的磋商階段，申請人因具特定關係而明知他人商標存在，即對該他人負有一定的誠信義務，也就是說，申請註冊時間無論早於或晚於代表代理關係存續期間。甚至，只要成立了代理、代表關係，縱使商標申請人並非代理人、代表人本身，只要與其存在親屬關係等特定身份關係，就可以推定其與代表人、代理人惡意串通以申請註冊，亦可適用第1款規定。

(1)

第15條第1款因串通合謀行為而可視為代表人搶註--「新東陽高爾夫球場」商標不予註冊復審案(註33)。

        「新東陽高爾夫球場」商標(下稱被異議商標)由福建新東陽體育娛樂有限公司(不予註冊復審申請人，即原被異議人)提出註冊申請，指定使用在第41類高爾夫球場設施、健身俱樂部等服務上。新東陽股份有限公司(即原異議人)以被異議商標的申請註冊違反了商標法第15條等規定為由，向商標局提出異議申請。商標局認為被異議商標的註冊申請違反了商標法第15條第1款的規定，應不予註冊。

        福建新東陽體育娛樂有限公司(以下稱申請人)不服商標局上述決定，依法向商標評審委員會申請復審。主要理由為：商標評審委員會在申請人創始人麥石來先生與新東陽股份有限公司(原異議人)之間關於「新東陽」商標的眾多案件中，均已在先認定申請人創始人註冊「新東陽」及含有「新東陽」文字的商標未違反商標法第15條第1款之規定。故請求核准被異議商標註冊。對此，原異議人提出意見稱：申請人法定代表人與原異議人存在代表關係。被異議商標的註冊惡意明顯。請求不予核准被異議商標註冊。

        商標評審委員會經審理認為，最高人民法院(2013)知行字第99號行政裁定書認定，「由於麥石來曾為原異議人的副董事長，現在仍為其董事、股東，並且曾擔任由原異議人投資的上海新東陽食品有限公司的負責人，因此能夠認定麥石來與原異議人形成代表關係，存在關聯關係。同時，本案申請人系麥石來所設立，其行為與麥石來具有主觀的合謀，申請人的行為應視為麥石來的行為。麥石來通過其實際控制的申請人的名義申請註冊被異議商標，故申請人可以視為商標法第15條所稱的代表人。」本案申請人申請註冊的提供高爾夫球場設施、健身俱樂部等服務與原異議人「新東陽」商標在臺灣地區使用的餐廳業、旅館、飯店業等服務具有較強關聯性。其在未經原異議人授權的情況下，擅自在大陸地區申請註冊被異議商標屬於商標法第15條第1款所指的「未經授權，代表人以自己的名義將被代表人的商標進行註冊」之情形。綜上，商標評審委員會對被異議商標發出不予註冊決定。

        本案例情況即上述審理標準所述之「對於雖非以代表人名義申請註冊被代表人的商標，但有證據證明，註冊申請人與代表人具有串通合謀行為的，可以視其為代表人，該搶註行為屬於商標法第15條第1款所指代表人的擅自註冊行為」，此外，兩商標指定/使用服務(高爾夫球場設施、健身俱樂部等/餐廳業、旅館、飯店業等)雖非「類似商品和服務區分表」(簡稱「區分表」)上之類似服務，但因實際上具有較強關聯，使得商標評審委員會基於特定關係人的搶註惡意，做出了突破區分表分類的裁決。

(2) 

第15條第1款曾經任職之代表人搶註--「清祿Ching Luh」商標無效宣告案(註34)

        申請人清祿鞋業股份有限公司於2017年6月15日對第10808486號「清祿Ching Luh」商標(下稱爭議商標)提出無效宣告請求申請，主張爭議商標之共同申請註冊人謝相賢(即被申請人)申請註冊此商標違反修改前商標法第15條(現行法列於第15條第1項)等規定。

        商標評審委員會認為，據申請人提交的證據可以證明，申請人於1969年創立，其中文字號為「清祿」，英文字號為「Ching Luh」，且申請人的代表人為「蘇清祿」，申請人對其主張在先使用的」清祿Ching Luh」商標具有合理淵源，又案外人於爭議商標申請註冊前即在百度百科、華人百科、互動百科搜索引擎中編輯了「清祿集團」的介紹信息，且互動百科及百度百科中的介紹信息中體現了申請人「清祿Ching Luh」標識，而申請人為運動鞋代工生產商，並在其生產經營中使用了「清祿Ching Luh」商標。被申請人於爭議商標申請註冊前曾就職於申請人企業，二者具有勞動合同關係，也有勞保保險申報表、勞動契約、員工數據卡等可以證明。綜合考量，商標評審委員會認為，被申請人在與申請人所主要從事的鞋類加工行業所涉及的皮革加工、染鞋等相同或類似服務上，申請註冊與申請人在先使用「清祿Ching Luh」商標在文字構成、字形、呼叫等方面高度近似的爭議商標的行為，屬於具有業務往來關係或其他關係，從而得以明知被代理人商標存在而進行搶註的行為。

(3)

第15條第1款經銷關係之代理人搶註—「MORA」商標不予註冊復審案(註35)

        復審申請人(原被異議人麥德特瑞克公司之授權使用人)向商評委申請不予註冊復審，被申請人(原異議人)參加不予註冊復審，並提交雙方經銷協議、代理合同、進行商業交易的發票、原被異議人官網顯示信息、原被異議人出版的「MORA」品牌基礎教程等證據，商標評審委員會認為可以形成證據鏈證明在被異議商標申請日前，原被異議人曾作為「MORA」品牌代理商，進而可知悉麥德特瑞克公司產品及商標，卻在未經授權的情況下，以自己名義在醫療機械和儀器等相同或類似商品上將麥德特瑞克公司在先使用的「MORA」商標進行註冊，已構成商標法第15條第1款所指情形，應不予註冊。

(4)

第15條第1款因串通合謀行為而可視為代理人搶註--「BG CF5及圖」商標一審行政判決(註36)

        一審法院認為，根據博格產品公司(本案第三人)與鄒亞雄(原告代表人)簽訂的合作意向書、經銷商協議可知，1994年至2012年博格產品公司授予鄒亞雄作為全權營銷代表在中國大陸部分省市宣傳、營銷並銷售博格公司及其子公司、分公司生產的產品。雖然經銷商協議中確有「並未授予進口商作為營銷者代理人和法定代表人地位「的字樣，但是一審法院認為根據「商標授權確權規定」第12條之規定，以及從合作意向書、經銷商協議的合同內容及履行來看，鄒亞雄已經構成具有經銷、代理等銷售代理關係意義上的代理人，而鄒亞雄又是原告代表人，故原告於2010年12月31日申請註冊訴爭商標之行為是基於串通合謀之搶註行為。

(5)

第15條第2款因業務往來明知他人在先商標之搶註--「Mossy Oak」商標無效宣告案(註37)

        2001年起，無效宣告申請人哈斯戶外公司之被授權人長利廠即取得申請人之授權，生產「Mossy Oak」(爭議商標)系列迷彩圖案的水轉印紙張，並於2003年起向申請人「Mossy Oak」品牌產品的授權加工商提供水轉印服務。商標評審委員會審理認為，「Mossy Oak」並非固有的常見詞彙，本身獨創性極強，被申請人山姆電器公司向長利廠下的訂單上面顯示著爭議商標「Mossy Oak」，數筆訂單日期均早於爭議商標申請日，亦即被申請人在申請爭議商標註冊之前曾與申請人之授權廠商有數度商業往來，加之被申請人雖未承認其與申請人間具有業務往來關係，但承認自己承接全球四分之一之槍瞄之貼牌代加工業務。而爭議商標核定使用的望遠鏡等商品與申請人戶外產品屬於相同或類似商品，或者商品之關聯性極強，故商標評審委員會認為基於上述事實，足以推論被申請人有明知申請人商標存在而在同一或類似商品上搶註之主觀惡意，進而判認爭議商標之註冊違反商標法第15條第2款之規定。

(6)

第15條第2款因其他關係明知他人在先商標存在之搶註--「科麥」商標不予註冊復審案(註38)

        案外人郭麗萍曾是上海科麥公司(商標先使用人)濟南辦事處的員工，顯然知道上海科麥公司在先使用但未註冊的科麥文字及圖商標，而搶先註冊，又將該商標轉讓予濟南科麥公司，而濟南科麥公司(爭議商標註冊人)的法定代表人林濤與郭麗萍二審案件中的委託代理人是同胞兄弟，可得知林濤也同樣知曉上海科麥公司在先使用但未註冊的科麥文字及圖商標的事實，在此情況下，濟南科麥公司仍然在2011年申請註冊「科麥」文字商標，其行為屬於商標法第15條第2款規定的就同一種商品或類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的未註冊商標相同或者近似，申請人(濟南科麥公司)與該他人(上海科麥公司)具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在的情形。

(1)

欲以在先字號權為據撤銷他人在後商標，需字號的登記、使用日早於該在後商標申請日，且該字號在中國大陸相關公眾中具有一定的知名度，該在後商標容易導致相關公眾產生混淆，致使在先字號權人的利益可能受到損害(註41)。

(2)

欲以在先姓名權為據撤銷他人在後商標，需在後商標與在世自然人的姓名相同(註42)，未經許可使用了完全相同的文字或翻譯，因在先姓名權人在社會公眾當中具有相當知名度，致使在後商標於公眾的認知中指向該姓名權人，給他人姓名權造成或可能造成損害。

(3)

欲以在先著作權為據撤銷他人在後商標，依照「商標審查及審理標準」所示標準，需在後商標與他人享有在先著作權的作品相同或者實質相似，在後商標申請人可得接觸到他人享有著作權的作品，卻未經許可申請商標註冊。商標實務操作上，在各個搶註條款當中，享有在先著作權相對容易舉證，因為不像主張在先商標需要受指定商品類似與否的拘束，故以在先著作為依據成功撤銷他人搶註商標之例比比皆是。在2017年3月1日「商標授權確權規定」施行之後，曾有論者認為依照該司法解釋第19條第2款(註43)規定，著作權登記證書登記時間若在系爭商標申請日後，相較於以往，需要有其他更有利證據來證明權屬，亦即在後登記的著作權恐怕已不如以往那麼容易被認可為證明著作權歸屬的初步證據。然而近來實務在認定著作權屬上似乎未有如此明顯變化，應僅是將著作權登記日期視為眾多判斷權屬之初步證據之一，並非決定性依據。

a.

「布加迪威龍酒店與度假村BUGATTI VEYRON HOTELS AND RESORTS」商標無效宣告糾紛第一審行政訴訟(註44)

        北京知識產權法院審理認為，原告布加迪國際有限公司，登記、使用其中英文字號「布加迪BUGATTI」的時間早於訴爭商標申請日，在案證據足以證明該中英文字號於訴爭「布加迪威龍酒店與度假村BUGATTI VEYRON HOTELS AND RESORTS」商標申請日前在汽車商品上均已具有較高知名度與影響力，且訴爭商標顯著識別部分與原告獨創性較強的中英文字號完全相同，而訴爭商標指定使用的汽車旅館服務與原告賴以知名的汽車商品亦具有一定關聯性，此部分被告(即商評委)裁定予以無效宣告，第一審法院予以認可。關於訴爭商標指定使用的除汽車旅館外的住所(旅館、供膳寄宿處)等服務項目，因與汽車商品分屬不同類別，但考慮到上述服務在中國大陸大陸的發展現狀，相關公眾不易將汽車旅館與住所、餐廳等服務進行詳細而明確的區分，同時，「布加迪BUGATTI」字號來源於該品牌創辦人姓氏，獨創性和顯著性較高，該中英文字號經過其長期使用已經與原告形成唯一的對應關係，而訴爭商標顯著識別部分「布加迪」、「BUGATTI」除了與原告中英文字號完全相同之外，訴爭商標的另一顯著部分「威龍」、「VEYRON」與原告公司一款經典、知名度較高的跑車的特有名稱「威龍VEYRON」亦完全相同，此種情況難謂巧合。基此，第一審法院認為訴爭商標申請在住所(旅館、供膳寄宿處)、餐廳等服務上申請訴爭商標，主觀上存在攀附原告字號的知名度、名譽度和影響力的惡意，客觀上容易使相關公眾誤認為訴爭商標屬於原告的系列商標或存在特定關聯，對服務來源產生混淆或誤認，從而判定訴爭商標損害原告的在先字號權。

b.

「大有豐DAYOUFENG及圖」商標無效宣告案(註45)

        商標評審委員會審理認為，申請人所提供之「商丘市睢陽區誌」、榮譽資料、銷售合同及發票等在案證據可以證明，河南商丘大有豐醬園在爭議商標申請註冊之前，將「大有豐」字號用在醬醃菜等產品行業上已具有較高知名度，為相關公眾所知悉。爭議商標的顯著識別部分與之文字構成相同，其核定使用的麵條、香草(香味調料)等商品與河南商丘大有豐醬園主營的醬醃菜等商品在功能用途、銷售渠道等方面關聯程度較高。爭議商標在核定商品上的註冊使用容易使相關公眾誤以為該商標標示的商品來自於河南商丘大有豐醬園或與其有某種特定聯繫，從而使其利益可能受到損害，故判定構成雖害他人現有的在先權利。

c.

「震園堂」商標無效宣告案(註46)、「嘉宇斯世家」商標無效宣告案(註47)

         此二例爭議商標顯著識別部分均與他人知名之在先字號相同，且核定使用之商品與服務均與他人屬基本相同之行業，甚至爭議商標申請人與在先權利人均未於相同地區或相鄰區域，商標評審委員會故而判定爭議商標的註冊已構成損害他人在先字號的情形。 

        商標評審委員會於「2016商標評審典型案例」分析了「嘉宇斯世家」無效宣告案之典型意義：對於字號而言，只有其在先登記、使用並具有一定知名度，且他人將與該字號相同或者近似的文字申請註冊為商標，容易導致中國大陸大陸相關公眾混淆，致使在先字號權人的利益可能受到損害的情況下，才應當予以保護。對在先字號權的保護原則上應當以與字號權人實際經營的商品/服務相同或者類似的商品/服務為限，但在個案中應根據在先字號的獨創性、知名度，以及雙方商品/服務的關聯程度，具體確定該在先字號的保護範圍。尤其是考慮到現代企業多元化經營發展的社會現實，消費者已經逐漸習慣於企業的跨領域、跨行業經營，若在先字號知名度較強、系爭商標與在先字號高度近似且其申請人主觀惡意明顯，則對在先字號權的保護可適當擴大範圍至關聯性較強、易使相關公眾產生混淆進而損害字號權人利益的商品或服務(註48)。…(下期待續)