智慧財產專業團體

高臆婷  專利師

一、前言

依據美國專利審查程序指南(MPEP)1504.05之規定，屬於單一設計概念下所形成的數個具體實施例(multiple embodiments)，或是略作修飾而形成稍有差異的設計形態，可於單一申請案中同時提出申請，但若一個設計申請案中的多個實施例彼此間在可專利性上存在區別時，即不符合美國設計專利之單一性規定，審查委員可直接發出限制選擇的要求(restriction requirement)(註1)，以使申請人將審查範圍限制在其中一組實施例，且申請人必須依「限制要求」進行選擇。申請人做出選擇，後續經審查核准取得專利權後，對於往後訴訟在權利範圍的主張將造成什麼樣的影響，是一值得探究之問題。

以下藉由美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為CAFC)於2018年8月01日的Advantek Marketing v. Shanghai Walk-Long Tools案中(註2)，探討設計專利於申請過程依「限制要求」進行選擇後是否會有禁反言原則之適用而被認定為限縮權利範圍。

二、案件背景

Advantek Marketing公司(以下稱Advantek)為美國設計專利D715,006號(以下簡稱D’006專利)的專利權人，並依該專利生產以“Pet Gazebo”商標出售的可攜式寵物圍籠。Pet Gazebo是Advantek的旗艦產品，該產品不僅獲得了獎項還在商業上取得了成功。Advantek向地方法院起訴，主張其之前委託之製造商Walk-Long，以及Advantek的前副總裁和其他人(統稱Walk-Long)專利侵權、違約、以及協助和教唆違反受託人的忠實義務，並指控Walk-Long名為“Pet Companion”的產品侵害其所擁有的D’006專利。地方法院認定Advantek在申請過程中依「限制要求」所作之選擇引發申請歷史禁反言，不得再就所放棄的範圍主張侵權。Advantek遂向CAFC提起上訴。

在D’006設計專利的申請過程中，審查委員針對D’006設計專利中之一由圖1~4組成的第一組實施例，與一由圖1~5組成的第二組實施例發出限制要求。圖5所揭示之設計大致上與圖1~4所揭示之設計相同，其差別在於，在圖1~4中的圍籠沒有頂蓋，僅有骨架結構；圖5所揭示的圍籠則是在如圖1~4的骨架結構上增加頂蓋。審查委員認定這個兩組實施例之設計彼此不同，因此，審查委員基於美國專利法121條的規定，要求申請人依法選擇或限制，以便進行日後的分割或接續實質審查。

Advantek 選擇了由圖1~4組成的第一組實施例，並聲明：「即使申請人對於限制要求並不贊同，但申請人選擇了包括圖1~4的第一組實施例來進行進一步的審查，而圖5未被選擇。」，圖1~4嗣後被審查核准而獲得專利。

Advantek此一選擇圖1~4 的舉動成為侵權被告Walk-Long主張適用申請歷史禁反言而不構成侵權的抗辯手段。Walk-Long請求地方法院依聯邦民事訴訟規則，依據訴狀而為判決(motion for judgement on the pleadings under Federal Rule of Civil Procedure 12(c))，並主張由於其名為Pet Companion的產品包括頂蓋，故禁反言原則阻卻Advantek的侵權主張。Walk-Long指出Advantek回應限制要求而做的選擇係故意放棄了包含有頂蓋之狗籠的專利申請範圍，從而將D'006專利權的範圍限制為沒有頂蓋的狗籠。

三、地方法院之見解

地方法院同意Walk-Long的請求，並駁回Advantek的起訴，地方法院認為Advantek因限制要求而選擇由圖1~4組成的第一組實施例，此舉已放棄原先提出之有頂蓋的圍籠以取得專利權。依禁反言原則專利權人不得於訴訟過程重新主張已被放棄的範圍，故地方法院作成未侵權之認定。

地方法院依據CAFC 在Pacific Coast v. Malibu Boats案(註3)的判決論定申請歷史禁反言原則阻卻Advantek的侵權主張。在Pacific Coast v. Malibu Boats案中，CAFC審酌設計專利的申請歷史禁反言須視以下三個條件(註4)而定，(1)是否存在被放棄的範圍；(2)放棄該範圍的理由是否為了可專利性；及(3)被控侵權的設計是否落入被放棄的範圍中。

Advantek不服地方法院之判決，於上訴中主張Walk-Long的被控侵權設計落在Advantek於申請程序時所放棄的權利範圍外，因而不符Pacific Coast v. Malibu Boats 案中的第三個條件。Advantek 認為其所選擇的設計是“骨架結構設計”，而該設計出現在無論加蓋或不加蓋的被告寵物圍籠產品中。Advantek進一步說明除非蓋頂被放在寵物圍籠上，或直到頂蓋被放在寵物圍籠上，否則當被告寵物圍籠在被運送，組裝及使用時，都是沒有頂蓋的狀態。由於在申請歷程中，Advantek的選擇擴大了防止其骨架設計被侵害的能力，無論所使用的骨架是單獨使用或是與其他部件組合皆會落入其骨架設計的範圍內，故Advantek聲稱其不符合申請歷史禁反言原則的要件。

 四、CAFC之見解 

在Samsung v. Apple案(註5)中，最高法院重申設計專利可以是針對產品的一個組件，並指出「製品(article of manufacture)」這個用語足夠廣泛，可以包括銷售給消費者的產品以及該產品的組件。在Gorham v. White案(註6)中，最高法院指出：「對於被控侵權產品與系爭設計，以普通觀察者的觀點且施以消費者一般注意力，倘若兩者相似之處足以欺騙這樣的觀察者，誘使其購買其中一個但誤認成另外一個，那麼先被授予專利者即被另一者侵害」。而在In re Rubinfield案(註7)中，指出一個設計專利可被與該專利中所顯示的物品完全不同之物品侵害。此外，CAFC在過去也曾提到：『專利法171條針對製品上的裝飾性設計給予專利。雖然設計必須體現於一些物品上，但法條並未限制必須是完整物品或「獨立」物品的設計，當然也未限制到分開販售的物品』。

Advantek強調不論被控侵權產品是否存在頂蓋，被控侵權之寵物圍籠的結構相同於D'006專利所示的骨架設計。Advantek表示其選擇了寵物圍籠結構設計此一更廣泛的範圍，該範圍不會因頂蓋的存在而受到限制，且並未產生申請歷史禁反言，因為禁反言是在修正專利以確保專利權且所提出之修正縮小了權利範圍時才會發生。

無論Advantek在申請期間是否放棄了權利範圍，被控侵權產品是落在所放棄的範圍之外。Advantek選擇針對具有特定骨架結構之寵物圍籠的裝飾性設計取得專利。無論競爭者是否在其寵物圍籠中添加了如頂蓋的額外功能，只要其銷售一個體現Advantek所主張之結構設計的寵物圍籠就侵害了D'006專利。當然，依據此論點，若被控侵權的骨架結構只是被控侵權之多元件產品中的一個元件，Advantek只能根據該元件(亦即圍籠之骨架結構)的價值而不是產品整體的價值來尋求損害賠償。

Advantek的控訴可被解讀成是控告Walk-Long之寵物圍籠的骨架結構。該控訴聲稱Walk-Long在未經Advantek之授權下，藉由製造、使用、販賣之要約，及販賣其請求專利保護的設計，而侵犯了D’006設計專利。儘管Walk-Long認為Advantek主張被侵權之物究竟為何尚未確定，然而，CAFC認為若有澄清被控侵權之物的必要，地方法院應授予Advantek提出修改訴狀的權利，來澄清被控侵權之物，故Walk-Long之主張無理由。CAFC論定Advantek主張D’006設計專利控告Walk-Long的寵物圍籠，並不適用歷史禁反言，因此地院之判決被廢棄，並發回重審。

五、結論

美國設計專利之申請制度是「一設計一申請」，如果是屬於同一設計概念下，所形成的數個具體實施例，或是略作修飾而形成差異微小的近似設計，可在同一件設計專利申請案中同時提出申請。對於申請案是否符合於同一案中提出多實施例之申請規定，審查委員主要係根據前案檢索，以判定該設計申請案是否具專利性不可區別性為主要審查標準。

在D’006設計專利之申請過程中，審查委員認為圖1~4組成第一組實施例，而圖1~5組成的第二組實施例，此兩組實施例不符「一設計一申請」原則，而向申請人提出限制選擇的要求，由於申請人選擇了圖1~4之較大權利範圍的骨架結構設計，依本案CAFC之見解，無論被控侵權產品之骨架是單獨使用或是與其他部件組合皆會落入D’006專利之骨架設計的範圍內，故不適用申請歷史禁反言。

針對一項產品之外觀的保護，究竟是要針對該產品之整體的外觀來請求設計專利保護，抑或是針對產品之部分組件的外觀來請求設計專利保護，對申請人而言，實屬一難以抉擇之問題。就整體之外觀來申請保護的優點在於，所保護的外觀直接就是所欲販售的該產品，此外，尋求損害賠償時亦是以該產品之整體來估算賠償金。就產品之部分外觀來申請保護的優點在於，可避免市場競爭者抄襲該產品的局部設計特徵而輕易迴避該設計專利之保護，兩者之保護方向不同，各有利弊。惟，值得注意的是，由於在判斷系爭設計與被控侵權產品整體視覺印象是否實質相同時，是以消費者一般注意力為準，因此當系爭設計之整體外觀是由相對較多的設計特徵所構成的情況下，每一設計特徵的重要程度可能會相對弱化，對整體視覺外觀影響較小的細微特徵在比對時，也較容易被忽略。故為了使該產品之外觀的保護更加全面無遺漏，建議申請人同時對產品之整體，及屬重要設計特徵的組件分別申請設計專利，以取得更周延的設計保護範圍。

※ 註釋