智慧財產專業團體

宋逸婷、許瑾虹

一、前言

        台灣及中國大陸商標法原則皆採註冊保護主義，商標申請人不須有使用事實，即可向主管機關申請商標註冊，惟為防止商標搶註歪風，需對未註冊、先使用之商標進行適當保護，又為避免對於未註冊之商標獲得過大之保護，以致架空註冊保護原則，兩岸商標法均在條文中設下重重關卡，在有限條件下給予例外保護。為了防止商標被人趁隙搶註，應積極的進行商標註冊事宜，倘若不幸遭他人搶註，真正之權利人究應如何主張權利？在個案中又應如何主張？本文將透過近期司法及行政機關之實際案例，探討台灣及中國大陸商標實務就防止搶註條款適用之現況與動向。

二、從台灣實務案例解析搶註條款構成要件與認定標準：

     (一) 商標法第30條第1項第12款之法條規定及立法意旨：

        商標法第30條第1項第12款規定：「商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限」。而經濟部智慧財產局(下簡稱「智慧局」)頒布之「商標法逐條釋義」中指出，本條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、促進工商企業正常發展及維護競爭秩序的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人搶註其商標時的救濟機會。而智慧財產法院106年度行商訴字第16號行政判決對此條款之適用，有相當詳細及精闢之見解，該判決指出，「商標註冊違反防止搶註條款之要件有三：第一，系爭商標相同或近似於據爭商標；第二，據爭商標為他人先使用於同一或類似商品或服務之商標；第三，系爭商標之申請人因特定關係知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊；亦即，系爭商標之註冊申請，是否意在搶註」。該判決同時指出，防止搶註條款之最核心價值即在：「先使用或先註冊之同一或近似商標，孰應優先保護？」防止搶註條款對此價值衝突，係以先註冊之商標申請人是否因特定關係知悉先使用之商標存在，而意圖仿襲來作為判斷標準。其中，判斷「相同或近似於據爭商標」和「同一或類似商品或服務」之標準，可參考智慧局所公布之「混淆誤認之虞」審查基準(下稱「混淆審查基準」)5.2、5.3所揭示之內容(註1)，而是否因特定關係知悉先使用商標，法條例示規定如「契約、地緣、業務往來」關係，並概括規定「其他關係」，解釋「其他關係」，應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係，而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之其他關係，至於如何判斷所謂「其他關係」、「先使用」及商標權人是否「意在搶註」，在實務上有許多值得關注之案例，本文茲將此些案例整理如下。

1. 從「熱到家」、「跑天下」案看—關於「其他關係」之認定標準(註2):

        「熱到家」一案原為異議案，異議人(參加人)是美商．庇薩屋國際公司(Pizza Hut International,LLC)，被異議人(上訴人)是熱到家股份有限公司(前手為休閒小站股份有限公司)，本案異議人主張系爭商標「熱到家」之註冊有違商標法第23條第1項第14款規定(即現行商標法第30條第1項第12款)，主要理由是系爭商標與異議人先使用且具有高知名度之「HOT到家」商標構成近似，而被異議人及前手竟以之指定使用於同一或類似之餐飲服務，且異議人獨創「PIZZA HUT HOT到家」之廣告行銷方法，以提供披薩外送服務，在我國社會甚具知名度，主張被異議人有惡意搶註之事實。本案在智慧局階段，智慧局認定本案二造商標構成近似、指定服務同一或類似，並認定被異議人因同業關係搶註據爭商標，被異議人提出訴願，遭訴願駁回。被異議人遂向智慧財產法院提出行政訴訟，法院維持行政機關之處分，被異議人猶未甘服，再提出上訴，最高行政法院審酌全辯論意旨後，依然認定二造商標構成高度近似，且異議人(參加人)創用了「HOT到家」，並戮力行銷，且伴隨「PIZZA HUT」、「必勝客」等具高知名度商標之使用，被異議人(上訴人)雖於上訴理由中主張原審法院關於被異議人因「其他關係」知悉據爭商標存在，進而搶註，屬於判決不備理由之情形，惟最高行政法院已指出，原審判決已詳論，依一般社會通念及經驗法則判斷，被異議人(上訴人)以系爭商標申請註冊，難諉為巧合，當係因其他關係知悉據以異議諸商標存在而有搶先註冊之情事，難謂無違商標法第23條第1項第14款之規定等事項，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，將此件上訴駁回。

        「跑天下」一案原為異議案，本案在智慧局及訴願階段皆被認定二造商標雖構成高度近似、指定／使用商品確具同一或類似關係，惟因商標權人與異議人間並無任何明確往來關係，因此智慧局認定商標權人並無抄襲之意圖，訴願機關維持此見解。然本案起訴後，智慧財產法院則指出，本案商標權人既從事鞋類商品之販售、產銷等相關之行業，且至少與異議人間為鞋類商品之上下游關係，自對供訂製之鞋款有一定程度之認識，而據以異議諸商標「跑天下」或「POWTANSIA」，雖非著名商標，但具一定識別性，因此認定商標權人不可能徒憑偶然之發想，即以中文「跑天下」3 字向被告申請商標註冊。

        透過「熱到家」一案可知，該案二造當事人雖無明確契約、地緣或業務往來關係，然因據爭商標是異議人所創用、且有大量使用之事實，加上二者確為同業關係，因此法院認定被異議人基於其他關係而知悉據爭商標，進而惡意搶註。而「跑天下」一案則是認為「上下游產業關係」亦屬「同業關係」之範疇。是以，本文認為，當前實務上對於「同業關係」之認定標準十分靈活，同業關係是「其他關係」較為常見之型態之一，因同業間應會對於相關同業經營資訊投以較高注意力，然在實務操作上，建議可以針對個案情形，盡量陳述二造可能知悉商標之管道，倘若自身之商標具有獨特性、特殊創用緣由，在個案中皆應予以突顯，使官方形成較有利之心證。

2. 從「APAID」案看—關於「先使用」之認定標準(註3)：

        本案原為異議案件，被異議人(即上訴人「台灣亞太植牙醫學會」)以「台灣亞太植牙醫學會APAID及圖」作為商標，遭異議人(即參加人「台灣亞洲植牙醫學會」)提出異議，參加人主張其為據爭商標「APAID」之先使用人，上訴人以之作為系爭商標之一部分，二者構成高度近似商標，復指定使用於同一或類似服務，然最高行政法院於審酌相關證據後指出，商標使用於服務，是指為他人提供勞務，將商標用在所提供服務營業上的相關物品，或將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，且商標使用於服務，必須對他人實際提供勞務或活動，且與銷售自己商品所必須提供之相關服務不同。如果作為商標之名稱或標識所提供的服務只是專為自己的事物或商品，不是對一般不特定多數人所提供的服務，即使有表彰該作為商標名稱或標識的事實，仍不認為已合法使用。而參加人所提出之先使用證據是98、99年間在菲律賓及泰國舉辦國際年會之資料，然此年會是APAID會員本身固定例行事務舉辦之年會，而非為他人提供服務，且在該年會均與其他當地團體合辦，顯在於區別APAID與其他團體之差異，可見APAID僅是作為團體名稱與標識，並非商標之使用，而智慧財產法院並未對採認商標有先使用之事實加以說明，因此最高行政法院認為原判決有不備理由之違法，發回原審重為調查。

        在此案例中，最高行政法院指出所謂「先使用商標」必須要有對外公開使用之事實，商標權人主觀要有使用之意圖，客觀上必須對不特定多數人提供商品／服務。因此，在實務上，許多當事人所提出之內部教育訓練文書、未與實際銷售單據搭配之商品DM或商品照片等缺乏對外公示性之證據，皆有可能在實務上被認定不具有先使用之事實，此值得注意。

3. 從「維新法律事務所」案(註4)、「東南漢堡店」案(註5)、「JUICEIN」案(註6)、「SANTA ROSA」案(註7)、「ERGO」案(註8)看關於「意圖仿襲」的認定標準：

      (1) 「維新法律事務所」案：

        本案原為異議案件，二造當事人皆提供法律相關服務，並以「維新」作為特取名稱，異議人(即參加人)主張其有先使用「維新」於法律服務之事實，二造商標名稱高度近似，且指定服務高度重疊，主張被異議人(即原告)有惡意仿襲之意圖。在本案中，有幾點值得注意，其一，原告曾反擊參加人並未真實使用「維新」商標，惟法院指出參加人在實際使用時，「維新」字體較大，與「法律事務所」分列上下兩行，顯然有突出「維新」二字以表彰其服務之主觀意思，以及客觀上作為指示服務來源之效果，且法院採認一份GOOGLE街景圖，認為該資料是由與該案不相關之第三人(即GOOGLE營運商)所拍攝，而該份街景圖與參加人所提出之使用資料相符，因此肯認參加人有先使用據爭商標之事實，此與前揭「APAID」案所揭示之商標使用原則一致，亦即，商標權人必須主觀上有使用之意圖，且客觀上必須使消費者得以認識其為商標。其次，在本案中，法院指出，本案二造商標圖樣上之「維新」屬於歷史文化中之既有語詞，且以維新二字作為商標者，在各個商標類別亦所在多有，加上原告主張其與日本有相當淵源，認為原告選用「維新」作為商標，有自身緣由，並非意圖仿襲。

      (2) 「東南漢堡店」案(本所成功防禦之案件)：

        本案中，評定申請人主張系爭商標「東南漢堡店及圖(彩)」與其先使用且具之知名度之「新東南」商標構成高度近似，復皆指定使用於餐飲服務，且因二造當事人具同業關係，因此主張商標權人有搶註之情形。惟智慧局於審查後指出，「東南」係日常生活常見之用語，實務上以「東南」作為商標一部份者，所在多有，識別性不高，且因商標權人於30年前即在新竹市東區東南街經營「東南漢堡店」，因此認定商標權人為善意申請人，並無抄襲或攀附據爭商標之嫌。

      (3) 「JUICEIN」案(本所成功防禦之案件)：

        本案中，評定申請人主張系爭商標「JUICEIN」商標與先使用之「Juicies」商標構成近似，復皆指定使用於餐飲服務，且評定申請人有將商品銷往與系爭商標權人所在之台灣具有密切商貿往來之國家，加上二造具有同業關係，主張系爭商標權人有惡意仿襲之嫌。惟智慧局於審查後指出，系爭商標屬於獨創性文字，而據爭商標則是由「juicy」乙字變化而來，二者尚有相當差距，且在當前商標註冊實務上，在餐飲領域中，以「juic」起首之外文字商標不乏其例，今二造商標各具識別性，難以認定系爭商標權人有意抄襲攀附據爭商標之惡意。

      (4) 「SANTA ROSA」案：

        本案中，異議人主張其在1824年即以知名酒莊名稱「Vina La Rosa」作為據爭商標，且持續使用，具有高知名度，而系爭商標權人與之皆為葡萄酒同業，難謂不知其存在，竟以「SANTA ROSA」作為系爭商標申請註冊，顯有攀附惡意。惟智慧局於審查後指出，「ROSA」為西班牙語「玫瑰」之意，由商標權人所提出之酒莊名稱及葡萄酒名稱檢索結果，名稱包含外文「ROSA」者不在少數，且於當前商標註冊實務上，商標圖樣包含「ROSA」者，亦有14件之多，在酒類領域中，識別性不高，加上二造商標各自結合其他設計，相似性不高，認定商標權人並無惡意仿襲之意圖。

      (5) 「ERGO」案：

        案中，異議人主張系爭商標「ERGO」與據爭之「元山ergo」、「ergo」、「ERGO」、「ergobaby」商標相較，二者外文完全相同，且指定商品高度重疊，加上據爭商標有先使用之事實，主張商標權人有惡意仿襲之意圖。智慧局於審查後指出，本案二造商標確構成高度近似，且指定商品屬於同一或類似，加上據爭「ergobaby」商標識別性高，加上據爭商標已有先使用於同一或類似商品之事實，從而認定商標權人身為競爭同業，對於產品資訊應較一般人更為熟悉且關注，於嗣後以系爭商標申請註冊，難諉為巧合，認定商標權人有意圖仿襲而搶先註冊之情事。

        透過此些案例可知，在現時商標爭議案件審查實務上，認定商標權人主觀上是否有仿襲之惡意，該商標之識別性強烈與否具有決定性影響力，倘若該標識十分習見且已被第三人廣泛註冊，則主管機關傾向初步認定此種標識不一定是商標權人搶註而來，倘若能夠說明採用該標識之緣由，將有利審查機關形成非惡意搶註之心證；反之，倘若該標識之特殊性、識別性十分強烈，則主管機關則會傾向認為此種標識之雷同，難推為巧合，被認定為惡意搶註之機率將大大增加。前列「東南漢堡店」及「JUICEIN」案即為本所代理並成功防禦之案件，在答辯理由中，我方即力陳商標權人創用商標之緣由，成功為客戶保全商標權利。

      (二) 商標法第30條第1項第11款之法條規立法意旨定及：

        商標法第30條第1項第11款規定：「商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊」。此條款保護之客體為著名商標，然因著名商標之保護並不限於已註冊商標，倘若在後申請／註冊者，搶註他人在先使用之著名商標，即便是未註冊之著名商標，亦得以受到保護。而智慧財產法院在107年度行商訴字第23號行政判決中指出：「在採註冊保護原則下，即有可能造成申請註冊的商標或標章與先使用於市場的商標或標章間的衝突，故本法中多有例外保護先使用商標之條款，例如不得有惡意搶註或以他人著名商標或標章申請註冊；或明定在他人申請註冊日之前已善意先使用商標，不受商標權效力所拘束等類似規定，以兼採先使用原則的優點，調和制度上之缺失」，可知商標法第30條第1項第11款亦屬防止搶註條款之一。此條款之立法意旨主要在加強對著名商標或標章之保護，對著名商標之保護除防止與著名商標／標章產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標／標章之識別性或信譽有減損之虞。而適用此條款之構成要素有：1、商標近似與否；2、據爭商標著名與否；3、商標是否有致相關公眾混淆誤認之虞；4、是否有減損著名商標或標章之識別性之虞。針對各構成要件之內容詳述如下：

     1. 商標近似與否：

        所謂商標近似係指二商標予人的整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品或服務上時，以具有普通知識經驗的消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯(請參考「混淆審查基準」5.2.1)。

     2. 據爭商標著名與否：

        商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者普遍認知該商標，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。除商標外，證明標章、團體標章及團體商標亦準用之。(請參考商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準(註9)，本文簡稱「著名商標審查基準」

     3. 商標是否有致相關公眾混淆誤認之虞：

        是否有致相關公眾混淆誤認之虞：判斷此要素係指商標或標章所指示商品或服務來源與著名商標權人間，有無使相關公眾對其商品/服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞者(請參見「混淆審查基準」)。審酌的考量因素，如商標是否近似暨其近似之程度、據爭商標是否為著名之商標或標章、商標識別性之強弱、相關消費者對商標之熟悉程度等，並依個案存在之客觀事實斟酌其他因素。

     4. 是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞：商標減損的類型包括「減損著名商標識別性之虞」與「減損著名商標信譽之虞」兩種，分述如下：

        所謂減損著名商標識別性之虞，係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象；所謂減損著名商標信譽之虞，係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。例如因第三人以有害身心或毀損名譽的方式使用著名商標，使人對著名商標之信譽產生負面的聯想。

     5. 針對此條款規定之適用，本文茲舉實務上近期較特殊之案例如下，並試指出此些案例中值得注意之處：

         (1) 「多那之」案(本所成功主張權利之案件) (註10)

        本案原為異議案，系爭商標為「多納滋」，指定使用於寵物飼料、寵物食品；據爭商標為「多那之」，指定／實際使用於咖啡、蛋糕商品，本案在智慧局及訴願機關階段，皆被認為二造商標雖構成近似且據爭商標為著名商標，然因二造商標各具識別性，且指定商品不具消費衝突，無致相關公眾混淆誤認之虞，且因據爭商標知名度尚未擴張至一般消費者皆普遍知悉之程度，亦無淡化據爭商標識別性之虞。惟在系爭商標權人起訴後，智慧財產法院在本案中指出：首先，智慧財產法院肯認據爭「多那之」為著名商標，惟著名程度並未超過相關公眾認知而達到國內一般消費者均普遍知悉之程度。其次，法院認為二造商標皆為三字構成之商標，且讀音極為相似，僅字尾「ㄗ」、「ㄓ」發音之差異，認定近似程度甚高。再者，法院認為依照現時社會通念，寵物並無自行購買之能力，因此寵物飼料、食品之消費對象仍為人類，且國內廠商同時生產人類與動物飼料之情形甚為常見，僅配方有所差異，加上民眾飼養寵物之風氣盛行，舉凡人類衣食住行所需求的商品，在寵物領域亦可找到相應商品，因此，法院認定二造商標構成高度近似、指定／使用之商品間，具有相當關聯性。是以，在據爭「多那之」商標具有高知名度、高識別性之前提下，倘若他人稍有攀附，即有可能引起相關公眾混淆誤認之虞，因此判決撤銷訴願決定及原處分。

        在此案中，得以成功翻案之關鍵，乃在於成功聯結動物飼料、動物食品與人類食品間之關聯性，使二者具有相當類似關係，強調二者之消費族群、消費市場、產製者，皆高度重疊，加上據爭商標不僅為獨創性文字，且因原告大量的使用，在消費者心中留下強烈印象，得以加強法院對於參加人攀附惡意的心證。

         (2) 「鹼食天堂」案(本所成功主張權利之案件) (註11)

        本案原為異議案，系爭商標為「鹼食天堂Baso Cafe」，據爭商標為「饗食天堂」，原告(即異議人)主張二造商標近似，指定服務皆為餐飲服務，高度重疊，加上據爭商標以透過大量使用而成為著名商標，同時主張系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第10、11款。惟在異議階段及訴願階段，皆被認定商標不近似，屢遭挫敗。案經原告提出行政訴訟，智慧法院審酌相關理由及證據後，認為二造商標之取材手法相似，「饗食天堂」及「鹼食天堂」僅字首不同，且因「鹼」性飲食已被社會廣泛接受，二者在觀念上雷同，因此認定二造商標構成高度近似。加上法院認定以「O食天堂」此種商標組成方式，於系爭商標申請註冊前，僅有原告，認定據爭商標具有相當識別性，據爭商標在餐飲領域具有高知名度，惟其知名度並未擴張一般消費者皆普遍知悉之程度，在二造商標指定服務高度重疊之前提下，認定系爭商標之註冊同時違反商標法第30條第1項第10、11款前段規定。

        在此案例中，法院對於商標法第30條第1項第11款後段之適用範圍給出了相當明確之方向，即，據爭商標在餐飲領域具有極高知名度，因此在餐飲領域中，系爭商標確有致據爭商標識別性減損之虞，然此條款欲保護之客體，乃是「知名度已達一般消費者普遍知悉」之著名商標，因此認定系爭商標並未違反商標法第30條第1項第11款後段。惟在此案例中，智慧局及訴願機關皆認為二造商標不構成近似，在法院階段成功翻案之關鍵應在於據爭商標具有高識別性，而二造商標之取材手法極為雷同，因此得以成功爭取，乃是實務上值得注意之案例。

         (3) 「蝙蝠俠」案(註12)

        本案原為異議案，系爭商標為「Gotham」(高譚市)，異議人(即原告)為美商「DC COMICS」，原告主張，「蝙蝠俠」系列漫畫是關於「蝙蝠俠」的超級英雄打擊犯罪之虛構故事，而「蝙蝠俠」英雄打擊犯罪行動地點城市正是「Gotham City」(中譯文「高譚市」)。在蝙蝠俠漫畫中，「Gotham City」、「Gotham」或含「Gotham」的文字組合大量地出現在其漫畫封面及內容中，為著名商標，而參加人(商標權人)以「Gotham」作為商標，加上指定使用於同一或類似服務，再者，參加人具有一般社會通念彰顯維護正義公理之「律師」身分，從而參加人以「Gotham」作為商標，難謂係屬巧合，其原因應係了解到「GOTHAM」隱含「打擊犯罪」的意涵，而惡意攀附他人著名及先使用的商標來申請系爭商標，而原處分機關(智慧局)則是認為原告將「GOTHAM」、「Gotham City」僅不過是作為電影、電視劇情節的城市名稱，非屬商標使用之態樣，遑論被認定為著名商標，並無商標法第30條第1項第11款之適用餘地，因此作成異議不成立之處分，訴願機關亦維持原處分。直到原告提出行政訴訟，智慧財產法院審酌相關證據及理由後，從構成要件觀察，首先，智慧財產法院指出「GOTHAM CITY」是原告(DC Comics)公司《蝙蝠俠》漫畫中的虛擬城市，雖「CITY」為普通名詞，不具商標識別性；但法院認為「GOTHAM」為創造性文字，與系爭商標構成高度近似，而「蝙蝠俠」三部曲之電影、電視節目、影片光碟、錄影帶之流傳，雖然是視聽著作，與商標之使用有別，但不可忽略其視聽著作之流傳對於週邊商品「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」之行銷，產生相當大之助益與推廣效應，進而使消費者將「GOTHAM」、「GOTHAM CITY 」商標商品與電影、影集產生一定程度之連結與聯想，且據爭商標之聲名已遠播及臺灣消費者，並深植在相關消費者心中，與「蝙蝠俠」三部曲之電影、影集等產生緊密不可分之關係，據爭商標「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」在漫畫、電影，及其上開周邊商品，均應堪認為著名商標，加上智慧財產法院亦認定二造商標高度近似、指定服務相同或類似，並認為「Gotham」為原告所創之字詞，並非習見，參加人難脫惡意仿襲之嫌，以具有普通知識經驗之消費者可能會有所混淆而誤認系爭商標服務與據爭商標服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，有致生混淆誤認之虞，而不無商標法第30條第1項第11款前段適用之餘地。

        本案較值得注意的是，法院清楚指出蝙蝠俠三部曲之電影、電視節目、影片光碟、錄影帶等視聽著作在市場上「廣為流傳」，雖然原告並未直接將「GOTHAM」作為商標行銷，然隨著蝙蝠俠電影的高知名度，「GOTHAM」之聲勢亦成功建立起，而本件影響法院心證之關鍵點，本文以為，除了基於「GOTHAM」本身之高度識別性外，應亦考量到原告在台灣有在先製作與行銷「蝙蝠俠」、「GOTHAM CITY」遊戲軟體、周邊商品之事實，也有取得「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」之日本與香港商標，在美國亦有商標使用證據，因此，雖然在台灣並未直接作為商標行銷，但綜合考量各項因素，於是將原告的種種使用均視為足以認定為著名商標的使用。

三、從大陸實務案例解析搶註條款適用要件與認定標準：

(一) 大陸商標法制簡介：

        現行制度下，廠商若發現自己商標在大陸已遭搶註，可於商標初步審定公告後3個月內向商標局提出異議申請，或於商標註冊後向商標評審委員會提出無效宣告申請。要注意的是，欲申請宣告已註冊商標無效，必須在該商標註冊5年內為之，超過5年的話，必須是針對惡意註冊的商標，馳名商標所有人主張權利始不受5年期間的限制(註13)。

        歷年來，大陸在商標異議和爭議案件上處理商標搶註問題所適用的法律規範概有商標法第7條第1款誠實信用原則、第13條馳名商標保護規定、第15條代表人或代理人的惡意註冊以及因合同、業務往來或其他關係明知他人商標存在而搶註、第32條保護他人在先權利和在先使用商標、第10條第1款第8項的其他不良影響以及第44條第1款的其他不正當手段取得註冊。(註14)近來第10條第1款第8項之其他不良影響在實務上已回歸為商標不准註冊與使用之絕對事由(註15)，搶註案件已不再適用此規定，而是轉而採用第44條第1款規定及其他具體條款來處理。

(二) 適用要件及案例分析：

1. 大陸商標法第7條第1款規定：「申請註冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。」

        由於商標法第7條係總則性條款，是對商標註冊與使用的基本要求，其精神已體現於商標法各具體條款中，故商標評審委員會於做成裁決時通常不單獨適用此條款，在處理搶註案件時是以適用商標法第44條第1款規定為主，縱使系爭商標為未註冊商標亦然(註16)。

        惟商標局曾於數件商標異議案(註17)單獨適用商標法第7條第1款規定，發給商標不予註冊決定(註18)，皆因個案於商品類似此一適用要件無法構成，但基於誠信原則實不應准其註冊，其決定書理由概為：「被異議人先後在多類商品和服務上申請註冊上千件商標，被異議人未能予以合理解釋，其申請註冊大量商標的行為明顯超出了正常的商業經營需要。因此，結合本案被異議商標與異議人具有一定獨創性且已在先使用的商標文字構成相同的事實，可以認定被異議人申請註冊被異議商標明顯具有複製、抄襲及摹仿他人商標的故意，違反了誠實信用原則，擾亂了公平競爭的市場秩序。」、「被異議人除本案被異議商標外，還在多各類別上申請註冊了200多件商標，其中多數商標是對國外專業領域內的知名商標的搶註，且經查，其中30餘件商標經初步審定後已被多家企業提出異議。據此，我局認為被異議商標申請註冊行為顯具有複製、抄襲及摹仿他人商標的故意，違反了誠實信用原則，擾亂了公平競爭的市場秩序。」

2. 大陸商標法第13條規定：「為相關公眾所熟知的商標，持有人認為其權利受到侵害時，可以依照本法規定請求馳名商標保護。就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國大陸註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國大陸註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」

適用要件

        依據2014年7月3日中國大陸國家工商行政管理總局令第66號公布之「馳名商標認定與保護規定」(註19)及工商總局2016年12月底批准公布之「商標審查及審理標準」(註20)，適用商標法第13條第2款需符合之要件有：(1)他人商標在系爭商標申請日前已經馳名但尚未在中國大陸註冊；(2)系爭商標構成對他人馳名商標的複製、摹仿或者翻譯；(3)系爭商標所使用的商品/服務與他人馳名商標所使用的商品/服務相同或者類似；(4)系爭商標的註冊或者使用，容易導致混淆。適用同條第3款需符合的要件有：(1)他人商標在系爭商標申請日前已經馳名且已經在中國大陸註冊；(2)系爭商標構成對他人馳名商標的複製、摹仿或翻譯；(3)系爭商標所使用的商品/服務與他人馳名商標所使用的商品/服務不相同或者不相類似；(4)系爭商標的註冊或者使用，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害。

        大陸的馳名商標較一般註冊商標享有較高程度的保護，除了本文前面提到的，發現有人搶先註冊時，馳名商標所有人有權請求撤銷其註冊，對惡意註冊的，可不受5年的時間限制；且一旦獲得了馳名商標的認定，其保護範圍可適當擴大至未經註冊的部分。因此，若商標符合要件者，可於異議、不予註冊復審、無效宣告、行政查處時，個案請求認定馳名商標，來對商標做更完善的保護。(註21)

案例分析

   (1) 「NEW BALANCE」商標無效宣告案(註22)

        爭議商標「NEW BALANCE」於2012年1月19日提出註冊申請，2013年3月28日獲准註冊，核定使用在第14類珍珠(珠寶)、表等商品上。2014年12月30日，該商標被本案申請人提出無效宣告請求。申請人稱：申請人是世界著名的跨國公司，其所有的「N」、「NB」、「NEW BALANCE」註冊商標為申請人所獨創，在全世界享有很高的知名度和美譽度。申請人的引證註冊「NEW BALANCE」商標在「鞋」商品上已經被中國大陸消費者所廣泛知曉而達到馳名的程度，爭議商標是對申請人上述馳名商標的惡意摹仿和抄襲，其註冊和使用將損害申請人作為馳名商標所有人的合法權益，依據商標法第13條等規定，請求對爭議商標予以無效宣告。

        商標評審委員會認為，從申請人提交的廣告宣傳材料等證據，可以證明在爭議商標申請註冊之前，申請人「NEW BALANCE」商標在中國大陸進行了較為持續廣泛的宣傳和使用，建立了較高知名度，已為相關消費者熟知。依據修改前商標法第14條的規定，可以認定申請人引證商標在鞋商品上為馳名商標。爭議商標「New Balance」與申請人引證商標「NEW BALANCE」字母組合完全相同，且爭議商標核定使用的珠寶(首飾)、表等商品與引證商標核定使用的鞋商品在消費群體等方面有一定關聯性。據此，被申請人將爭議商標「New Balance」註冊在珠寶(首飾)、表等商品上易使消費者誤認為其與申請人具有某種關聯，進而可能對商品來源產生誤認，損害申請人的利益。爭議商標已構成修改前商標法第13條第2款(現行商標法第13條第3款)所指的不予註冊並禁止使用的情形。爭議商標應予無效宣告。

        商標評審委員會評析此案例指出：商標法對馳名商標的保護，係從保護馳名商標持有人利益和維護公平競爭及消費者權益出發，對可能利用馳名商標的知名度和聲譽，造成市場混淆或者公眾誤認，致使馳名商標持有人的利益可能受到損害的商標註冊行為予以禁止。對於已經在大陸註冊的馳名商標，在不相類似商品上確定其保護範圍時，需注意與其馳名程度相適應。一方面，要保證對馳名商標較高的保護。從制止他人惡意借助馳名商標聲譽打擦邊球、傍名牌的目的出發，對於知名度較高、獨創性較強、使用在日常消費品或服務上，相關公眾為普通大眾的在大陸已註冊馳名商標，對其保護的範圍應相對適度放寬。另一方面，也要防止馳名商標制度的濫用，隨意擴大馳名商標的保護範圍。

   (2) 「一夢子藍一YIMENGZILANYI」商標無效宣告案(註23)

        爭議商標「一夢子藍一YIMENGZILANYI」於2009年9月9日提出註冊申請，於2010年11月21日獲准註冊，核定使用在第33類「白酒」等商品上。2016年4月20日(此時距離爭議商標獲准註冊日期已超過5年)，本案申請人對爭議商標提起無效宣告申請，主要理由為爭議商標損害了其在先註冊在同一種及類似商品上的引證註冊「夢之藍」商標的馳名商標利益。故申請人請求依據2001年商標法第13條第2款、第41條第2款的規定(現行法列於第13條第3款44條第1款)，宣告爭議商標無效。被申請人答辯稱：爭議商標與引證商標在構成要素、呼叫、含義及整體外觀等方面均存在明顯的差異，不構成近似商標，引證商標馳名與否並不當然削弱雙方商標的區分性，引證商標不應過度保護等，請求依法維持爭議商標註冊。

        商標評審委員會認為，申請人提交的形成於爭議商標申請日前的商品銷售、廣告宣傳、媒體報導、受保護記錄等證據可以證明，爭議商標申請日前，引證商標在「酒」商品上已為相關公眾所廣為知曉，成為馳名商標。爭議商標與引證商標構成使用在同一種及類似商品上的近似商標。被申請人與申請人同行業且同處一地，對引證商標的在先使用情況應屬明知，爭議商標的註冊難謂正當。爭議商標已構成2001年商標法第13條第2款(現行法列於第13條第3款)所指情形。依照2001年商標法第13條第2款以及2014年商標法第45條第1款和第2款、第46條的規定，爭議商標予以宣告無效。

        商標評審委員會對此案例作出解釋：2001年商標法第13條第1款(現行法列於第13條第2款)規定了在相同或者類似商品上對未註冊馳名商標予以保護；第2款(現行法列於第13條第3款)規定了在不相同或者不類似商品上對已註冊馳名商標予以保護。上述兩款規定均未明文涉及在相同或者類似商品上損害已註冊馳名商標權益的情形，但是按照舉重以明輕的法律解釋規則，上述兩款規定都應包含對已註冊馳名商標在相同及類似商品上予以保護的應有之義。

        另外必須留意的是，實務上常見個案案情同時符合商標法第13條與第30條(中國大陸商標法第30條規定：申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的，或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告)規定，此種情況，若商標權人主張權利之時系爭商標註冊已逾5年，商標評審委員會與人民法院將適用第13條規定處理(即本案例處理方式)；若系爭商標註冊未滿5年，則商標評審委員會、人民法院應依照「商標授權確權規定」第14條規定(註24)，僅適用第30條規定辦理。(註25)

   (3) 「歐柏萊」商標無效宣告案(註26)

        爭議商標「歐柏萊」於2012年9月7日提出註冊申請，2014年12月21日獲准註冊，核定使用在第9類「眼鏡、眼鏡鏈」等商品上。2016年10月20日，該商標被本案申請人提出無效宣告請求。申請人稱：申請人「歐珀萊」商標係由其獨創的中文商標，通過長期使用和宣傳已在「化妝品」商品上達到為相關公眾所熟知的程度，爭議商標的申請註冊是對申請人馳名商標的抄襲模仿，易誤導公眾並淡化申請人的合法權益。同時，被申請人除申請爭議商標外，還申請註冊了包括「真功夫」、「萬科」、「歐萊雅」、「阿裡斯頓ARISTON」、「左丹妮」、「資生堂」等與知名商標相同或近似的商標，該行為具有主觀惡意，明顯屬於以不正當手段取得註冊的情形。因此，申請人請求依據商標法第13條、第44條第1款的規定，對爭議商標予以宣告無效。

        商標評審委員會認為，申請人提交的在案證據可以證明，在爭議商標申請註冊前，申請人「歐珀萊」化妝品銷售額在同行業中名列前茅，且申請人通過雜誌、戶外廣告等多種形式對引證商標及其產品進行廣泛宣傳，建立了較高知名度，故可以認定第632834號「歐珀萊」商標在「化妝品」商品上已為相關公眾所熟知。同時，爭議商標「歐柏萊」與引證商標「歐珀萊」相比較，僅有一字之差，兩商標在文字構成、呼叫等方面相近，且爭議商標核定使用的「眼鏡鏈」等商品與引證商標賴以知名的「化妝品」均為時尚消費品，在銷售管道、消費物件等方面有具有較大的關聯性，故爭議商標在上述商品上註冊使用易誤導公眾，致使申請人的利益可能受到損害，已構成商標法第13條第3款所指的不予註冊並禁止使用的情形。

        商標評審委員會之上述判定同樣呼應「對於知名度較高、獨創性較強、使用在日常消費品或服務上，相關公眾為普通大眾的已註冊商標，對其保護的範圍應相對適度放寬」之認定原則。而本案除構成商標法第13條第3款之規定外，也同時成立商標法第44條第1款之其他不正當手段取得註冊，因後者之適用不受商品範圍限制，故本案爭議商標於全部商品上之註冊現已無效。…(下期待續)
 

※ 註釋