智慧財產專業團體

沈凱翔、周昆宏

一、前言

        近代科技發展快速，在深度及廣度都不斷增長的情況下，愈來愈多的發明已非一人可獨立完成，而是多數人各自作出貢獻之下的成果。然而，當一件由多數人所完成的發明欲提出申請專利時，所獲得之專利權該如何分配，或者欲對專利權實施處分時(例如，授權、讓與、拋棄等)在眾多發明人間可能有不同意見之下該如何進行等狀況，一直以來相關的爭議實乃常見。

        各國的專利法中都有關於「共同發明人」之規定，以利參與構想發明的多數人以「共同發明人」列名於一專利申請案中。依照美國專利法第100條(註1)之規定，「發明人」之定義為：做出發明或者發現一發明之標的物之個人或者集體。「共同發明人」之定義為：做出發明或者發現一發明之標的物之集體中之任一人。

        然而，在某些情況中，一件發明在申請專利階段時便已出現爭議：若眾多發明人對於該發明貢獻程度有爭執時，抑或是在利益上發生衝突或彼此間關係不佳時，很可能出現申請時不願將特定人列名為發明人的結果。

        本案討論的議題為：(一)在一件發明申請案中，要滿足何種條件方能主張為一件專利申請案中之「共同發明人」；(二)在何種情況下，一人可以列名為一件專利申請案中之「唯一發明人」；(三)未能列名出適格之「共同發明人」時，對發明案請求項之影響。

二、案件背景

        申請人Jeff H. VerHoef (下稱VerHoef)在2011年12月16日(註2)提出一件專利申請案：美國專利申請案號13/328201(下稱201案)。在201案中，VerHoef聲稱自己是唯一發明人(sole inventor)。在美國專利局引用美國專利法第102(f)條核駁後，VerHoef提出了一份聲明書，詳述了201案的發明概念以及過程。美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)將該聲明書的相關段落摘要如下：

        VerHoef所養的狗，Reilly，在動手術後的行走發生不便。Reilly在前行時會不正常地拖行牠的後掌，使得趾節承受身體的重量，此現象稱為「腳背著地爬行」(knuckling)。VerHoef與一位獸醫Alycia Lamb醫生(下稱Lamb)見面以對Reilly進行治療。

        一開始利用水下跑步機的治療方式效果不佳，於是Lamb建議嘗試利用一市場上可買到的輔具支撐Reilly的後腿，但這個輔具同樣沒有解決腳背著地爬行的問題。VerHoef把這個輔具進行改良，但還是無法使情況改善。VerHoef之後意識到如果把這個輔具連接到狗的腳趾，可以使這個輔具發揮更好的效果。在VerHoef向Lamb醫生提及這個想法後，Lamb醫生建議利用一編成8字型的帶子，其可纏繞在狗的腳趾周圍並綁在腿的下肢與腳掌之間。VerHoef採用了Lamb醫生關於8字型帶子的建議，並在改良後製作出一可作用的裝置，能夠舒緩腳背著地爬行的問題。可見以下圖示：
 
        VerHoef隨即提申了一專利申請案，列名VerHoef以及Lamb為共同發明人。該申請案有一項獨立項，內容如下(註3)：

一種用於幫助狗之後腿的向前動作並幫助狗腳趾向上動作的狗移動裝置，該狗移動裝置包含：

        至少一可與一狗支撐件連接的彈性纜繩，其中該至少一彈性纜繩包括一上前端部以及一下後端部；及

        一可與該彈性纜繩下後端部連接的爪環，其中該爪環被配置來與狗的其中一爪纏繞，及其中該爪環是由一材料條繞成8字型配置來定義，且其中該材料條8字型配置更定義出一蹠骨綁帶段以及一腳趾綁帶段，且其中該蹠骨綁帶段被配置來容納並固定於狗的蹠骨，且其中該腳趾綁帶段被配置來容納並固定於狗的兩內側腳趾。

        事後兩人關係生變，VerHoef提申了另一件專利申請案—亦即系爭的201案—並列名自己為唯一發明人。同一日Lamb也提申了另一件專利申請案並列名自己為唯一發明人。兩人的申請案均記載了上述的請求項。VerHoef提出聲明書後，美國專利局審查委員引用美國專利法第102(f)條做出最終核駁。核駁意見中提到「VerHoef並未發明所請求的標的物」。VerHoef 隨即提出訴願(註4)。

        訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board)認為8字環是所請求發明的一關鍵技術元件，且直到Lamb提出8字環後概念才完整。此外，訴願委員會認為VerHoef並未對發明過程保持知識的掌控(intellectual domination)，因此，訴願委員會得出結論認為Lamb為所請求發明的一共同發明人，並維持審查委員對201案僅列名VerHoef為單一發明人而不符102(f)條規定之核駁。對於訴願委員會的裁定，VerHoef上訴至CAFC。

三、聯邦巡迴上訴法院之見解

        根據美國專利法(2006年版，後稱舊法)第102(f)條的內容，如果「一個人本身沒有發明所欲請求專利的標的物」，則不能獲得一件有效的專利。此規定要求專利申請中對於所請求的發明準確地列名正確的發明人(註5)。美國聯邦第七巡迴法庭曾做出了如下判決：「當多數人共同做出一項發明時，不得以其中一人之名義取得一件有效專利。」(註6)在另一案中， CAFC做出了如下判決：「未能列名所有發明人將導致一專利無效。」(註7)

        法院曾表示，「構成共同發明人的確切標準很難被界定。這是在本即已相當模糊的專利法中最模糊的概念之一。」(註8)但CAFC也在另一案中表示：「『確定發明人』一事只不過是確定誰在這個發明中構想了系爭的標的物，無論該標的物是在一專利案的請求項或是在一衝突程序(Interference Proceeding)中被提到。」(註9)無論這種確定程序是「不過如此」或是「相當困難」，一篇有效的專利都需要列名正確的發明人。

        CAFC認為「發明構想」和「發明人資格」為需要重新審視的法律問題，但它們是以根本的事實發現為前提。VerHoef承認8字環是「所提申發明的一項必要技術特徵，且是被另一人(也就是Lamb)構想出並建議給他的」，但仍辯稱他仍應被認定為201案的唯一發明人，因為他維持了「知識的掌控和工作的控制」(intellectual domination and control of the work)。VerHoef憑藉先前於1965年Morse v.Porter一案(註10)中的專利審理暨訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board，下稱PTAB)決議，主張只要某人能夠維持「知識的掌控」，即可被視為唯一發明人，即便該人沒有想出要求保護之發明的每個技術特徵。

        美國專利局回應，由於Lamb貢獻了201案中界定的8字環的想法，Lamb即為一共同發明人。VerHoef未將Lamb列為共同發明人，所以美國專利局認為201案的申請專利範圍不符合102(f)條之規定。

(一) CAFC肯認美國專利局見解，認定Lamb為共同發明人

        CAFC首先定義什麼是發明概念：「發明概念是一個發明的試金石」，它需要「可操作之發明的一個明確且永恆的構想，其包含欲請求專利之標的物的每一個特徵」(註11)。「當發明人有一個特定、確定的構想，一個針對眼前問題的特定解決方案，而不僅僅是一個整體目標或研究計劃，就是一個明確且永恆的構想」(註12)。

        當一個發明為共同發明時，共同發明人不須對其發明概念做出等量的貢獻，見美國專利法舊法(2006)第116條。CAFC接著引用Pannu案(註13)，一個共同發明人必須：

1. 以顯著的方式對發明的構想或實現做出貢獻，
2. 對所請求之發明做出貢獻，且該貢獻以整個發明的維度來衡量時，在品質上並非無關緊要，以及
3. 所做的不僅僅是向真正的發明人解釋為人所熟知的概念及/或現有技術狀態。

        CAFC採用以上的架構來判斷Lamb確實是一位共同發明人，因為她提出了8字環的概念，而8字環是所請求之發明的必要特徵。

        VerHoef對於是Lamb而非自己提出8字環的想法這一點並無異議。根據VerHoef的聲明書，VerHoef只認知到將輔具的繩索與狗腳趾連接的問題，並與Lamb討論了這個問題。隨後Lamb提出「一個特別的解決方案來解決這個問題」，也就是8字環。

        CAFC認為沒有爭議的是，8形環是明確記載在201號申請案的權利要求中之所請發明的必要特徵。201號申請案的請求項1只載述了兩個限制，其中一個限制即為8字形配置的爪環。在專利申請的答辯期間，VerHoef主張該爪環的配置必須包含該8字環，以使所請發明與現有技術有所區隔。因此，根據權利要求的維度來衡量，Lamb所貢獻的8形環在品質上並非無關緊要，亦非為對熟知概念的解釋或現有技術的總結。

        CAFC的結論是，VerHoef的聲明書提供了實質性證據來支持訴願委員會的認定，也就是Lamb對8字環的構想具有貢獻，以及8字環為本發明之必要特徵，而非在品質上無關緊要的或是本領域所熟知的。因為這些事實證明Lamb有參與所請求發明的概念，故CAFC認定Lamb是VerHoef的共同發明人。CAFC還提到，VerHoef的代理人當初提出共同申請案(joint application)時將Lamb列名為該裝置之共同發明人，顯然應是有類似的想法。

(二) CAFC對於Porter一案的解釋

        VerHoef引用訴願委員會先前的裁決，Porter案，聲稱其得出不同的結論。訴願委員會在Porter一案中裁決Morse與Winch集團(包括Porter，Auville和Winch)之間的先發明爭執(priority contest) (註14)。Porter案中的系爭發明是一種具有特定縫合圖案的衛生棉。根據大量且相互衝突的記錄，訴願委員會最終認定無法從證據中辨別Morse還是Winch首先提出該縫合圖案。Morse獨自反覆地測試了各種衛生棉，同時Winch大致上知道Morse正在做什麼，並提供不同的縫合圖案協助Morse。

        訴願委員會表示，只要發明人「維持對研發工作的知識掌控，那麼他並不會因為收到來自另一個人的建議或材料而失去作為發明人的資格，即使這樣的建議被證實是解決他問題的關鍵」。依據訴願委員會的決議，「Winch等人最多只能與Morse同為共同發明人」。然而，最終縫合圖案的來源在先發明爭執的過程中極受爭議，訴願委員會認定無法將Morse排除而逕自視Porter，Auville和Winch為系爭衛生棉的發明人。

        CAFC依據porter案的論述，認為VerHoef不能排除Lamb而為唯一發明人。首先，就目前這個案子的情況，並沒有爭議或是矛盾的證詞。不像Porter案中涉及縫合圖案的雙方證詞，VerHoef的聲明書確切地證實是Lamb，而非自己，提供了所請求之8字環的概念。

        其次，CAFC並非必然得贊同Porter案中「知識掌控權」之判斷概念，因為此用語含糊且具有多種含意。在此案的關鍵是，8字環的主要概念來自Lamb，而非VerHoef。Lamb在治療Reilly期間，無償自願提供8字環的概念。VerHoef主張Lamb無償提供給他的原始概念是不著邊際的。但VerHoef無法列舉出任何採用他所謂不著邊際主張的案例，因此CAFC無法採納。況且VerHoef已承認挪用Lamb無償提供的概念，而此概念構成所請求發明的必要特徵，在這樣的情況下，若認為VerHoef是獨自構想出該發明會是自相矛盾的。因此訴願委員會在Porter案中的論述不會影響CAFC將Lamb視為是201號申請案發明之共同發明人的認定。此外，Lamb作為共同發明人參與初始專利申請，而後提申另一申請案聲稱她擁有該發明，此一事實顯示她無意放棄任何此發明的權利給VerHoef。

        CAFC接著檢討訴願委員會有無恰當地維持了審查委員在前述共同發明人之認定結論下，根據美國專利法舊法第102(f)條對請求項做出的核駁。美國專利法舊法第102(f)條規定，如前所述，如果「一個人本身沒有發明欲請求專利之標的物」，則此人無權獲得專利。CAFC之先前判例中認定，此法條「讓『列名出正確的發明人(們)』成為可專利性條件；未能列名這些人將導致專利無效」。因此，當事實如此表明時，「審查委員必須根據美國專利法舊法第102(f)條，基於不正確的發明人列名，而核駁申請案」(註15)。「即使一個申請案擁有較早的優先權日，審查委員也必須評估哪一組發明人實際構想了發明。」(註16)。與法規命令以及判決先例一致地，美國專利審查程序指南(MPEP)亦指示審查委員「在罕見的情況中，若很明顯地申請案並無列名正確的發明人且申請人並未提出更正申請人的要求…審查委員應根據美國專利法102(f)條核駁請求項」。

小結

        本案呈現出了「罕見情況」，或至少是一種不常見的情況，無論在201號申請案中以及VerHoef的聲明書中都明確提出他自身並不是獨立發明出欲請求專利的標的物，由於這些資料證實了Lamb是一位被不恰當地在申請案中被省略的共同發明人。因此，CAFC決議訴願委員會適當地維持了審查委員對請求項依據102(f)的核駁。由於上述的原因，訴願委員會的決議被維持。

四、結論

        根據本案上訴人VerHoef的爭點以及CAFC先前案件判決的敘述，可以得知的是：在一發明誕生過程中可能會有多人共同參與構想的過程，而滿足了本篇所述特定條件的人(參考第4頁條件(1)~(3))在該發明專利之申請階段即應被列名為發明人，須列名為發明人的條件並不以構想出一發明中所有的技術特徵為必要。在本案中，從前述的事證(包括VerHoef自己提出的聲明書)可以得知，VerHoef發明中的重點特徵並非其自身的創作，故其狀況並不適用先前判例。既然無維持「知識的掌控和支配整個發明的過程」，要自稱唯一發明人顯不適當。由此案例可知，若因原本共同發明的合夥關係生變或其他原因而在專利申請案中排除適格的共同發明人，可能會危及申請中的專利，但只要在申請案中確實列名所有共同發明人，應可避免美國專利法舊法第102(f)的核駁。

        需注意的是，在美國發明法案(America Invents Act，又稱AIA)正式施行後，申請日晚於2013年3月16日之申請案將適用修正後的法規。在新版的美國專利法中，第102(f)條已不存在，但新法的第115(a)條(註17)已明確規定，「依據第111(a)條提出申請或依據第371條進入國家階段的申請案必須包含，或經修正後包含所請求之任何發明的發明人姓名」。此外美國專利審查程序指南(MPEP)第2157節也敘明若申請案有不當列名發明人之情事，審查委員應進行審查之方向。依照此節之規定，美國專利局推定申請案中列名的發明人或共同發明人為真正的發明人或共同發明人，而當申請案有列名錯誤的發明人之情況，申請人必須提出更正申請人的要求。若有類似本案之情況發生，也就是申請案未列名正確的發明人且申請人也未提出更正申請人的要求，則審查委員應引用美國專利法第101以及115條發出核駁。

        與美國之相關法規對應，我國現行專利法第5條規定「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人…或其受讓人或繼承人。」。另專利法逐條釋義(註18)則敘明「申請專利，必須具有專利申請權始得為之，如果申請人不具備申請權，即違反專利法之規定。」關於「發明人」以及「共同發明人」等詞，專利法逐條釋義則援引了智慧財產法院 101 年度民專訴字第 52 號民事判決：「按發明人係指實際進行研究發明之人；…發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。」

        我國專利專責審查機關目前在發明人列名的審查上，與美國相同係採信賴原則，並不會判斷申請文件上所記載的「發明人」之真偽(註18)。如有造假、竊取他人研發成果之情形，專利專責機關並無法判斷。利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決。(註19)

        綜上所述，本案值得申請人參考的是在提出專利申請案時，除了技術內容之揭露之外，其他相關的內容也是不能夠掉以輕心的。在現今一件發明由多數人共同發明為相當常見的情況下，因個人或其他因素未能列明所有共同發明人時，很可能會如本案的上訴人VerHoef一般，未能獲得專利，或者會有取得專利權後遭到舉發的風險，不可不慎。

      ※ 註釋