智慧財產專業團體

洪子洵  律師

一、前言

        美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製程或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利」(註1)，依美國國會於1952年修訂專利法時之立法用意，關於可專利之標的應包括：在太陽下任何人為之事物。因此，美國法院之實務運作上曾依此立法意旨，認為對於101條例示之可專利標的，應予以最擴張之解釋(註2)。然而，近年來為調和專利權人權利行使即公眾利益之平衡，且為避免作為自然科學與技術工作基本工具之自然法則、自然現象及抽象概念被完全獨占，而導致技術創新之阻礙，美國最高法院陸續於個案判決中，提出範圍較為限縮之「專利適格性」判斷方法。

        生物相關發明因其本身之性質特殊，所提出之美國專利申請案往往有被認定為屬於自然法則、自然現象等司法排除之不具專利適格標的，而遭遇是否具有可專利性之挑戰，自從美國最高法院於2012年作成Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services案(以下稱Mayo案)及2014年作成Alice Corp. v. CLS Bank International案(註3)之相關判決後，二步驟分析法成為美國法院判斷專利標的適格性之主要方法。雖美國最高法院於前述二案件中對於涉案之專利皆作出不具專利標的適格性之認定，對於與生物材料、電腦軟體及商業方法相關之專利申請產生相當之衝擊，但於Alice案後，美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)在數個判決中皆作出系爭專利請求項為具專利標的適格性之認定，其中與生物材料相關者，如CAFC於2016年中所作成關於Rapid Litigations v. CellzDirect案(以下稱CellzDirect案)之判決(註4)。

        2018年4月13日CAFC更作出Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals International Ltd.案(以下稱本案)之判決，對於涉及一對應病患之基因型決定iloperidone劑量之使用劑量，以有效治療精神分裂症方法之專利請求項，認定其具有專利標的適格性。本文將針對CAFC在本案之判決內容進行簡介與探討，藉以了解近期美國對於認定生物相關專利適格性之發展。

二、案件背景(註5)

        Vanda Pharmaceuticals Inc.(以下稱Vanda)擁有美國第8,586,610號專利(以下稱’610專利)之專利權，其專利權至2027年11月2日到期，又Vanda於市場上所販售治療精神分裂症之藥品Fanapt®(iloperidone)之所以通過美國聯邦食品藥物管理局(以下簡稱FDA)審核之一部分原因，即為實施’610專利之發明內容。Vanda因West-Ward Pharmaceuticals International Ltd.(以下稱West-Ward)向FDA提出Fanapt®之學名藥之簡易新藥申請程序(Abbreviated New Drug Applications，ANDA)，向美國德拉瓦州聯邦地區法院提出訴訟，並於訴訟中指控West-Ward侵害其所有之’610專利，而West-Ward於訴訟中除抗辯其未侵害’610專利外，並主張’610專利之相關請求項涉及專利不適格標的。負責審理本案之美國德拉瓦州地方法院除判定West-Ward構成引誘侵權(induced infringement)外，並認定’610專利之相關請求項具有專利適格性。West-Ward不服，向CAFC提出上訴。

        ’610專利主要涉及一對應病患之基因型，決定iloperidone劑量之使用劑量，以有效治療精神分裂症之方法。詳言之，人體中之cytochrome P450 2D6(以下稱CYP2D6)係負責調控重要的CYP2D6氧化酶之基因，該氧化酶參與許多臨床藥物的代謝與清除作用(包括iloperidone)，而’610專利說明若使用一易導致服用者心律之QT區間延長(註6)、可被CYP2D6氧化酶代謝之藥物(如iloperidone)治療時，對於體內之CYP2D6的活性較低之患者，使用藥物之劑量低於體內CYP2D6的活性一般之患者將較為安全。於是，’610專利提出一種有效提高使用iloperidone治療精神分裂症患者安全性之方法，其請求項1之內容為：

一種使用iloperidone治療病患之方法，其中，該病患患有精神分裂症，此方法包括以下步驟：

透過以下方法判斷該病患是否為一CYP2D6貧乏代謝者：

自該病患取得或已取得之生物檢體；及

對該生物檢體進行或透過已進行基因型鑑定分析，以判斷該病患是否具有一CYP2D6貧乏代謝者之基因型；及

如該病患具有一CYP2D6貧乏代謝者之基因型，則每日應使用於治療之iloperidone之劑量，應為12 mg或更少，及

如該病患不具有一CYP2D6貧乏代謝者之基因型，則每日應使用於治療之iloperidone之劑量，應高於12 mg並至24 mg間，其中

對於具有一CYP2D6貧乏代謝者之基因型而言，每日使用於治療之iloperidone之劑量，如為12 mg或更少，其引起QT間隔延長之風險將低於每日使用於治療之iloperidone之劑量為高於12mg並至24 mg間者。

三、地方法院之見解

        美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製程或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利」，雖美國專利法係以正面表列之方式規定可專利之標的，然為調和專利權人行使權利與公共利益之平衡，且為避免自然法則、自然現象或抽象概念等自然科學與技術工作上之基本工具被少數特定人所獨佔，而不利專利法鼓勵技術創新之目的，美國最高法院陸續於個案中提出提出「專利適格性」的判斷方法，其中，最高法院於Mayo案及Alice案等判決中運用「二步驟分析法」以判斷診斷方法、商業方法等專利的專利適格性。

        所謂「二步驟分析法」之第一步驟為「判斷系爭專利請求項是否涉及自然法則、自然現象或抽象概念等不具專利適格性之概念」，若為肯定，則需進行第二步驟確認系爭專利請求項是否包含一額外之技術特徵足以將請求項之本質轉化為一具有專利適格性的應用，若為肯定，則應認該專利請求項具有專利適格性。

        本案之地方法院運用前揭二步驟分析法，認定’610專利涉訟之請求項涉及自然法則之概念，特別係指請求項中所包含之iloperidone、CYP2D6代謝機制及QT間隔延長之相互關係。然而地方法院進一步依第二步驟判斷時，認定’610專利之請求項透過一執行關於CYP2D6基因型鑑定分析，以決定iloperidone之使用劑量，並藉此降低QT間隔延長發生風險之技術特徵，轉化前述自然法則之相互關係為一具有專利適格性之應用，地方法院並說明雖然研究藥物所產生之副作用係常見的，然而West-Ward並未清楚且令人確信地舉證前述’610專利所界定之特定分析方法與其對應分析結果為一般且常見的，因此，地方法院判定’610專利之請求項為符合美國專利法第101條所定之專利適格標的。

四、CAFC之見解

        West-Ward上訴主張’610專利涉訟之請求項並非美國專利法第101條所定之專利適格標的，理由在於，其涉及一存在於iloperidone、CYP2D6代謝機制及QT間隔延長間之自然關係，且並未於此自然法則及現象上增加任何具創作性之技術特徵，故West-Ward主張’610專利涉訟之請求項與先前最高法院於Myriad案及Mayo案中所認定不具專利適格性之專利並無實質差異，應同樣被認定為不具專利適格之標的。而Vanda則主張地方法院關於’610專利涉訟之請求項涉及自然法則等不具專利適格性概念之認定有所違誤。

        CAFC同樣引述最高法院所建立之「二步驟分析法」，並以此為基礎判斷本案’610專利是否為具有專利適格性之標的。首先，CAFC於進行二步驟分析法中判斷專利申請範圍是否涉及自然法則、自然現象或抽象概念等基本概念之步驟一分析時，說明最高法院於Mayo案已注意到如過度廣泛地解讀非專利適格標的，可能致使專利法制之目的受到損害，畢竟所有發明於一定程度上皆會使用到或應用到自然法則、自然現象或抽象概念。因此，CAFC先前於CellzDirect案中即闡明步驟一分析僅確認申請專利範圍是否牽涉到不具專利適格性的概念是不足的，而應確定該申請專利範圍是否「指向」不具專利適格性的概念(註7)。若經步驟一確認該申請專利範圍未指向一不具專利適格性之概念時，則無須進行步驟二之分析。

        透過二步驟分析法之判斷，CAFC表示依據最高法院之判決先例，本案’610專利之相關請求項應未指向一不具專利適格性之概念，故其同意Vanda所提出關於地方法院判決關於此部份之認定有所違誤之主張。原因在於，’610專利請求項1界定一種使用iloperidone治療病患之方法，其中，該病患患有精神分裂症，而此方法具有特定之步驟：(1)透過(a)取得該病患之生物檢體，以及(b)執行基因型鑑定分析，以判斷該病患之CYP2D6代謝之基因型；及(2)對應該病患之基因型施予特定劑量範圍之iloperidone。

        West-Ward雖於上訴時主張’610專利所請者與先前最高法院之Mayo案及Myriad案所涉之專利相似，應同樣認定其不具專利適格性。詳言之，West-Ward主張以Mayo案而言，該專利所申請者亦為一用來量測患者血液中之硫代嘌呤(thiopurine)代謝物濃度，以調整出用來治療自體免疫疾病的之硫代嘌呤藥物合適劑量之方法，而最高法院於該案中亦認為此等方法專利僅為簡單地附加具有高度一般性之習知步驟而不足以形成一發明構思，故其仍屬於對自然法則之描述，而不具有專利適格性。

        然而CAFC並不同意West-Ward前述主張，其表示本案與Mayo案具有實質之差異，首先，Mayo案之專利並未指向一治療特定疾病之新穎方法，反之，該專利僅涉及描述血液中特定代謝物之濃度以及可能危害或無效之硫代嘌呤藥物劑量之間的關聯性之診斷方法，而此關聯性係人體代謝硫代嘌呤化合物所自然產生之結果，因此Mayo案中所涉之專利僅係描述一自然法則下存在之關係。縱使該專利之主要請求項有關於使用硫代嘌呤藥物於病患之描述，整體而言，該請求項並未指向一種應用藥物治療特定疾病之方法。

        回到本案來看，’610專利之請求項指向一使用iloperidone以治療精神分裂症之方法，該發明除認知到iloperidone、CYP2D6代謝機制及QT間隔延長之相互關係外，並以此相互關係之應用作為申請專利範圍，故本案之’610專利與Mayo案不同，’610專利之申請專利範圍包含要求醫師應對應病患之CYP2D6之代謝情形，決定應投藥之iloperidone之特定劑量。詳言之，CAFC認為’610專利所請求者係一對於病患較具安全性之對既有藥物之新的應用方法，而該應用方法具有降低發生QT間隔延長之風險之功效，而非僅止於描述iloperidone、CYP2D6代謝機制及QT間隔延長之相互關係而已，故其並未落入「指向」不具專利適格性之概念的範疇內。

        CAFC並於判決中指出先前其於CellzDirect案之認定，可以進一步支持本案對於’610專利為適格專利標的之結論。詳言之，在CellzDirect案中，CAFC認定該案專利所請求者為「一預期的經數次冷凍保存之肝細胞之製備方法」而為適格之專利標的，其理由在於，該專利並非單純指向肝細胞在歷經多次冷凍解凍循環後之存活能力，而係一種用以保存肝細胞之新穎且有用之方法。且CAFC在該案中亦強調治療疾病之方法，若描述對象物在歷經此方法後之自然現象，並不會使其指向自然現象，否則利用化療法治療癌症將會指向歷經化療後之癌細胞的失能，或利用阿斯匹靈(aspirin)治療頭痛將會指向人體對於阿斯匹靈的自然反應。

        CAFC亦表示縱使依據最高法院於Myriad案判決使用之判斷方式，本案於認定’610專利之可專利性時，亦不會產生相異之認定結果，CAFC進一步說明最高法院於Myriad案中認定自然界存在DNA片段是自然產物，不論其是否經分離皆非美國專利法第101條所規定之專利適格標的，但是cDNA係專利適格標的，因其非為自然存在。且最高法院於Myriad案中特別指明「方法請求項」及「關於特定基因知識之新應用專利」並不在其判決之適用範圍內。以本案而言，’610專利所請求者並非一自然存在之DNA片段，且其所請求者應屬於最高法院前述指明不適用其判決範圍者。

        綜前所述，CAFC認定’610專利之請求項係指向一使用特定劑量之特定化合物以達到特定功效之治療特定病患之特定方法，與Mayo案所涉及之專利不同，’610專利不僅僅是描述CYP2D6代謝者之基因型與發生QT間隔延長風險之相互關係，而是描述一種對於應用該相互關係之治療方法，且該方法透過降低發生QT間隔延長之風險，使iloperidone於投藥時更具有安全性。準此，CAFC認為’610專利之請求項應為專利適格標的。

五、不同意見

        對於CAFC合議庭認定’610專利之請求項具有可專利性之結果，負責審理該案之合議庭之審判長Prost法官不予認同，並於本案判決附具不同意見書。Prost法官認為合議庭誤將Mayo案中之二步驟分析法中，原應於步驟二尋找之「發明構思(inventive concept)」合併於步驟一中進行判斷，致使合議庭認定’610專利之請求項並非指向一自然法則，而應為專利適格標的。Prost法官認為如確實依循Mayo案所揭示之二步驟分析法，’610專利之請求項應指向一自然法則，且若進一步進行步驟二之判斷可以發現，’610專利亦不具有一足以將自然法則轉變為專利適格標的之發明構思，是以，應認’610專利之請求項為不具專利適格之標的。

        Prost法官於其不同意見書中，進一步對於合議庭因’610專利之請求項描述一對於自然法則之特定應用(而非僅止於自然法則)，故認定其並未指向一不具專利適格標的之部分提出質疑，Prost法官比較Mayo案之專利與’610專利之主要請求項內容，認為’610專利之請求項係界定一關於CYP2D6基因型與可能導致QT間隔延長之iloperidone藥物劑量間之自然關係，與Mayo案相同，相對於現有之自然法則，’610專利之請求項僅係對於精神分裂症之現有治療方法之調整，而應指向一自然法則，故本案與Mayo案並無實質之差異，而不應為相異之判斷。

        有趣的是，Prost法官為先前審理CellzDirect案之法官之一，故Prost法官於其不同意見書之末段特別說明，於CellzDirect案中認定該案專利之請求項應為適格專利標的之理由在於，該專利並非單純指向肝細胞在歷經多次冷凍解凍循環後之存活能力，而係一種用以保存肝細胞之新穎且有用之方法。反之，本案’610專利之請求項不論是所使用之技術手段及所衍生之功效皆指向一自然法則，且’610專利請求項中關於CYP2D6之貧乏代謝者減低其iloperidone之投藥劑量可降低發生QT間隔延長風險之部分，亦僅為對於自然法則之常見應用，而非專利適格標的，因此，其於本案所為之認定結果與CellzDirect案之判斷並無二致。

六、結論

        生物相關發明於專利申請時，因其特殊之性質時有被認定涉及自然法則、自然現象等基本概念之可能，而面臨不具專利適格性之挑戰。然而CAFC近年來於其判決，對於如何依據最高法院於Mayo案所建立之「二步驟分析法」判斷涉訟專利之請求項是否具有專利適格性，雖意見似乎仍有所分歧，但透過實務之履踐，提供了更細緻之區分判準。

        如CAFC於CellzDirect案中即認為步驟一分析須確定請求項是否「指向」不具專利適格性之概念，而非僅確認請求項是否牽涉到不具專利適格性的概念即可，而於本案中CAFC更認為應用iloperidone、CYP2D6代謝機制及QT間隔延長之相互關係之自然法則，以治療特定疾病(精神分裂症)並具有降低特定風險功效之方法，即可通過步驟一之判斷，而無須再進行步驟二之判斷，而應認定該專利之請求項具有專利適格性。由此可見，CAFC近年來對於生物相關專利之可專利性之判斷似乎有放寬之趨勢，後續是否將影響美國專利商標局對相關專利審核之判斷，對於有意於美國提出生物相關申請者而言，值得持續關注。

          ※ 註釋