黃郁雯、李亭誼、劉悌杰
一、前言
註冊商標為現今商業行銷重要策略之一,商標所表彰商譽與其商業價值不容小覷,尤其以名人自創或聯名品牌更是吸引消費者目光,若以相同或雷同於名人姓名註冊商標,消費者可能認為商品/服務來源、品質與該名人有特定關係。
近年來第三人未經名人同意以相同或雷同於名人姓名、藝名、譯名、稱號註冊商標之案例層出不窮,我國除民法(註1)對姓名權之保護有明文規定外,商標法第30條第1項第13款(下稱「第13款」)亦明訂:商標有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者,不得註冊。本文將透過台灣與中國案例,探討名人姓名商標註冊相關問題。
二、台灣相關案例簡介
依我國商標制度,只要非以他人著名之姓名、藝名、筆名或字號申請註冊商標,復無其他不得註冊的情形,姓名商標原則上可准予註冊(註2),試就我國相關商標案例及衍生爭議簡述如下:
(一) 採用相同名人姓名之商標
查有許多第三人以「伊凡卡∕伊凡卡 IVANKA」(註3)、「AnGeLiNaJoLie」(註4)、「巴菲特 Buffett」(註5)以及「波伽利 Bocelli」(註6)等姓名於我國申請註冊商標,惟皆遭我國智慧財產局(下稱「智慧局」)認定前述名稱會使消費者直接聯想到特定名人,而申請人既未徵得該等名人同意,智慧局逕依第13款規定將前述商標予以核駁。此外,智慧局於前述案件之核駁理由中亦闡明—「姓名、藝名、筆名、字號者,因同名同姓者,所在多有,僅限於達到「著名」程度者,為免混同,方有適用」。
(二) 採用與名人姓名雷同之商標—由「Lady Gaga」衍生之商標異議案(註7)
知名美籍女歌手「Lady Gaga」因認註冊第1486001、1485078號(註8)「LADYWAWA」、註冊第1460609號「
」(註9)及註冊第1460369號「
」(註10)等商標有註冊時商標法第23條第1項(現行商標法第30條第1項)不得註冊之事由,而對前述商標提出異議,針對註冊時商標法第23條第1項第15款及現行商標法第30條第1項第13款規定,智慧局於審定書中均指出前述商標與「Lady Gaga」並非相同,且無事證認定前述商標係「著名」之姓名、藝名、筆名、字號,故異議均不成立。
(三) 採用相同名人稱號之商標
| 1. |
「藍教主」(註11)--智慧局指出「藍教主」係國內藝人「藍心湄」之暱稱、自號,堪認「藍教主」已指向該藝人。從而申請人未徵得「藍心湄」本人之同意,故依第13款予以核駁。 |
| 2. |
「習大大」(註12)--智慧局指出「習大大」為中國官方媒體給予「習近平」先生之稱號,屬著名之人名別號,縱使中國官方已禁止使用此稱號,「習大大」仍可直接指向「習近平」先生,衡諸第13款旨在保護自然人的人格權,故依該款予以核駁。 |
(四) 符合商標法第30條第1項第13款之情形
本款除旨在保護自然人之人格權外,一方面在於避免消費者對於第三人使用名人姓名、藝名、筆名、字號等作為商標使用時,會對其提供之商品/服務來源產生混淆誤認。而由上述案例可知,除名人本身姓名外,無論係名人自取或媒體給予之姓名、稱號或別名,只要足以直接指向該名人時,第三人如以相同於該等姓名/稱號申請註冊商標者,智慧局將一律按第13款核駁之。
(五) 衍生爭議問題
1. 姓名商標之著名程度認定
觀察上述案例可知,除由名人本身提供證據證明外,智慧局於認定姓名是否具高知名度時,主要透過網路搜尋結果來斷定是否均指向特定名人而論其著名程度,惟以此種方式來認定著名程度似尚有討論空間。如有第三人申請註冊「張健」商標(註13),智慧局認為「張健」為中國大陸著名之六四民運人士之姓名,故依第13款核駁之,惟經查維基百科(註14),不僅有9位同樣名為「張健」之公眾人物,且Google搜尋結果中亦僅有第一頁有一筆資料顯示民運人士「張健」(註15),並無法證明「張健」僅單一指向民運人士、亦無從證明其於本地具高知名度,智慧局稱「張健」係一著名民運人士姓名,似容有疑義。
2. 採用外文姓名中文音譯之商標
本地母語為中文,故有將外文姓名以中文音譯來稱呼外籍人士之習慣,如以外籍名人相應之中文音譯姓名申請註冊商標(註16),同樣有第13款之適用。值得注意的是,因中文音譯並無特定規則,有可能出現相同外文姓名選用不同中文字之中文音譯名,進而產生如下爭議案(註17):
| (1) |
事實:第三人以「席琳迪昂」申請註冊商標,並獲智慧局准予註冊為第1777205號商標,後遭加拿大籍女歌手「Celine Dion」以該商標有第13款所定不得註冊事由,對該商標提出異議; |
| (2) |
第三人異議答辯理由摘要: |
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A. 「席琳迪昂」並非「Celine Dion」在台灣慣用之中文名稱; |
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B. 「Celine Dion」之Google檢索結果中並沒有「席琳迪昂」,只出現「席琳迪翁」; |
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C. 不能認定所有與「Celine Dion」稍為相同/類似之中文,都是屬於相同商標範圍等; |
| (3) |
智慧局認定「異議成立」之理由摘要: |
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A. 國人聽聞「席琳迪昂」時亦會自然產生聯想並立即指向「Celine Dion」; |
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B. 「席琳迪昂」之Google檢索結果均指向「Celine Dion」; |
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C. 「席琳迪昂」商標使用將使消費者誤認其指定商品來源為「Celine Dion」等。 |
| (4) |
本案後續發展:第三人因不滿智慧局作成之「異議成立」處分,遂提起訴願。訴願會認同智慧局理由而認定訴願為無理由(註18)。該第三人復就該案提起行政訴訟,智慧財產法院認為「Celine Dion」具極高知名度,加上「席琳迪翁」及「席琳迪昂」之發音十分接近,對我國相關消費者而言,此兩種中譯並無實質差異、均會直接與「Celine Dion」產生聯想,故註冊第1777205號商標確實有違第13款規定,不應准予註冊,進而駁回第三人所提之訴(註19)。 |
三、中國大陸相關案例簡介
由於名人姓名被個人或其他企業搶註之現象屢見不鮮,為解決姓名權爭議及保護姓名商標權,於現行《中華人民共和國商標法》(下稱中國商標法)第32條(即西元(下同)2001年修正的中國商標法第31條)明文規定「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標」,此所稱「在先權利」包括姓名權、字號權、著作權、專利權等,其中「姓名權」包括自然人本名以及字、號、筆名、藝名、別名等等;《中華人民共和國民法通則》(下稱中國民法通則)第99條第1項又規定:「公民享有姓名權、有權決定、使用和依照規定改變自己的姓名,禁止他人干涉、盜用、假冒」,可見每位自然人皆享有姓名權,如何避免自己姓名遭第三人搶註亂用則為十分重要之問題,茲就以下案例探討中國大陸對於名人姓名商標權之保護。
(一) 採用相同「中文」名人姓名之商標
| 1. |
申請註冊第15003136號「楊冪」商標(註20) |
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(1) |
事實:梅州市大家閨秀貿易有限公司(即本案被申請人)向中國大陸國家工商行政管理總局商標局(下稱「中國商標局」)申請註冊「楊冪」商標(下稱「爭議商標」),並於2015年8月7日獲准註冊。中國知名演員「楊冪」本人(即本案申請人)遂於2016年9月29日以該商標之註冊有違商標法第32條規定,損害其姓名權為由向中國商標局提出無效宣告請求。 |
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(2) |
裁定結果—中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會(下稱「商標評審委員會」)裁定爭議商標應予「無效」之宣告,理由如下: |
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A. |
依據申請人所檢送資料可證明在爭議商標註冊申請日之前,申請人「楊冪」已具有一定社會知名度,已為中國相關公眾所知曉。 |
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B. |
爭議商標「楊冪」並非固定漢語搭配詞組,被申請人未經申請人授權,將與申請人中文姓名相同之文字申請註冊商標,該行為主觀上難謂巧合,客觀上被申請人具有不正當利用申請人「楊冪」的知名度和影響力而實現經濟利益的目的。 |
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C. |
爭議商標的註冊及使用易使相關公眾認為其所表標識的商品與申請人楊冪具有某種特定關聯或者由其授權生產,從而損害申請人享有的在先姓名權。 |
| 2. |
小結:損害他人姓名權之適用要件:一為在相關公眾認知中,爭議商標文字指向該姓名權人;二為爭議商標之註冊可能對他人姓名權造成損害。當滿足2要件時,該爭議商標之註冊,應當認定為對他人姓名權的損害,而應予無效宣告。 |
(二) 採用相同「英文」名人姓名之商標
| 1. |
申請註冊第8015704號「Taylor Swift」商標(註21) |
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(1) |
事實:李靈祥(即本案被申請人)向中國商標局申請註冊「Taylor Swift」商標,並於2011年2 月7日獲准註冊。美國知名鄉村音樂歌手「Taylor Swift」(中譯名:泰勒絲) (即本案申請人)於2011年2月9日向中國商標局提出異議申請。2013年3月19日中國商標局作出裁定,認為申請人提交之證據不能證明其姓名為中國相關公眾知曉,不支持其在先姓名權之主張,而准被異議商標之註冊。申請人不服,遂於2013年4月11日向商標評審委員會提起異議複審。 |
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(2) |
異議複審結果—商標評審委員會於2015年3月12日作出商評字2015第0000022979號異議複審裁定書,裁定被異議商標不予核准註冊,理由如下: |
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A. |
申請人提交之證據可以證明「Taylor Swift」在被異議商標申請日前已在歌壇具有一定知名度。 |
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B. |
「Taylor Swift」並非現有固定搭配的詞彙,在被申請人並未對被異議商標的合理來源進行答辯並予以舉證的情況下,被申請人註冊被異議商標具有不正當利用「Taylor Swift」的姓名權,有違中國商標法第32條規定。 |
(三) 採用外國名人「中文譯名」之商標
| 1. |
申請註冊第1560251號「乔治·阿玛尼」商標(註22) |
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(1) |
事實:杭州欣晨貿易有限公司(即本案被申請人)向中國商標局申請註冊「乔治·阿玛尼」商標(下稱「爭議商標」),並於2001年4月28日獲准註冊。世界著名時尚品設計大師「GIORGIO ARMARNI」先生委託加莫德菲尼公司(即本案申請人)以該商標之註冊有違修訂前中國商標法第31條規定向中國商標局提出撤銷註冊。 |
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(2) |
被申請人答辯理由: |
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A. |
被申請人認為譯音可以有多種譯法,可用多種不同的中文表示。申請人提供之證據中就有「阿玛妮」、「阿马尼」、「乔治奧‧阿曼尼」、「亚曼尼」等等。爭議商標根本不存在仿冒或相近的情形。 |
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B. |
對姓名權之保護應以不得侵犯他人合法權益為前提,爭議商標不是「GIORGIO ARMARNI」人名之音譯,即使讀音相似,純屬偶然,並未侵犯GIORGIO ARMARNI先生之姓名權。 |
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(3) |
裁定結果—商標評審委員會認為爭議商標之註冊應予撤銷,理由如下: |
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A. |
根據申請人提出之證據資料可證明,GIORGIO ARMARNI先生作為世界時裝界享有極高聲譽的著名設計師,在華語國家和地區被稱為「乔治·阿玛尼」。 |
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B. |
在爭議商標申請日前,GIORGIO ARMARNI先生在世界時裝界之知名度及其中文名稱已在中國為相關公眾所知曉。 |
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C. |
爭議商標所採用的漢字及組合方式與GIORGIO ARMARNI先生的中文名稱相同,而後者已具有較高的社會知名度,被申請人明顯具有不正當地借用GIORGIO ARMARNI先生知名度的故意,其行為違反誠實信用的公共道德標準,對GIORGIO ARMARNI先生個人聲譽造成不良影響及侵犯其姓名權。 |
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D. |
被申請人並未對於爭議商標的創意給出合乎情理且為相關公眾知曉的解釋,故商標評審委員會對於被申請人之答辯理由不予支持,爭議商標之註冊有違修訂前中國商標法第31條規定,應予撤銷。 |
| 2. |
中國大陸「乔丹」商標爭議案 |
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(1) 背景介紹 |
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美國知名NBA職業籃球運動員「Michael Jeffrey Jordan」,又名Michael Jordan麥可喬丹(中國大陸譯名:迈克尔・杰弗里・乔丹)(下稱Michael Jordan)於2012年向商標評審委員會就中國「喬丹體育公司」(下稱「喬丹公司」)及其關聯公司之「乔丹」、「QIAODAN(喬丹的漢語拼音)」等78件指定使用於國際分類第25及28類等商品之註冊商標,以該等商標之註冊損害其姓名權,違反修訂前中國商標法第31條規定,向商標評審委員會申請撤銷註冊,惟商標評審委員會裁定駁回,爭議商標予以維持。 |
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2013年Michael Jordan不服裁定結果,提起行政訴訟,但一、二審皆敗訴。2015年5月Michael Jordan不服二審判決,遂向最高人民法院申請再審68件喬丹公司相關商標,同年12月,最高人民法院知識產權審判庭以喬丹再審申請符合《中華人民共和國行政訴訟法》第91條第6項規定之情形為由(即二審判決遺漏喬丹有關2001年修正商標法第31條之上訴理由),裁定提審其中10件商標案,而其中50件商標案駁回再審申請,同時裁定中止其他8件商標案之審查。 |
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2016年4月最高人民法院對「乔丹」及「QIAODAN」10件系列商標案進行公開開庭審理,惟未當庭審判。隨後,同年12月最高人民法院公開宣判該10件商標案(註23),並對10件商標案作出二系列判決: |
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A. |
行政判決字號:(2016)最高人民法院行再15、26、27號,即有關商標註冊第4152827、6020565及6020569號三件「乔丹」商標。 |
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B. |
行政判決字號:(2016)最高人民法院行再20、29、30、31號-即有關商標註冊號第6020566、6020568、6020571、6020575號四件拼音「QIAODAN」商標以及(2016)最高人民法院行再25、28、32號-即有關商標註冊第9286585、9292824、9292836號三件「qiaodan及圖形」組合商標案,共七件商標。 |
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(2) |
中華人民共和國最高人民法院行政判決分析 |
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‧關於涉及「乔丹」商標(註24) |
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最高人民法院推翻先前商標評審委員會、一審及二審之認定,判決喬丹公司3件「乔丹」商標,有損害Michael Jordan之姓名權,違反修訂前中國商標法第31條規定,依中國商標法第41條第2款規定應予撤銷(註25),並判決撤銷商標評審委員會所作出之裁定及一、二審判決。此外,判令商標評審委員對此3件商標重新作出裁定。茲將判決理由與姓名權相關之內容整理如下: |
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A. |
姓名權的保護依據 |
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(a) |
除修訂前中國商標法第31條(現行中國商標法第32條)及中國民法通則第99條第1款規定外,尚有侵權責任法第2條第2款規定:「本法所稱民事權益,包括生命權、健康權、姓名權…等人身、財產權益」,據此,姓名權可以構成商標法第31條規定的「在先權利」。 |
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(b) |
商標的主要作用在於區分商品或服務的來源,故未經許可擅自將他人享有在先姓名權的姓名註冊為商標的,不僅會損害該自然人的人格尊嚴,且容易導致相關公眾誤認為標記有該商標的商品或服務與該自然人存在代言、許可等特定聯繫。該行為在損害自然人姓名權的同時,也損害了消費者的合法權益。 |
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B. |
自然人姓名權保護的條件 |
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(a) |
最高人民法院認為在適用中國商標法第31條規定時,自然人就特定名稱主張姓名權保護,該特定名稱應符合以下3條件: |
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I.該特定名稱應具有一定知名度、為相關公眾所知悉;
II.相關公眾使用該特定名稱指代該自然人;
III.該特定名稱應與該自然人之間已建立穩定的對應關係。 |
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(b) |
能否就其外文姓名的部分中譯名享有姓名權:由於語言和文化等差異以及為了便於稱呼,我國相關公眾通常習慣以外文姓名的部分中譯名來指代、稱呼該外國人,需要考慮我國相關公眾對於外國人的稱謂習慣。本案中,「不論是Michael Jordan主張的中文『乔丹』,抑或是商標評審委員會被訴裁定中錯誤認定為Michael Jordan全名的『迈克尔.乔丹』,實質上都是Michael Jordan完整英文姓名的部分中文譯名,但都被相關公眾用於稱呼和指代Michael Jordan」。 |
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(c) |
根據Michael Jordan提交的證據綜觀,可證明我國相關公眾、新聞媒體普遍以「乔丹」指代Michael Jordan,「乔丹」已經與Michael Jordan建立了穩定的對應關係。 |
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(d) |
在喬丹公司《招股說明書》中的「品牌風險」中,特別註明:「特別提醒投資者可能會有部分消費者將發行人及其產品與迈克尔・乔丹聯繫起來從而產生誤解或混淆,在此特提請投資者注意」,表明喬丹公司亦認識到相關公眾可能會將「乔丹」與Michael Jordan相互聯繫。 |
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(e) |
綜上,現有證據足以證明「乔丹」在中國具有較高的知名度、為相關公眾所知悉,「乔丹」已經與Michael Jordan之間形成了穩定的對應關係,故Michael Jordan就「乔丹」享有姓名權。即使Michael Jordan將其姓名獨家許可給耐克公司(NIKE)商業使用,其本人仍然享有姓名權,有權單獨就爭議商標提出撤銷申請。 |
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C. |
Michael Jordan是否主動使用「乔丹」,對於姓名權有何影響 |
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法院認為:不論是「迈克尔・乔丹」還是「乔丹」,在相關公眾中均具有較高的知名度,均被相關公眾普遍用於指代Michael Jordan,且Michael Jordan並未提出異議或反對。法院不支持商標評審委員會、乔丹公司關於Michael Jordan、耐克公司未主動使用「乔丹」,Michael Jordan即對「乔丹」不享有姓名權的主張。 |
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D. |
「乔丹」商標是否會使相關公眾誤認為與Michael Jordan具有關聯 |
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Michael Jordan提出的兩份調查報告顯示,標有「乔丹」商標之商品有使相關公眾容易誤認為與Michael Jordan存在代言、許可等特定聯繫。 |
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E. |
喬丹公司對於爭議商標之註冊是否存在明顯主觀惡意 |
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依據以下理由,法院認為喬丹公司註冊「乔丹」商標確實具有明顯的主觀惡意: |
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(a) |
喬丹公司原名為「福建省晉江市陳埭溪邊日用品二廠」,經數次更名後,2009年12月最終更名為「喬丹體育股份有限公司」。 |
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(b) |
喬丹公司對於使用「喬丹」商標申請註冊,提出三種不同解釋:「南方的草木」、「美好的意思」「普通含義、美好意願」、「商標事務所幫其取名」等解釋,法院認為皆為不合理。 |
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(c) |
喬丹公司除「乔丹」商標外,另申請註冊多件Michael Jordan兩個孩子的姓名「杰弗里・乔丹」及「马庫斯・乔丹」及其漢語拼音「JIEFULI」、「MAKUSI」。 |
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(d) |
喬丹公司申請註冊多件以Michael Jordan身體輪廓基本相同的圖形作成構成要素,單獨或與「乔丹」、「QIAODAN」及Michael Jordan球衣號碼「23」等組合申請註冊多件商標。 |
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(e) |
喬丹公司之關聯公司亦多次申請註冊與Michael Jordan相關之商標。 |
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(f) |
綜上,顯然喬丹公司與其關聯公司係明知Michael Jordan具有較高知名度的情況下,圍繞在Michael Jordan申請註冊各種相關商標,具明顯惡意。喬丹公司對於Michael Jordan的姓名「乔丹」、球衣號碼「23」及兩個孩子的姓名均不享有合法的在先權益。 |
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‧關於涉及喬丹的漢語拼音「QIAODAN」商標以及拼音「QIAODAN」與圖形組合商標(註26) |
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針對Michael Jordan是否享有「QIAODAN」商標之姓名權,法院判決標準仍係依照上述「乔丹」商標之3條件判定標準,法院認為由Michael Jordan提交之證據資料以觀,雖可證明Michael Jordan及「乔丹」在中國大陸具有長期廣泛的知名度,但不足以證明相關公眾使用「QIAODAN」指代Michael Jordan,也不足以證明「QIAODAN」與Michael Jordan之間已經建立了穩定的對應關係,故判決Michael Jordan對「QIAODAN」商標不享有姓名權,爭議商標的註冊未損害其姓名權,未違反商標法第31條規定,維持二審判決,駁回Michael Jordan有關「QIAODAN」及「QIAODAN及圖形」等7件商標之再審申請。 |
四、現行台灣與中國大陸之名人姓名商標保護制度之差異
除上述中國案例外,近來在中國大陸將名人姓名註冊為商標之情形仍層出不窮,有別以往僅能透過中國商標法第32條及中國民法通則第99條第1款等規定來保護姓名商標,中國大陸最高人民法院於2017年1月發布《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》(下稱授權確權規定(註27)),並作出有關姓名商標保護之明確規定如下:
第20條-
當事人主張訴爭商標損害其姓名權,如果相關公眾認為該商標標誌指代了該自然人,容易認為標記有該商標的商品係經過該自然人許可或者與該自然人存在特定聯繫的,人民法院應當認定該商標損害了該自然人的姓名權。
當事人以其筆名、藝名、譯名等特定名稱主張姓名權,該特定名稱具有一定的知名度,與該自然人建立了穩定的對應關係,相關公眾以其指代該自然人,人民法院予以支持。
據上規定,茲就台灣與中國大陸有關姓名商標保護態樣、著名程度要求及爭議救濟方式,試簡述差異如下:
(一) 保護態樣
| 表一 |
| 台灣-商標法第30條第1項第13款 |
中國大陸-授權確權規定第20條 |
| 他人著名之姓名、藝名、筆名或字號 |
具有一定的知名度之他人姓名、筆名、藝名、譯名 |
如上所述,除第13款所列態樣外,他人著名之稱號、別名或外文姓名之中文音譯姓名同樣受該款保護。
(二) 著名程度要求
| 表二 |
| 台灣-商標法施行細則第31條 |
中國大陸-授權確權規定第20條 |
| 有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者始可謂著名 |
相關公眾認為該商標指代該自然人、與該自然人建立了穩定的對應關係 |
於上述「席琳迪昂」案中,智慧局即曾指出「本款規定係特定姓名具有一定的知名度,與該自然人建立了穩定的對應關係,相關公眾會將其指向該自然人」,似乎可謂於商標審理實務中,兩岸對於姓名商標要求之著名程度相去不遠。
(三) 爭議救濟方式
基本上兩岸規定類似,差異在於台灣商標採先註冊後公告,台灣商標異議程序係在撤銷商標註冊,而中國大陸係採先公告後註冊,故在中國大陸商標公告期間提起異議係在阻卻商標註冊。
五、結論
姓名權為每個自然人都享有的人格權之一,雖然同名同姓情形不在少數,惟名人費盡心血努力建立之形象具無形價值,為避免第三人惡意攀附名人名氣並牟利,中國與台灣商標法制皆對名人姓名予以相當程度保護。然而,由上述中國與台灣案例可知,若僅有部分外觀或讀音近似名人姓名時,商標主管機關仍會視個案情況審酌,以權衡名人姓名權及一般大眾申請商標註冊權益。
簡言之,第三人申請註冊相同或近似特定姓名、藝名、譯名、稱號之商標時,若該名稱已具相當知名度,相關公眾會將其指向特定自然人,未得該自然人同意,則可能侵害其姓名權,故申請商標時應多加注意,以免違反商標法。
※ 註釋