智慧財產專業團體

蘇 雲 華

一、前言

在美國專利訴訟中，除了採取主張專利無效(invalid)的抗辯方式，主張專利無法執行(unenforceable)也是常被採用的抗辯方式之一，若可證明專利權人在專利申請時有不正行為(inequitable conduct)，則可不須進一步論究專利有效性而獲得專利無法執行的判決。主張專利無效是針對個別專利範圍請求項，若法院認定專利無效，無效的判定也僅限於所針對的個別專利範圍請求項。若主張有不正行為，只要能證明任何單一專利範圍請求項，其專利權人有構成不正行為，就可導致整個專利無法執行，且專利權人無法以重新領證程序(reissue application)企圖救回被判無法執行的專利，另外，產生的影響還可能擴及其專利家族案件。因此，不正行為的抗辯救濟方式曾被法院稱之為「專利法的原子彈」(atomic bomb of patent law)。(註1)

億光(Everlight Electronics Co., Ltd.)及日亞化(Nichia Corporation)在全球有多起專利訴訟案，本案(註2)原告億光即採取主張日亞化專利無效及主張日亞化專利權人有構成不正行為的兩種抗辯方式，在美國法院對日亞化提出控訴。本文探討聯邦巡迴上訴法院(CAFC)對此案之判決內容，希望藉此對讀者了解CAFC判斷專利無效及專利無法執行的標準能有所助益。

二、案例介紹

     (一) 訴訟背景

本案起始自2012年，億光於美國密西根東區地方法院主動提出對日亞化的訴訟，針對日亞化的兩個白光發光二極體(LED)專利：US5998925(以下簡稱’925專利)及US7531960(以下簡稱’960專利)，請求法院認定億光不侵權、日亞化專利無效、及日亞化的專利無法執行。對此，日亞化提出反訴主張億光專利侵權。地方法院陪審團於2015年4月認定日亞化’925專利的請求項2、3、5及’960專利的請求項2、14、19因顯而易見性而無效，而地方法院法官於2015年6月判決億光無法證明日亞化構成不正行為。隨後，雙方都上訴至CAFC。(註3)

     (二) 日亞化專利簡介

‘925專利主要保護將藍色發光元件與藍光轉黃光的磷光體組合以製作出白光LED的技術，其請求項1限定藍色發光元件的元素(In, Ga, Al, N)以及磷光體的元素(磷光體包含選自Y, Lu, Se, La, Gd和Sm中的至少一元素，及選自Al, Ga和In中的至少一元素)。而請求項2，也就是此專利被認定無效的請求項次，則進一步限定磷光體包含YAG (yttrium-aluminum-garnet)螢光材料。(註4)‘925專利的專利家族案件至今多達143件(註5)，其中包含’960專利。日亞化以‘925專利為基礎案，多年來陸續提出分割案以調整專利保護範圍，構建嚴密的白光LED專利保護網，由此可見’925專利對於日亞化白光LED技術的重要性。

‘960專利是一個以’925專利為母案的分割案，‘960專利的請求項1主要限定藍色發光元件為氮化鎵(GaN)，且界定磷光體有一濃度分布，其請求項2，也就是此專利被認定無效的請求項次，則進一步限定磷光體的濃度是朝發光元件遞增。(註6)

三、CAFC之判決

     (一) ’925專利是否為顯而易見而無效

對於本案密西根東區地方法院的判決，CAFC重新審查陪審團對於顯而易見性的結論。一般來說，欲請求專利之標的與先前技術間之差異，在發明時已為所屬技術領域中具有相同知識者所顯而易見者，無可專利性。(註7)顯而易見性之判斷是基於事實裁決的法律問題，美國聯邦最高法院在1966 年的Graham v. John Deere Co.案中提出的4個分析原則，至今仍為非顯而易知性判斷上的基準，其包含：(1)先前技術的範圍與內容；(2)先前技術與所爭論的申請專利範圍之差異；(3)所屬技術領域中具有相同知識者之技術水準；及(4)非顯而易見性之輔助性判斷因素(secondary considerations)，如商業上的成功、長期未解決的需求、他人的失敗，及不可預期的結果。(註8)

針對’925專利，億光提出日本專利申請案H05-152609(以下簡稱Tadatsu專利)以及美國專利US6600175(以下簡稱Baretz專利)作為先前技術，Tatastu專利揭露使用磷光體及GaN藍光LED來調整藍光LED色彩的技術，Baretz專利揭露一種單藍色(monochromatic blue)LED藉由磷光體轉換成白光的技術。另外，億光也提出Mary V. Hoffman在1977年發表之學術文獻(註9)及美國專利US4727283 (Philips)來證明使用YAG磷光體轉換藍光成黃光早已應用於汞蒸氣燈。

地方法院判定，陪審團做成’925專利請求項具顯而易見性的決定係有實質證據的支持，原因在於’925專利中使用的GaN藍光LED及YAG磷光體在此領域是已知的，且庭審時億光所提供的證據顯示此領域具通常知識者有動機將藍光LED與藍光轉黃光磷光體組合以產生白光LED。另外，本案輔助性判斷因素也不利於證明’925專利的請求項非顯而易見。針對組合藍光LED及YAG磷光體的動機，地方法院指出，呈給陪審團的證據顯示：(1)白光LED有很大的市場需求；(2)GaN藍光LED為革命性的突破發明，對白光LED的開發是不可或缺的；(3)雙方證詞皆指出，藍光LED的發明自然導向使用藍光轉黃光磷光體以製造白光LED；(4)藍光轉黃光磷光體的種類數量有限；及(5)在發明當時，YAG磷光體的特性對熟悉此領域技術的人已是習知。因此，地方法院認為，根據所呈現的證據，陪審團認定藍光LED及YAG磷光體的組合為顯而易見是正確的決定。另外，針對輔助性判斷因素，雖然日亞化有提供商業上成功的證據，但此商業成功的證據與此專利特徵技術之間的關聯性薄弱，且億光提出日亞化競爭對手Osram幾乎同時獨立發明了白光LED，僅落後日亞化數週的時間，並提出質疑日亞化專家是否公正誠信的相關資訊。因此，輔助性判斷因素不利於建立’925專利的可專利性。

對此判決，CAFC認同地方法院的結論，CAFC認為，請求保護的發明的每個要素都單獨存在於先前技術，且在發明當下，本領域具通常知識者會有動機去結合藍光LED及藍光轉黃光的磷光體，並會意識到YAG是一種可用來將藍光轉黃光的磷光體，如此足以讓陪審團得出’925專利請求項為顯而易見的結論。至於輔助性判斷因素，由於地方法院有適時地指示陪審團考慮和衡量針對輔助性判斷因素所提出的証據，CAFC認為陪審團的決定應被尊重。

日亞化向CAFC提出的主張是，本領域具通常知識者並無結合藍光LED及YAG磷光體的動機，原因在於：(1)先前技術揭露的藍光LED主要是利用多個磷光體產生紅、綠、藍光的「三色」組合來達成白光，而非’925專利中黃、藍光的「雙色」組合；(2)本領域具通常知識者不會認知到YAG磷光體的有用性質，例如抗濕氣；及(3)先前技術不鼓勵將YAG磷光體與藍光LED組合，因為有較差的演色性。

CAFC認為，先前技術已教示藍光LED可與磷光體組合產生不同光色、藍光LED與藍光轉黃光磷光體組合可產生白光、且白光LED有很大的市場需求，如此就足以支持陪審團的決定，先前技術不需一定要揭露黃、藍光的「雙色」組合才能證明’925專利請求項為非顯而易見。另外，CAFC也不認同本領域具通常知識者需要意識到YAG磷光體有抗濕氣的特性才會滿足結合動機，本領域具通常知識者有動機組合藍光LED與藍光轉黃光磷光體，且YAG磷光體為少數藍光轉黃光磷光體的其中一個，如此就已滿足結合藍光LED與YAG磷光體的動機。另外，CAFC認為，YAG磷光體有較差演色性的特性並不構成’925專利的反向教示(teaching away)。也就是說，由於白光LED有強大市場需求，本領域具通常知識者不會因為YAG磷光體有較差演色性的性質，就不去嘗試將藍光LED與YAG磷光體組合來產生白光LED。因此，CAFC不同意日亞化提出的所有主張。

     (二) ’960專利是否為顯而易見而無效

’960專利請求項2的技術特徵在於，磷光體較集中在LED芯片的表面，以減少降解。億光提出日本專利公開號52-40959(以下簡稱JP-959專利)來說明磷光體濃度漸變為已知技術，JP-959專利教示一個具有磷光體的樹脂的製作方法，其技術是藉由地心引力使磷光體集中。JP-959專利的圖1C顯示一個LED芯片在下、樹脂在上的組合體，其中，磷光體是集中在LED芯片的表面，且JP-959專利教示「磷光體在樹脂內部沉降且集中」的技術內容。根據JP-959專利中揭露磷光體沉降且集中的技術、Baretz專利中揭露磷光體遠離組合體表面的配置可避免降解的技術、Tadatsu專利、及兩方專家的證詞，地方法院陪審團認定’960專利請求項為顯而易見。

對此判決，日亞化於上訴時主張，JP-959專利的目標是將磷光體集中在樹脂的外表面而非內表面，CAFC認為，雖然依照JP-959專利的步驟執行並不會達成’960專利磷光體的濃度分佈，但本領域具普通創造力的技術人員會利用JP-959專利所揭示的磷光體沉降的特性，及Baretz專利中所揭露的磷光體遠離LED組合體表面的配置型態可避免降解的特性，來製作出’960專利的磷光體濃度分佈特徵。日亞化另外提出，Baretz專利所教示之避免降解的內容並不足以引導出’960專利的磷光體濃度分佈特徵，且’960專利磷光體濃度分佈可避免因濕氣而降解的特徵，在先前技術中沒有明確說明，所以本領域具通常知識者沒有結合Baretz專利及JP-959專利的動機。CAFC不同意此主張，CAFC認為，由於Baretz專利所揭露的幾種磷光體的特定配置型態可達成避免磨損及避免降解的功能，本領域具通常知識者會根據Baretz專利的教示評估配置磷光體的位置，且會參照JP-959專利的教示，得出將磷光體設置在靠近LED芯片表面的位置。

     (三) 日亞化是否構成不正行為之裁定

美國法院審查專利權人是否構成不正行為，會採用兩個判斷要素：(1)錯誤陳述(misrepresentation)或遺漏具實質重要性的資訊(material information)，及(2)意圖欺瞞(intent to deceive)。若能提出明確且足以使人信服的證據(clear and convincing evidence)，來證明專利權人有欺瞞美國專利商標局(USPTO)審查委員的意圖，且漏未陳報的資訊對於可專利性具有實質重要性(materiality)，即構成不正行為而導致專利無法執行。自2011年美國聯邦巡迴上訴法院以全院聯席判決(en banc)，判決了Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.案後，法院多採用「若沒有」標準(but-for materiality)來判斷漏未陳報的資訊是否具實質重要性，簡單地說，若漏未陳報的資訊不影響專利核准與否，該資訊不具有實質重要性，但USPTO審查委員當初若知悉漏未陳報的資訊即不會核准專利，則該資訊具有實質重要性。(註10)

針對日亞化是否構成不正行為的事實調查結果，CAFC審查地方法院的判決中是否有明顯錯誤。億光在地方法院訴訟階段時，主張日亞化’960專利的說明書中聲明其製作出峰值波長為「接近600nm」的LED屬刻意作假之行為。由於億光沒有充分詢問日亞化發明人以建立其對USPTO的陳述屬刻意做假的證明紀錄，地方法院認為億光的主張並沒有達到「若沒有」標準。此外，由於從證據中所得到唯一的最合理推論僅是「發明人應該更加謹慎地維持資訊的紀錄及記載他們的發現」，地方法院亦判定億光沒有提出日亞化欺瞞USPTO的具體意圖之證明。

CAFC認為，由於事實僅顯示出應該被提交到USPTO的文件遺失了，沒有顯示出證明欺瞞意圖的事實，在法院的先例下並沒有欺瞞USPTO的具體意圖的證明。因此，億光所提出的證據及資料，不足以證明日亞化專利權人有構成不正行為。(註11)

四、結論

億光得以成功主張日亞化’925專利及’960專利請求項無效的原因在於，億光對於發明當下白光LED相關的技術發展有深入瞭解，所提出的相關舉證完整而有力，且資料齊全，因此提高了日亞化反訴的困難度。雖然‘925專利已於2017年7月29日到期，但被CAFC判定’925專利無效，無疑地是降低了日亞化白光LED專利佈局的強度及保護力。對於訴訟當事人而言，除了對於系爭專利及相關技術之熟悉程度將影響訴訟程序中所能提交之陳述或證據之力道以外，慎選訴訟代理人，擬定完整的訴訟策略並以此做為訴訟攻防的準備依據，亦對訴訟獲勝與否有很大的影響。

關於日亞化並未構成不正行為之判斷，地方法院和CAFC都引用了Therasense案例。在Therasense案之前，提出有不正行為使專利無法執行的抗辯策略在專利訴訟中被大量採用，然在Therasense案判決後，要證明不正行為的困難度提高了。就現行判斷標準而言，就算漏未陳報的資料客觀上具備實質重要性，要如何證明專利權人主觀上有意圖欺瞞的事實，仍是有相當困難度的。

※ 註釋