智慧財產專業團體

吳俊彥  專利師

一、前言

美國專利法第112條第6項有關手段功能用語的判定標準自美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC)於2015年6月16日Williamson v. Citrix Online, LLC.案(註1)作出的判決推翻了在2004年9月3日由Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.案(註2)建立的強力推定的判斷標準後，使得即使請求項未使用「means for」或「step for」等用語界定仍可能被判斷為手段或步驟功能用語的機會提高。

另一方面，儘管多方複審程序(inter partes review，簡稱IPR)受限於僅能對美國專利法第102條與第103條的可專利性判斷，但由於涉及申請專利範圍的解讀並進行涉及實質技術用字遣詞的判定，為美國專利商標局專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱PTAB)所擅長，使得在IPR中專利有效性的爭執，通過美國專利法112條第6項與美國專利法112條第2項，間接地延伸至以美國專利法第112條第1項對說明書內容進行實質判斷，甚至如Uniloc USA, Inc. et. al. v. Sega of America, Inc., et. al案(註3) (以下簡稱Uniloc案)得以延伸至是否可以享有優先權主張的爭議。此對於大多數習慣於主張優先權的外國申請人，特別是熟悉運用美國臨時案主張優先權以爭取時效的我國申請人而言，相當值得深入研究探討。
以下便藉由CAFC在2017年10月23日對於涉及是否得享有優先權主張判斷的Uniloc案所做出的判決，探討手段或步驟功能用語目前在美國實務上的發展。

二、Uniloc案簡介與申請專利範圍解讀

Uniloc案是上訴人Uniloc USA，Inc.和Uniloc Luxembourg SA (統稱「Uniloc方」)因不服美國專利號5,490,216 (以下簡稱「’216專利」)在兩件IPR中被PTAB認定請求項1-20相對於名稱為「鼓勵購買可執行和不可執行軟體的方法 (METHOD FOR ENCOURAGING PURCHASE OF EXECUTABLE AND NON-EXECUTABLE SOFTWARE)」的美國專利5,509,070號 (以下簡稱Schull專利)不具新穎性而提出上訴。而在Uniloc案中的被上訴人則是先前向PTAB提出IPR，質疑’216專利的全部請求項不具有可專利性的成員中的Sega of America, Inc., Ubisoft, Inc., Kofax, Inc., and Cambium Learning Group, Inc., (統稱為「被上訴人」)。

’216專利申請日為1993年9月21日，主張兩件申請日分別為1992年9月21日與1992年9月21日的澳大利亞臨時案PL4842與PL5524優先權，說明書內容並添加了未包含在澳大利亞臨時申請案內的新事物(new matter)，並於1996年2月6日頒證公告。而Schull專利的申請日為1992年12月15日，因此’216專利申請專利範圍是否能享有其所主張的兩件澳大利亞臨時案的優先權便是首要爭執的焦點。而在Uniloc案中CAFC同意PTAB認為優先權文件未揭露請求項要件的見解，在此基礎上，CAFC也同意PTAB於IPR中對’216專利進行新穎性的分析，以及對請求項1-11和17-20因在先申請的Schull專利不具新穎性的認定，最後並結論出因Schull專利揭露了「產生裝置」用語而導致’216專利不具新穎性。

’216專利名稱為「軟體註冊系統(System for Software Registration)」，其摘要指出發明主要內容是只有在遵循適當的授權程序的情況下，才允許數位數據或軟體不受任何限制執行的註冊系統。用戶(user)端電腦上的演算法組合某些用戶訊息以產生成用戶專用的近端(local) ID。程式的授權者在註冊伺服器上重製相同的程序，使用相同的用戶訊息和演算法來創建遠端(remote) ID。比對這兩個ID，若匹配，則程式將進入「使用模式(use mode)」，可不受限制地進入該程式。若不匹配，則程式將進入「示範模式(demo mode)」，其中某些功能將被禁用。

’216專利請求項1的內容(註4)：

(一) 一種用於授權數位數據於一使用模式執行的註冊系統，所述數位數據可在一平台上執行，所述系統包括

1. 近端被授權者專用ID產生裝置和遠端被授權者專用ID產生裝置，
2. 所述系統還包括可在所述平台上操作的模式轉換裝置，所述轉換裝置使得只有在由所述近端被授權者專用ID產生裝置產生的被授權者專用ID與所述遠端被授權者專用ID產生裝置產生的被授權者專用ID相匹配時，才允許所述數位數據在所述平台以所述使用模式使用。
3. 其中所述遠端被授權者專用ID產生裝置包括在平台上執行的軟體，其包含由所述近端被授權者專用ID產生裝置用來產生所述被授權者專用ID的演算法。

’216專利申請專利範圍的解讀，CAFC與PTAB均採納了在2003年Uniloc方控告微軟(Microsoft)公司涉嫌侵犯’216專利的Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 447 F. Supp. 2d 177 (D.R.I. 2006)案(簡稱Uniloc I案)中地方法院的解釋，在Uniloc I案中地方法院依據美國專利法第112條第6項解釋「產生裝置(generating means)」用語，認為該用語的功能是「產生近端或遠端被授權者的專用ID/註冊密鑰」，且其結構是「加總演算法(summation algorithm)或加總器(summer)及其均等物」。在推論該結構時，地方法院獲得了「’216專利中用於產生被授權者專用ID的『唯一演算法』是在第六實施例中被發現的」的結論，該實施例內容描述：

在該實施例中，該演算法是將序列號50與軟體產品名稱64和客戶訊息65以及先前的用戶識別碼22相加總來組合以得到註冊號碼66。

雖然Uniloc I案的上訴被CAFC因其他理由以Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 290 F. App’x 337 (Fed. Cir. 2008)案(簡稱Uniloc II案)判決部分廢棄並發回更審。然CAFC仍在Uniloc II案發回更審後又再度上訴的Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011)案(簡稱Uniloc III案)判決中同意地方法院的對’216專利申請專利範圍的解讀，並指出「加總結構(the summation structure)」是從第六實施例所推論出來的。

三、CAFC於Uniloc案對於是否得享有優先權的判斷

由於PTAB亦採納地方法院在Uniloc I案中對「產生裝置」用語的解讀，並認為該用語涵蓋了「加總演算法或加總器及其均等物」的結構。因此PTAB藉由檢視兩件澳大利亞臨時申請案的內容是否「必要地揭露」或「合理地傳達」一「加總演算法或加總器及其均等物」，以分析兩件臨時申請案所載內容是否支持「產生裝置」用語。PTAB得到結論認為兩件臨時申請案並沒有揭露前述的結構，而系爭請求項不得享有這兩件臨時申請案的優先權。

Uniloc方認為PTAB在其優先權主張的分析中採用了錯誤的法律標準。根據Uniloc方的說法，臨時申請案只需要滿足美國專利法第112條第1項規定的書面記載要求，並認為PTAB不當地要求臨時申請案也必須符合第112條第6項的規範。

CAFC表示，根據AIA法案修正前的美國專利法第120條規定，只要臨時申請案符合「第112條第1項」的規範便可做為被主張優先權的優先權基礎案。第112條第1項相關內容要求「說明書…包含對該發明的書面描述」。滿足該書面描述的揭露要求當如Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co.案(註5) (簡稱Ariad案)所指出的「其合理地向本領域技術人員傳達發明人在申請日已擁有所申請專利之發明」，並且滿足在Lockwood v. Am. Airlines, Inc.案(註6) (簡稱Lockwood案)中所述的「透過描述該發明及申請專利範圍的全部限制，而非僅使其顯而易見，以表示發明人『擁有』該發明。」。

請求項是以手段功能用語的格式加以描述，其專利範圍的解讀受第112條第6項的限制。依據第112條第6項的規範，申請專利之發明可以「表達為執行特定功能而沒有結構敘述的手段或步驟」，但「這類請求項應被解讀為涵蓋描述於說明書中的相應結構」。CAFC前已於Atmel Corp. v. Info. Storage Devices, Inc.案(註7)解釋過這類手段功能用語的限制「不只包括請求項的用語，也包括在說明書書面記載中所揭露的相對應結構(及其均等物)」。

CAFC前曾於Utter v. Hiraga案(註8)中指出，優先權文件是否包含第112條第1項所規定的充分揭露是要重新審查的法律問題。然而，對實質證據進行審查「是否遵守書面記載描述方面的要求是一個事實問題」。在進行這項調查時，應如Waldemar Link v. Osteonics Corp.案(註9) (簡稱Waldemar Link案)所揭「事實發現者(the fact finder)必須決定本領域技術人員是否閱讀原始說明書便能立即辨認在母案中所主張的議題」。
Uniloc方認為PTAB在其優先權分析中的錯誤，是PTAB未探討在澳大利亞臨時申請案中是否存在如Ariad案所指「合理地向本領域技術人員傳達發明人在申請日已擁有所申請專利之發明」的揭露內容。Uniloc方爭執PTAB僅只論述是否在臨時申請案中揭露了具體的結構，而此可能回應第112條第6項的問題，但並非第1項的問題。

CAFC認同PTAB於IPR中採行了適當的分析來確定優先權的主張。在確認優先權主張的分析上，PTAB首先解讀相關請求項的用語，因為如在X2Y Attenuators, LLC v. Int'l Trade Comm'n案(註10)已指出的，「若請求項未適當解讀，請求項的完整範圍將屬未知，從而在較早專利中書面記載支持的認定將毫無基礎」。在解讀申請專利範圍之後，PTAB再決定原始揭露是否符合Lockwood案所述「描述該發明及申請專利範圍的全部限制」，以顯示如同在Ariad案所稱「在申請日已擁有所申請專利之發明」。

在IPR中，PTAB首先將「產生裝置」用語解讀為具有「產生近端或遠端被授權者專用ID」的功能以及「加總演算法或加總器及其均等物」的結構。如前所述，PTAB採用的此解讀是來自於雙方均未對此解讀提出質疑的Uniloc I案中。而在解讀「產生裝置」用語的同時，PTAB還認定’216專利的第六實施例揭露了此用語的結構。然無疑地此實施例是’216專利說明書中增加的新事項，並未被記載在任一澳大利亞臨時申請案之中。

儘管澳大利亞臨時申請案不包括第六實施例，但在確認優先權主張的分析時，PTAB仍檢視了前述兩件臨時申請案的揭露內容，以確認其是否在不同處描述了對應結構。Uniloc方主張臨時申請案藉由教示「註冊號碼演算法組合一預期註冊用戶輸入專用於該用戶的訊息，與一受保護的軟體的執行環境所提供的訊息產生的序列號。」揭露了一個加總演算法。Uniloc方還認為臨時申請案的圖2B(如下所示)說明「註冊號碼」是「由用戶詳細資料加入序列號產生」因此揭露了一種加總演算法。

然前述Uniloc方的主張未能說服CAFC與PTAB因而未被採信。PTAB認定臨時申請案揭露了一個「結合訊息」的演算法與一個「由用戶詳細資料加入」該序列號所產生的註冊號碼，對於本領域技術人員來說是不足以如Waldemar Link案要求的「立即辨認」出一個加總演算法。PTAB並解釋，被上訴人的專家證詞：「除了數學的相加，還有多種不同的方式可以組合字母和數字」。該專家進一步證言，非數學的組合或加入訊息，「你可以為不同的位數設置一個代碼並將它們拼湊起來。你可以分別取出一部分，然後嘗試創造出另一個註冊號碼。你可以用不同的方式進行不同的操作」。PTAB還藉由專家證詞指出「加」一字不必然表示「加總」，因其也可以是描述「增加一個冗餘(redundancy)」或「增加一個標頭(header)」。
此外，Uniloc方所指出在臨時申請案中的圖2B及其文字也出現在’216專利中。具體地在’216專利中的描述：

較佳地，註冊號碼演算法組合一預期註冊用戶輸入專用於該用戶的訊息，與一由受保護的軟體的執行環境所提供的訊息產生的序列號(例如，系統時鐘，最後修改日期，用戶名稱)。

’216專利說明書與圖2b(如下)指出「註冊號碼是由用戶詳細資料加入序列號所產生的」。

儘管存在上述的揭露，CAFC仍舊贊同地方法院見解，認為’216專利僅在第六實施例為「產生裝置」用語提供結構的支持。即在Uniloc I案所確認記載在’216專利中用於產生被授權者專用ID的唯一演算法是在第六實施例中被發現的，以及在Uniloc III案中所確認「加總結構是從第六實施例所導出的」。

基於上述，CAFC認為PTAB採取了恰當的分析程序判斷優先權主張與否，即先根據美國專利法第112條第6項所規範的手段功能用語解讀請求項，然後再根據第112條第1項確認原始揭露是否符合Lockwood案要求的「描述該發明及申請專利範圍的全部限制」。且因存在實質證據支持PTAB對於臨時申請案並未揭露加總演算法的認定，故CAFC同意PTAB對於’216專利不可主張澳大利亞臨時申請案優先權的見解

四、CAFC於EnOcean案中對於是否得享有優先權的判斷

CAFC先前也曾在2014年1月31日於EnOcean GmbH v. Face International Corporation案(註11) (簡稱EnOcean案)因涉及是否採取手段功能用語的請求項認定進而延伸至可否享有優先權主張的爭議進行了判斷與說明(可參本實務報導2014年3月出刊第十六卷三期『從美國聯邦巡迴上訴法院判決探討請求項界定是否屬於美國專利法第112條第6項(§112(f))規範的判斷標準』)。

在EnOcean案中CAFC重申在Anascape, Ltd. v. Nintendo of America, Inc.案(註12)中的闡述，子案要能享有母案的申請日，子案的請求項必須被母案的說明書所描述的內容支持，詳細程度應是熟悉此技術領域者在申請時可自其內容清楚地總結出發明人申請專利之發明。

美國專利商標局專利上訴暨衝突委員會(Board of Patent Appeals and Interferences，簡稱BPAI)在EnOcean案中認為美國專利申請號10/304,121案(以下稱EnOcean申請案)中部分請求項儘管沒有使用「means for」的用語，但仍是屬於手段功能用語界定的請求項，並認定EnOcean申請案所主張優先權的申請號DE 10025 561.2號德國母案的內容所揭露的「接收器」(receiver)無法支持EnOcean申請案中採用「means for receiving」而為手段功能用語界定的請求項。因而判定此部分請求項不適用優先權申請日。
然而，由於CAFC在EnOcean案中認定「receiver」一詞對熟悉此技術領域者而言已含有足夠明確結構的主張，並認為存在足夠的證據證明熟悉此技術領域者僅閱讀出現在德國與PCT母案中的「receiver」一詞便可了解該發明的範圍。因此發明人「不需要描述用於改進參考的特定附屬部分，或其於主要機構的連結形式」。「這可使得專利維持簡潔地描述新穎部分，而非繁雜地重複那些由參考文獻便可知的部分」，進而推翻了BPAI判斷EnOcean申請案中以手段功能用語界定的請求項不得主張德國與PCT母案優先權的決定。
CAFC早在EnOcean案便已闡述若子案請求項採用手段或步驟功能用語界定，則其母案也必須明確地描述其對應的結構、材料、動作或均等物，方能使子案中以手段或步驟功能用語界定的請求項享有優先權。而母案是否已「明確地描述」足夠的結構以支持子案中以手段或步驟功能用語限定的請求項，其判斷標準則是能否讓熟悉此技術領域者知悉並了解何者結構對應該裝置的限定，從而使其得知發明的範圍。對照Uniloc案中不得享有臨時申請案優先權的論證來看，此類判斷需要有相當實質證據支持。

五、結論

由前述CAFC的判決可知，當請求項採用手段功能用語時是否得享有優先權，其判斷程序是先根據美國專利法第112條第6項所規範的手段功能用語解讀請求項，然後再根據第112條第1項確認原始揭露是否描述該發明及申請專利範圍的全部限制。

而要滿足美國專利法第112條第1項的揭露要求標準必須使說明書關於該發明的書面描述能夠合理地向本領域技術人員傳達發明人在申請日已擁有申請專利之發明，所謂的書面描述必須要描述該發明及申請專利範圍的全部限制才足以顯示發明人擁有該發明，且須能使本領域技術人員閱讀母案說明書便能立即辨認在母案中所主張的議題。

因此，對於優先權基礎案的記載內容務求充分揭露具體實施方式。事實上，在Uniloc案中的兩件澳洲臨時申請案的說明書內容已相當接近正式申請案，不僅實質記載了發明領域、背景技術、發明內容、具體實施例及草圖，甚至其中的PL5524案還記載了申請專利範圍，然而當’216專利請求項被認定屬於手段或步驟功能用語時，其作為優先權基礎案的兩件澳洲臨時申請案揭露內容仍然未能符合充份描述該發明及申請專利範圍的全部限制，因而尚不足以使本領域技術人員閱讀母案說明書便能立即辨認在母案中所主張的議題。

換句話說，縱算是臨時申請案，也當求實施例的具體完整，而非僅止於概念性的揭示。尤其是在電子電路與電腦軟體等技術領域的臨時申請案，雖然可能存在諸多實施方式，但務必盡可能的在臨時申請案中描述出至少一個完整的實施例(能記載多個實施例更佳)。雖然力求實施例的完整與充實可能與追求時效而提出臨時申請案的目的有所衝突，但除非後續正式申請案中的請求項確定絕不採取手段功能用語，否則若屆時未能有效主張優先權，將更與原先為了爭取較早申請日而拼命儘早提出臨時申請案的目的相違背。

綜上所述，採取手段或步驟功能用語的請求項的子案是否得主張優先權，需視作為優先權基礎案的母案內容揭露，是否已充分且明確地描述足以執行所主張功能的對應結構、材料或動作，而可支持子案中採手段或步驟功能用語限定的請求項。因此，將作為優先權基礎案的申請案，無論是正式申請案或臨時申請案，對其說明書內容的揭露應當更審慎留意。

※ 註釋