賴朝嘉 專利師
一、 前言
美國專利法針對專利申請案的撰寫要求，主要規定於35 U.S.C. 112，而其中，關於請求項明確性的規定，在美國專利法改革法案（Leahy- Smith America Invents Act, AIA）生效前，是規定於35 U.S.C. 112第二段，AIA法案生效後，則是規定於35 U.S.C. 112(b)，該段內容大致為「說明書應包括一項或多項請求項具體地指出並且清楚地主張申請人請求保護的發明」(註1)。Ex parte McAward案為美國專利商標局專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱PTAB)於2017年8月做出的訴願決定，在Ex parte McAward案中，PTAB主要基於2014年聯邦巡迴上訴法院(以下稱CAFC)在 In re Packard案(註2)中對於請求項明確性的判斷標準，維持USPTO的審定，並就請求項的「configured to…」界定內容表示意見。
二、Ex parte McAward(註3)案例介紹
(一) 背景事實
本案申請的是一種無線自動關閉閥，其主要利用偵測器與電路模組的配合，當偵測器偵測到周遭環境由於漏水的關係而導致濕度提高時，即可透過電路模組驅動閥件關閉水路，藉此解決持續漏水的問題。此外，申請人也在說明書中提到，利用普遍使用的連接器，可使整個裝置容易安裝，即使是沒有受過相關訓練的使用者或屋主，也可輕易安裝。
申請人在一次答覆審查意見的過程中，將請求項1修正如下，其中標示底線之內容為增加之限制條件：
一種水偵測器，包含：
一殼體；
一水流連接器，架設於該殼體，包括位於一進水端的一旋接式(spin-on)母端水管連接器，以及位於一出水端的一旋接式公端水管連接器；
至少一出水感應器，架設於該殼體；
一電子致動閥，架設於該殼體，具有第一及第二狀態；及
控制電路，架設於該殼體，耦接至該感應器及閥，且對來自該感應器的一滲漏指示信號具應答性，該電路致動該閥而使其改變狀態，其中，當該控制電路偵測到洪流條件，則關閉到一家電產品的一故障的水支流，並且透過一無線連接傳訊至一預先警報裝置或一家庭自動化系統，且其中，該水偵測器係組配為(configured to)可被由未受訓練的安裝者或房屋擁有者可靠地安裝，而不需要水管工人或水電工人執行安裝，因而可被較廣泛且經濟的採用(註4)。(為方便說明，以下將前述標示底線之內容表述為「configured to」限制條件。)
針對前述申請人加入的「configured to」限制條件，審查委員進一步指出：
- 「configured to」限制條件的內容並未對裝置或系統提供任何可被組配以達成所述功效的結構。
- 申請人所謂“不需持有執照的專業服務”可能潛在的違反該發明可能被使用的所在地的建築等相關法律規定。
- 該段限制條件除了說明該裝置或系統是易於安裝的以外，並不會使本案更具可專利性。
基於前述理由，審查委員建議刪除「configured to」限制條件。隨後，申請案經數次審查意見往返，申請人仍堅持「configured to」限制條件並不存在不明確的問題，因而提出訴願。
(二) PTAB訴願決定
針對訴願人所加入的「configured to」限制條件，PTAB表示以下的看法：
- 「configured to」限制條件不明確的原因在於，其企圖以可安裝該偵測器的技藝水平(skill level)來定義該偵測器，而不是定義出偵測器的結構，或以該偵測器可執行的功能來定義。但“未受訓練的安裝者或房屋的擁有者”的技藝水平是模稜兩可且含糊的，其在需要的結構上並無法提供足夠的明確性，因此，一個結構可被設置為由這樣的安裝者可靠的安裝也是不清楚的。
- 雖然訴願人宣稱，本領域技術人員可以了解「configured to」限制條件意指可不需要特殊的知識或工具進行安裝，然而，說明書針對「不需要特殊的知識或工具進行安裝」並沒有提供支持的內容。更具體的，說明書並沒有包含例如安裝水偵測器所需要的特殊知識或工具，也沒有定義所謂“未受訓練的安裝者或房屋的擁有者”的技藝水平。且雖然說明書中提供了具有螺紋進水端與螺紋出水端的結構實施例而可在不需要特殊的知識與工具的條件下被輕易的安裝，然而，由於請求項所界定的是「水流連接器，…，包括位於一進水端的一旋接式母端水管連接器，以及位於一出水端的一旋接式公端水管連接器」，因此，是否有何結構上的限制條件是關於「configured to」限制條件的被加諸於旋接式水管連接器中是不清楚的，換言之，無論是請求項或是說明書的內容，皆沒有提及水流連接器是否包括了某些特定結構以滿足「configured to」限制條件。
- 訴願人企圖以“未受訓練的安裝者或房屋的擁有者”對比於水管工人或電工人員，然而，說明書並沒有定義所謂“未受訓練的安裝者或房屋的擁有者”的技藝水平，而房屋的擁有者是可以涵蓋非常廣泛的所有技藝水平的人的，因此，這樣的請求項定義仍然有不明確的問題。
基於上述理由， PTAB同意審查委員在參酌說明書對請求項所做出最寬廣合理的解釋範圍下，本案所定義「configured to」限制條件是不明確的，且本領域技術人員無法區別所請求的發明的範圍(metes and bounds)。
除了前述針對請求項「configured to」限制條件，PTAB更指出了本案其他的不明確問題，例如，說明書雖然描述到在安裝的過程中，這樣的無線自動關閉閥是可以成對互相連接，並且透過一無線監控系統登錄並控制，然而，說明書並沒有提供任何該無線自動關閉閥結構可被不需要特殊知識或工具而互相連接的說明，以及其互相連接是指電線相連接或是兩者直接插在一起？說明書中並無清楚的說明，此外，說明書亦未提及使無線自動關閉閥在不需要特殊知識或工具而被登錄到無線監控系統所需要的軟體或硬體結構。
其次，訴願人在上訴理由中提到了一個包括適用於家用牆壁出水口的電插頭的電安裝的範例，但此技術內容對於本領域技術人員而言並無法由說明書理解？其沒有提供任何關於家用牆壁出水口的電插頭如何驅動該偵測器的說明而使本領域技術人員可以得知其結構，僅提到偵測器可使用電池。
三、明確性的判斷標準
PTAB在探討針對請求項明確性的判斷標準的內容中，首先引用了Markman v. Westview Instruments, Inc. (1996)判決所提到，在35 U.S.C. 112(b)的明確性的規定下，明確性的要求是「確定專利權人所擁有的，並且讓公眾知道仍然開放的範圍」。
其次，PTAB認為，USPTO在申請案核准之前，承擔著測試請求項是否符合明確性要求的責任，因此，申請案在審查過程中，基於35 U.S.C. 112的規定，對於請求項的不明確，有著建立表面證據(prima facie)的初始程序責任，而針對審查過程中審查委員所發出的明確性核駁，也開啟了申請人與審查委員之間的互動過程，申請人有機會藉由修正或提出說明以回應審查委員其認為請求項並無不明確的理由。而基於USPTO對於確保申請案的請求項明確性扮演著重要的腳色，一直以來地將請求項採最寬廣合理解釋的做法，正可讓USPTO完全扮演此重要角色。
PTAB也提到，申請案審查過程將請求項採最寬廣合理解釋的標準，是不同於案件核准後在法院所進行的解釋申請專利範圍的標準的。這樣的差異，最高法院也曾在Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee (2016)一案中提出，且更重要的是，法院也同意此差異存在，其理由在於，在申請案的審查過程中，將申請案的請求項採最寬廣合理解釋旨在保護公眾，有助避免核准過大的範圍，並且在避免專利權綁住過多知識的情況下，幫助公眾由發明揭露中擷取有用的資訊以及更加了解申請專利範圍的法律限制。此外，在本案的訴願決定中，基於In re Packard案的判決，PTAB重申這樣的標準的差異並非是來自於對112條解讀的分歧，而是來自於USPTO與法院於專利系統中所扮演的不同角色—在申請案審查過程中，由於申請歷史尚在持續發展，整個申請案的歷史檔案尚未確定，在此期間，USPTO就不明確採用相較於法院較低的門檻(lower threshold)(編註：即，申請專利範圍較容易被認定為不明確)，以較寬廣地解讀請求項並且檢視請求項的明確性問題，申請人有較高的自由度可修正請求項。然而，當申請案被核准後，其申請歷史檔案已完整，法院僅能致力於有限的解讀範圍。
另一方面，從Nautilus案的判決看來，法院並沒有要屏棄USPTO長久以來的判斷標準，且法院也並不希望攪亂自1952年專利法施行以來，USPTO與法院之間即已各自針對核准前與核准後的專利所採行的區別判斷標準。
PTAB在本案中仍採用了聯邦巡迴上訴法院在In re Packard (Fed. Cir. 2014)一案中針對請求項不明確的判斷標準—當請求項包含了意義不明的用字或用語時，請求項即存在不明確的問題，亦即，相反於模稜兩可、含糊、不明確用語，請求項被要求使用清楚的用語。如同審查指南(Manual of Patent Examining Procedure，MPEP)§2173.02[Ⅰ](註5)所提及，當USPTO針對申請案的請求項以模稜兩可、含糊、不合邏輯的、難理解或其他不清楚的用語描述以及定義所請求保護的發明發出理由恰當的審查意見，而申請人無法提出可滿足於規定的回覆時，USPTO即可適時以該請求項無法滿足112條的規定而駁回申請案。
最後，PATB也解釋了，這樣的判斷標準並非意指著要達到不合理程度的精確要求，也並不是每件申請案都必須如同做數學般的精確，而是請求項必須是以清楚、無不明確的用語撰寫，必要的符合在文字環境中的用語是合理性的精確的。
四、結論
PATB在本案訴願決定中，重申了USPTO對申請案的請求項用語明確性的判斷標準—在申請案核准之前，USPTO是採最寬廣合理解釋來審查申請案的請求項明確性，請求項被必須使用清楚的用語，藉此「確定專利權人所擁有的，並且讓公眾知道仍然開放的範圍」。申請人或專利從業人員亦可由該訴願決定的具體內容中看出，當請求項中使用「configured to…」用語，但未能指出任何可被組配來執行所欲達成功能的結構、甚至未能確定欲達成之功能，則無法讓本領域技術人員區別所請求的發明的範圍。本案申請人於訴願決定後，已刪除「configured to」限制條件並且回到審查程序，其後續發展仍可持續關注。
※ 註釋