李維峻 律師
一、前言
專利制度原則上採取屬地主義，若一技術欲在某國受到專利制度之保護，必須在該國申請並獲得專利權，方可擁有排除他人在該國實施專利之權利，這是一種國家司法管轄權之展現，亦是一種對於他國之司法尊重(註1)。
然而，在法律的解釋上，既然有原則便可能有例外，而此等屬地主義之例外雖仍未見於我國之專利法或法院實務中，但在美國專利法中卻有對此等屬地原則例外的明文規定， 即美國專利法第271(f)條。此一第271(f)條之規定雖不若大名鼎鼎的第271(b)條「引誘侵權」或第271(c)條「輔助侵權」一般，為多數人所熟悉，但對於業界尤其是設有廠區或中心於美國本土之企業來說，應會更持續關注第271(f) 條之運用範疇，因為縱使企業是從美國本土輸出某些受美國專利保護產品之零件，運送到一個沒有專利保護該產品之國家，並在該國組裝成專利產品，若一旦符合第271(f)之要件(註2)，則仍然會被認定係屬對於美國專利權之侵害。
如上舉例所見的，正因為第271(f)條是一種例外，在各式各樣的侵權案例中，此種例外當然不免俗地亦會受到諸多挑戰，第271(f)條解釋後所呈現的樣貌也隨之不斷改變，在西元2010年前，美國聯邦最高法院與巡迴上訴法院作出不少對於第271(f)條之適用範圍討論的判決，便係第271(f)條慢慢被形塑出一個合理樣貌之過程，包括Microsoft Corp. v. AT&T Corp.一案中，明文闡釋了第271(f)條中之「構件」（Component）不適用於抽象的軟體原始碼，又在Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc.一案中，認定第271(f)條不應適用於「方法專利」。這一段歷程，隱隱地透露出在權利人之權益與使用者之利益的折衝下，美國法院逐漸往內限縮第271(f)條「屬地主義例外」之適用範圍。現在，這個適用範圍的挑戰來到了美國聯邦最高法院的眼前，就在西元2017年，美國聯邦最高法院以Life Technologies Corp. v. Promega Corp.一案給出了其對於第271(f) (1)條重要要件之解釋。
二、案件事實：
Promega公司是美國RE37,984號專利（下稱系爭專利）之專屬授權人，而系爭專利是關於一種基因檢測之工具組，此種工具組所進行之基因檢測可以用以產生DNA之圖譜（profiles），因此主要用於法醫鑑定或醫療研究領域。在本案發生前，Promega公司實際上已將系爭專利再授權給Life Technologies公司，給予Life Technologies公司全球性的製造與銷售系爭專利工具組之授權，但此授權僅限於使用在法醫鑑定之領域。
又，系爭專利可劃分為五種構件（Components），分別為引物（Primers）、核苷酸、酶(一種Taq聚合酶)、緩衝溶液及Control DNA(註3)。在系爭專利構件的製造上，Life Technologies公司係將幾乎所有之構件均於英國進行製造，但唯有Taq聚合酶係於美國當地製造，並從美國運送至英國後，再與其他四種構件結合為系爭專利產品。
到此，讀者可能會有疑惑，既然Life Technologies公司已取得全球性的系爭專利授權，則將構件於英國結合為系爭專利產品，怎麼會發生侵權疑慮呢？問題就在於，Life Technologies公司違反了專利授權約定，將系爭專利產品用於授權範圍外之醫療研究領域，因此，在雙方簽約的四年後，Promega公司決定依照美國專利法第271(f) (1)條對Life Technologies公司提起專利侵權訴訟，控訴Life Technologies公司侵害系爭專利。
讀者不妨暫時先回到本文前言中所述之脈絡來看，即可發覺，這正是一個原告以美國專利控訴一被告在英國組裝商品之情況，所以必須進一步討論是否有美國法專利屬地主義例外之適用，而法院在本案要解決的議題正是，美國法專利屬地主義例外之美國專利法第271(f) (1)條應該要如何解釋，及本案之情況是否符合美國專利法第271(f) (1)條而構成侵權。
在一審地方法院審理時，陪審團係已認定Life Technologies公司故意侵權，但因為Life Technologies公司聲請依法審判（JMOL），主張美國專利法第271(f)(1)條中的「a substantial portion」(註4)並不包括單一構件之提供，最終地方法院肯認Life Technologies公司之主張而認定271(f) (1)條並不包含提供單一構件的情形。
上訴二審後，美國聯邦巡迴上訴法院則持不同於地方法院之見解，上訴法院認為substantial是指重要的或必要的部分，而根據本案專家證人的證詞可知，Life Technologies公司由美國運送到英國之Taq聚合酶，即是系爭專利中主要且重要的構件，故符合美國專利法第271(f) (1)條中的「substantial portion」。可想而知，Life Technologies公司對此見解當然不服而上訴至聯邦最高法院，聯邦最高法院因為本案涉及到國際供應鏈與聯邦專利法解釋之問題，而同意受理此案。
三、法院見解：
本案的爭點在於，美國專利法第271(f) (1)條中的「a substantial portion of the components of a patented invention」之「a substantial portion」如何解釋，大體而言，解釋方法可劃分為兩種，第一種是數量（quantitative）的解釋方法，此為Life Technologies公司及本案法院意見之友美國政府所擁護，另一種則是重要性（qualitative）的解釋方法，此由Promega公司及本案聯邦巡迴上訴法院所支持。
美國聯邦最高法院最終選擇站在數量的解釋方法的那一方，認為「a substantial portion」是要以數量多寡的角度去評估與判定，法院的主要論述及理由如下：
(一) 首先從法條的文字（text）本身來看，專利法本身並未對於「substantial」有定義，故法院應當由該字詞的一般性意義去瞭解其含意，然而，所有人都同意「substantial」除了是一個意思模棱兩可的字詞，根據Webster’s或Oxford字典，它同時可以理解為數量多的或重要的部分(註5)。
(二) 再從法條的文字脈絡（context）來看(註6)，在「substantial」旁邊的all與portion，均係代表數量上的意義，all代表的即是所有的數量，而portion則是少於該所有之數量，簡單來說，從法條的上下文間，法院只看到了數量的解釋方法，但沒有看到任何可以支持重要性解釋方法的文字。
(三) 除了all與portion外，法條中該句「a substantial portion of the components of a patented invention」之components亦為複數詞態，如果採取重要性解釋方法，則當初立法者以複數詞態去寫出components，便不是一個自然且適宜的寫法，立法者應該要省略of the components三字，但是立法者並沒有選擇如此制定法律。質言之，若今日法院採取重要性解釋方法，將會使得of the components三字被架空。
(四) 法院亦不認同Promega公司所主張之個案判斷方式，法院認為在個案中由陪審團去依據個案事實判定在美國製造且出口的元件，是否為「a substantial portion」，並沒有解決法條文字模棱兩可之問題，而只是將問題丟給陪審團而已，如此只會使得情況更加複雜。法院更指出，任何一個發明，包括本案系爭專利，若要在缺少一個component的情況下仍然可以運作，這是非常少見的，每一個component似乎都很重要，按此脈絡，法院或是未來市場上的製造者，若要依據重要性解釋去操作美國專利法第271(f)(1)條，將會無法判斷究竟哪一個components是重要的。實際上，Promega公司亦無法指出系爭專利中哪一個component是不重要的(註7)，聯邦巡迴上訴法院對此亦無法提供一個判斷基準，因此，數量的解釋方法會是實際上比較可行的操作架構。
法院確認了採取數量的解釋方法後，接著便須說明按此解釋方法，在美國製造一個component並運送到國外組裝，到底符不符合美國專利法第271(f) (1)條之「a substantial portion」？法院很快地給出了答案，答案當然是不符合前引美國專利法規定，其理由如下：
(一) 同樣的，從第271(f) (1)條法條文字來看，既然法條中的components是複數，就必須要是複數個構件才能符合該條要求。
(二) 另，從第271(f)條之結構來看，第271(f)條包含271(f) (1)及271(f) (2) (註8)。第271(f) (2)條所禁止的係當「一個」構件是特別為一專利所製造，或特別適用於此專利，且不是通常交易可取得且不具實質非侵權用途之物的情況。假設如果今日將第271(f) (1)條亦適用於「一個」構件之情況，會使得第271(f) (2)條的運作空間變小，而侵蝕了271(f) (2)條的適用範圍。因此，法院認為，必須要求第271(f) (1)條之構件為複數個以上，才能使得第271(f) (1)條與第271(f) (2)條兩者更加的配合與協調。
(三) 最後，從立法歷史脈絡來看，當初國會制定271(f)條是為了回應1972年Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.判決(註9)，國會決定以第271(f)條擴張美國專利法之效力至屬地以外。但，如果僅僅是「一個」通常交易可取得之構件在美國製造並運送至國外組裝，法院相信這不是第271(f) (1)條當初立法所欲禁止之範圍。
最終，美國聯邦最高法院再次闡明美國專利法第第271(f) (1)條應採取數量的解釋方法，且一個構件並不該當於本條之「a substantial portion」，故撤銷聯邦上訴巡迴法院之判決並發回原審審理。
四、代結論：
從Microsoft Corp. v. AT&T Corp.、Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc.等案件，到2017年美國最高法院Life Technologies Corp. v. Promega Corp.一案，細究其底蘊，讀者應可瞭解此等對於美國專利法第271(f)條之解釋，實質上是一種「專利權人之權益」及「使用者（被授權人）實施利益」之不斷折衝與激盪，也是一種「專利權屬地主義原則」與「專利權屬地主義例外」之拉鋸與糾葛，美國聯邦最高法院之鐘擺最終似乎偏向了使用者實施利益與「專利權屬地主義原則」之那一方，但在此時刻，專利權人或非必然束手無策，將專利保護延伸至其他組裝之目標國家，或許不失為釜底抽薪之方法。與其寄望與不確定之法律概念，不如謹慎地確定專利佈局，避免專利防賭與保護機制之漏洞。
另一方面，如同本案部分協同意見書所述(註10)，使用專利者亦非毫無爭執空間，本案僅係闡釋確定了美國專利法第第271(f) (1)條應採取數量的解釋方法，且若僅僅是一個構件運送至國外組裝，不會該當此條之侵權規定，然而，本案仍然沒有告訴我們多少個構件運送至國外組裝，才該當於美國專利法第第271(f) (1)條之「a substantial portion」，這或許正是未來使用專利者得以評估或解套之處。
※ 註釋
| 1. |
有關專利屬地主義之介紹與討論，可參見本所歷來智財報導。張東揚，「美國聯邦法院受理外國專利紛爭之可能性－以Voda v. Cordis案為核心」，聖島國際智財權實務報導，第9卷4期，2007年4月。黃詩芳，「由Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案論美國專利法第271(f)條之適用」，聖島國際智財權實務報導，第9卷9期，2007年9月。張東揚，「美國專利訴訟中之對人管轄權」，聖島國際智財權實務報導，第10卷2期，2008年2月。 |
| 2. |
有關第271(f)之條文介紹與專利引用侵權與輔助侵權之關係，可參見張東揚，「美國專利法第271(f)條與方法專利之適用問題簡述」，第11卷8期，2009年8月。 |
| 3. |
雙方已在訴訟中同意僅列此五個Components為系爭專利之全部構件，故本案中法院並未去判斷如何將系爭專利解析為Components。 |
| 4. |
美國專利法第271(f) (1)條全文：「Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.」 |
| 5. |
換言之，兩種解釋方法似乎都有可能，所以僅從文字意義來看，仍是無法判定的。 |
| 6. |
“A word is given more precise content by the neighboring words with which it is associated.” United States v. Williams, 553 U. S. 285, 294 (2008). |
| 7. |
Life Technologies公司之專家證人指出除了Taq聚合酶是重要的以外，另外兩種components也是重要的，但Promega公司沒有辦法說明那些components不是重要的。 |
| 8. |
美國專利法第271(f)(2)條全文：「Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any componentof a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not astaple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such componentis uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.」。 |
| 9. |
相關文章曾探討此部分，可參見黃詩芳，「由Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案論美國專利法第271(f)條之適用」，聖島國際智財權實務報導，第9卷9期，2007年9月。張東揚，「美國專利法第271(f)條與方法專利之適用問題簡述」，第11卷8期，2009年8月。 |
| 10. |
請參見JUSTICE ALITO及 JUSTICE THOMAS之部分協同意見書。 |