智慧財產專業團體

一、前言

　　一般來說，發明人分析技術問題，對其提出整體解決方案，以達到產業上不可預期的功效，即稱為「發明」。發明本身是一種帶有創造意義的事實行為，不分年齡、性別及種族，只要對整體解決方案有所貢獻之人，即可稱作發明人。發明人原則上原始取得專利申請權，在發明人和他人有資金關係且無契約明定的情況下，需進一步檢視兩者間有無專利法第7條或第8條所述的僱傭、承攬或委任關係。在僱傭期間，職員所進行的創作，均歸屬於雇主；承攬或委任關係所完成的創作，依法由發明人取得專利申請權，而承攬人或委任人僅有通常實施的權利。簡言之，實際發明人或其僱傭、承攬或委任研發關係之人通常能原始取得專利申請權。至於繼受取得權利的情況，則係自前開專利申請人受讓或繼承而得。

　　我國專利法在申請實務採先申請主義，智慧財產局（下稱智慧局）僅依申請權證明文件形式判斷發明人及專利申請權人，即使申請書資料登載錯誤，智慧局亦無從查證，往往需要真正權利人發現市面上有專利商品流通，或是專利公報上資料有誤，才知道要進行救濟。當事人除了透過民事程序請求返還專利權，尚可依專利法第71條第1項第3款向智慧局提出舉發，再依專利法第35條另為申請，兩種救濟方式殊途同歸，本文以下擬依時程，對真正權利人之救濟方式，進行比較說明。

二、專利公告後兩年內

　　目前實務上，真正權利人常見的歸屬爭議有三種，分別為剽竊他人創作、職務創作及委聘創作(註1)。第一種剽竊他人創作較常發生在研發階段，在洽談或參展過程中得知他人研究成果，遂以自己名義申請專利，雙方通常沒有僱傭、承攬或委任關係；第二種職務創作發生在團體內部的雇主與受雇人間，例如受雇人擅自將職務發明申請專利，或是雇主將受雇人的非職務發明申請專利(註2)；第三種則在承攬或委任外部專業人士研發、測試或是商品化過程中產生專利申請權，任一方違反合約或法令規定，背著他方自行申請專利。雖然專利申請權及專利權均為私權，當事人得以民事程序處理，惟我國專利法第71條第1項第3款及第35條特別規定，賦予專利權人在專利核准公告後兩年內，利害關係人得檢附證據依下列要點提出舉發。

(一) 確認利害關係人類型：

　　首先，剽竊他人創作的情形，在我國專利法採先申請原則下，並不會就申請人創作歷程進行查核，單純就形式文件認定事實，智慧局原則無法受理此種舉發。當事人間如有糾紛，應提出依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等證據證明之。

　　其次，職務上發明依專利法第7條第2項及專利審查基準「4.3.1.1.1非專利申請權人」，已定義「職務上之創作，指受雇人於所任職務之僱傭關係存續中所完成之創作，亦即受雇人之創作必須在受雇期間內已完成，且創作之成果必須與其職務有關，始得認定為職務上之創作。」易言之，若受雇人擅自將職務上之創作申請專利，則雇主提出舉發的審查事項有四點：
1.「當事人之間是否有僱傭關係」，此可由僱傭合約或勞保資料作為證明；
2.「受雇人之職務是否與其創作有關」，受雇人實際職務內容與系爭專利關聯性；
3.「該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內」，即受雇人在僱傭期間有完成創作；及
4.「受雇人之創作與系爭專利是否實質相同」，比對該創作與系爭專利為相同發明。

　　符合上述四點審查事項，即為「職務上發明」，但無法形式確認上開1.僱傭關係或2.系爭專利與職務有關時，智慧局會以舉發人不具利害關係，審定舉發駁回；若無法實質判定上開3.或4.點，則智慧局會審定舉發不成立。雖然上開四點，只要其中一項不符合，就屬於「非職務上發明」，其申請權應歸屬於實際發明的受雇人。但實務在考究「非職務上發明」時，雙方的爭執重點往往落在上開2.是否受雇人職務內容與專利相關(註3)。

　　至於承攬或委任外部專業人士研發的情形，雙方在驗收成果和付款程序較嚴謹，如有專利歸屬爭議往往尚涉及金錢債務，故多以民事程序方式處理，再以調解、仲裁或判決文件等辦理變更。目前專利審查基準未明文排除受理此種舉發，應可比照職務上發明的四點審查事項，依序審查1.承攬或委任法律關係；2.工作內容與系爭專利關聯性；3.完成之時間點；及4.該創作與系爭專利是否實質相同，作成審定。

(二) 法律效果：

　　專利法第71條第1項第3款賦予真正專利申請權人向專利權人提出舉發撤銷專利的權利，但本款事由並未限定專利公告後2年內，而是立法者考量真正專利申請權人重新申請專利，其新穎性或進步性勢必會被前案所破壞，故特別讓真正專利申請權人能依專利法第35條，將前案專利公告後兩年內提出舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內提出申請，即能將前案申請日擬制為本案申請日，就相同發明內容申請專利(註4)。

　　此種救濟方式並不排除民事程序，同步進行舉發的好處是能在專利公報上作舉發註記，他人理應會避免授權或受讓此舉發中的系爭專利。惟，舉發限於核准公告專利權之後，始可適用之，如在公告前即已發現專利申請權歸屬爭議，僅能先進行民事程序。

三、專利公告前或公告逾兩年：

　　如前所述，專利法第71條第1項第3款結合第35條，主要在處理專利公告後2年內提出舉發的情形，自撤銷確定後2個月內提出申請，即能將前案申請日擬制為本案申請日申請專利，此為特別規定，與民事程序為擇一關係，得以同時併行。至於在專利公告前或公告逾兩年的情況，真正權利人如欲取回權利，僅能走民事程序(註5)，再以確定結果到智慧局進行變更登記。

　　以民事程序返還專利權相關權利的時候，由於專利申請權未必能通過智慧局審查，在核准公告前的申請權，僅為一種期待權，乃至智慧局核准公告後，始為專利權。但不論是專利申請權或是專利權，均為私權的一種，真正權利人得依適當的法律關係，提出給付訴訟請求回復應有之法律狀態(註6)。真正專利權人如欲以請求給付訴訟的方式主張，尚需特別注意兩點：

1. 實務(註7)有認為核准取得專利權之前，無法主張民法第767條物上請求權，依反面解釋似得以在核准取得專利權後，主張物上請求權。但專利申請權或專利權，均為無體財產權，無法如有體財產權得以占有作為公示外觀，僅能由專利公報所登記之權利人名稱判斷之，真正專利權人之所以需要救濟，就是認為智慧局所核准公告的專利公報上的權利人錯誤，自然真正專利權人會陷入論證上無法自我支持的邏輯矛盾，故本文認為即使專利權經核准公告，亦無法逕依民法第767條請求他人返還專利權。此外，即使真正專利權人有積極行使專利權的意思，在形式上滿足準占有的法律要件，但占有制度的目的在保護對於物之事實上管領，無體財產權能適用準占有而請求返還的可能性不高(註8)，故本文以為專利申請權或專利權，均應無民法物上返還請求權之適用。

2. 專利法未特別規定侵害專利申請權的侵權責任，在智慧局核准公告前的申請權，僅為一種取得專利權之期待權，具體內涵較接近「利益」的性質，一般侵權行為法未必保護到期待權，故專利申請權較不適合主張侵權行為法(註7)，而應以不當得利或債務不履行的法理，訴請對方返還專利申請權。
 

四、 結語

　　綜上所述，專利法不但能依照民事程序的調解、仲裁或判決文件辦理變更登記，亦提供向智慧局舉發的行政程序，以充實對真正專利權人的保障。上開雙軌制救濟方式，依時程、權利性質及雙軌制可整理成下表(註9)。

　　本文以為，舉發或民事程序都是亡羊補牢的作法，真正專利權人若能在內部研發過程中，對員工作好智慧財產教育訓練及按時匯整備份工作記錄；對外洽談商業合作時，時時記得請對方簽署保密合約，一來即使創作非出於本意公開，亦不致於喪失新穎性，二來也提醒對方注意智慧財產權歸屬，勿擅自據為己有，方為治本之道。