一、 前言
電腦軟體發明的專利適格性是近年來備受矚目的議題，而其中利用電腦實施的商業方法更是容易涉及抽象概念的爭議。美國最高法院於2014年6月19日作出Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.判決(註1)(以下簡稱Alice案)，認定Alice案中涉及商業方法的電腦軟體專利不具有專利適格性之後，美國專利商標局立即於2014年6月25日公佈了針對Alice案的初步審查指南(註2)。同年12月16日，美國專利商標局另公佈了「2014專利標的適格性的暫時基準(註3)」。雖然該暫時基準並非用於對專利適格性的判斷標準進行強制規範，但可提供專利審查委員對電腦軟體之專利適格性的判斷有更明確、清楚的審查原則。
究竟Alice案對於之後的美國軟體發明專利產生何種影響？本文將藉由OIP Technologies, Inc. v. Amazon.com, Inc.(註4)(以下簡稱OIP案)與Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank(註5)(以下簡稱Intellectual案)兩個涉及商業方法的電腦軟體專利的判決，窺探美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱 CAFC)近期對涉及商業方法的電腦軟體發明的專利適格性之判斷準則。
二、 CAFC對OIP案中涉及商業方法的電腦軟體專利的專利適格性的判斷
(一) 案件背景
OIP Technologies（以下稱OIP）擁有美國第7,970,713號專利(以下簡稱’713專利)，2012年3月，OIP向地方法院提起訴訟，控告Amazon侵害其’713專利。’713專利揭示以電腦實施的「用於定價待售商品的方法」。’713專利記載，傳統的商家是基於對商品的定性知識、定價經驗與其他商業策略，並利用人工方式決定商品的價格。在設定一特定商品的價格時，商家估計該特定商品的需求曲線的形狀是基於例如：商品本身、品牌實力、市場環境、季節以及過去的銷售數據等資訊。’713專利指出，使用這種方法的一個問題是：商家對於不斷變化的市場條件的反應慢，導致定價模式不完美，因而商家往往無法制定出能產生最大利潤的最佳價格。
於是，’713專利請求保護一種定價優化方法，其透過自動估計及量測實際需求來選擇定價，以幫助供應商自動地做出較佳的定價決定。’713專利之請求項1的內容為：
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一種待售產品的定價方法，該方法包含：
藉由在一網路上傳送一第一組電子訊息至多個裝置上來測試多數定價中的每個定價；
其中該等電子訊息包括該產品的報價；
其中該等報價將呈現給該產品的潛在客戶，以便讓該等潛在客戶用包括在該等報價中的定價來購買該產品；
其中該等裝置經程式化以傳遞報價項目，其包括包含在該等裝置接收到之該等訊息中的定價；
其中該等裝置經程式化而根據該等報價項目接收該產品的該等報價；
其中該等裝置未經組配來藉由提供該產品而實現訂單；
其中該多數定價中的每個定價被使用在與該第一組電子訊息中之至少一電子訊息相關的該報價中；
在一機器可讀媒體中，蒐集在有關潛在客戶如何回應該等報價的測試期間所產生的數據，其中該等數據包括以該多數定價中之每一者所完成之該產品銷售的數量；
使用一電腦化系統從該機器可讀媒體中讀取該等數據，並且基於該等數據自動判斷針對該產品使用多數定價中之每一者的一估計結果；
基於由該電腦化系統判斷之該估計結果而選擇一銷售該產品的定價；以及
在該網路上傳送一第二組電子訊息，其中該第二組電子訊息包括以所選擇之定價的該產品之報價用於呈現給潛在客戶。
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因此，’713專利的請求項1具有下述與所探討之主題相關的限制條件：(1)檢測數種價格；(2)收集產生的統計數據，且該統計數據是有關於客戶對報價單中該等價格的反應；(3)使用統計數據評估結果(也就是，繪出既定商品在不同時間下的需求曲線)；(4)基於評估的結果，自動地選擇並提供新價格。’713專利的附屬項加入許多的電腦元件，例如包括在第二組的電子訊息中的廣告網頁，及產生統計數據的電腦元件。
在OIP提出侵權訴訟後，Amazon對地方法院提出駁回OIP控訴之請求，並主張’713專利所請發明為非適格專利標的。地方法院接受Amazon的請求，並認定’713專利的請求項僅是利用一般目的之電腦實施價格最佳化的抽象概念，因此，基於美國專利法第101條的規定，系爭請求項不具有專利適格性。地方法院的主要理由是，在沒有這些「無意義的電腦條件限制」下，’713專利的請求項只是「描述任何企業所有者或經濟學家在計算既定產品的需求曲線時所做的事而已」。
(二) CAFC之見解
依據美國專利法第101條的規定，任何新且有用的方法、機器、製品、物之組合的發明或改良皆可獲得專利保護。然而，在此規範中，抽象概念、自然法則、自然現象以及自然產物為重要的法定例外，它們皆屬於非適格專利標的。根據最高法院在Alice案中所描述的兩階段測試法，在本案中，首先必須先分析系爭請求項是否有涉及抽象概念。若是，接著必須判斷是否請求項的每一元件或多個元件的有意義的組合顯著地超過(significantly more)抽象概念本身，也就是判斷請求項是否包含一足以將抽象概念轉換為一具有專利適格性的發明構思，例如技術改良，或實現抽象概念的電腦並非僅是一般目的之電腦。
CAFC認為，’713專利的請求項係針對基於報價的價格最佳化概念。請求項1廣泛地敘述一種「用於定價待售商品的方法」，且說明書描述該發明為「用於電子商務的自動定價方法與設備」。「基於報價來定價」的概念和最高法院及地方法院認為是抽象概念的其他「基本經濟概念」相似(註6)。而請求項沒有先占所有的價格最佳化，或將請求項限制於電子商務中的價格最佳化，並不會使請求項較不抽象。
CAFC認為，除了基於報價的價格最佳化抽象概念，’713專利的請求項只記載了藉由習用的電腦活動或例行的數據收集步驟所達成的「易於理解的、例行的現有的活動」。單獨地或視為一個有序的組合地湊在一起考慮，所請求的元件未能將所請求的抽象觀念轉換成具有專利標的適格性之應用。例如，請求項1記載「通過網路發送第一組電子訊息至設備」，該設備「進行編程以溝通」，儲存測試結果於「機器可讀的媒體」，及「使用電腦化系統…以自動決定估計結果和設定價格」。如同在Alice案，所有的電腦功能都是已被業界所知的「易於理解的、例行的現有的活動」。充其量，’713專利的請求項僅是描述藉由使用一般目的之電腦來自動化基於報價的價格最佳化的基本經濟概念。
況且，審查歷史及說明書兩者都強調，’713專利的請求項的關鍵區別特徵是有能力自動化傳統的價格最佳化方法，或以其它方式讓傳統的價格最佳化方法更有效率。雖然專利權人藉由強調「先前技術所述的技術通常更花錢及更花時間，且比請求項所述的技術更不準確」來區別傳統訂價研究，但CAFC仍認為依賴一台電腦來更快速地或更準確地執行日常工作，並不足以讓一個請求項轉變成是專利適格的。
CAFC認為，’713專利的請求項引述了「給潛在客戶報價」及「收集測試過程所產生的統計數據，且所述測試有關潛在客戶對於這些報價如何反應」，但是該等請求項並沒有提供有意義的限制條件於抽象概念上。就像Mayo案(註7)中僅增加例行公事步驟，諸如藥物管理與測量代謝物含量來決定最佳的用藥劑量，而在本案也僅是增加測試價格與收集客戶反應的資料，這並未提供任何有意義的限制條件在抽象概念上。類似地，在Ultramercial案(註8)中提到，查閱與更新活動日誌的步驟就相當於不具意義的資料收集步驟，因此並沒有增加實質意義到一個基本的抽象概念中。另一方面，CAFC也特別提到DDR Holdings案(註9)，其中的請求項描述了一般目的之電腦的一種特定操作，使得請求項沒有依賴一個「以一般、預期方式操作的電腦網路」，因此該等請求項所載之利用電腦實現的方法是專利適格的，此種才是有加入具有意義之限制條件的例子。
綜上所述，CAFC認定’713專利之請求項缺乏足以將抽象概念轉換為具有專利適格性的發明構思，故’713專利所請發明非為專利適格標的，CAFC維持地方法院作成之決定。
三、CAFC對Intellectual案中涉及商業方法的電腦軟體專利的專利適格性的判斷
(一) 案件背景
2013年6月19日，Intellectual Ventures在地方法院提起訴訟，控告Capital One Bank侵害其擁有的美國第8,083,137號專利(以下簡稱’137專利)的請求項5~11。’137專利揭示一種設定預算(budgeting)的方法，特別是追蹤與儲存關於使用者的購買與花費資訊，並相對於該使用者預先自我設定的花費限制，呈現上述的購買與花費資訊予該使用者。’137專利之請求項5的內容為：
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一種方法，包含：
在一資料庫中，儲存一使用者身份的簡檔，並包含一或多個使用者選擇(user-selected)類別以追蹤該使用者身份所進行的交易，其中個別的類別包括一使用者預設的限定值；及
使該資料庫中針對該一或多個使用者選擇類別的其中至少一者的交易總結資料經由一通訊媒介被通信至一接收裝置，所述交易總結資料包括所述至少一使用者選擇類別的使用者預設的限定值。
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2014年4月16日，地方法院同意被告Capital One Bank之聲請而作出’137專利請求項5~11不具有專利適格性之簡易判決(summary judgment)。
(二) CAFC之見解
相同於OIP案，CAFC再度根據最高法院在Alice案中所描述的兩階段測試法來判斷’137專利請求項5~11的專利適格性。
首先，CAFC認為該等請求項係針對一種抽象概念：追蹤金融交易以決定它們是否超出一個預設的花費限制(也就是設定預算)。雖然該等請求項描述使用一「通訊媒介」(廣泛地說，包含了網際網路與電話網絡)的設定預算方法，但此通訊媒介的限定並不會使得該等請求項較不抽象。
接著，CAFC認為該等請求項所述的資料庫、使用者身份的簡檔，及通訊媒介均是一般的電腦元件，而僅藉由利用一般的電腦元件執行一般目的之電腦任務來實施抽象概念並無法使得抽象概念具有專利適格性。在此所爭議的設定預算的計算是不可專利的，因為「其可藉由使用筆和紙，及一台簡單的通知裝置來完成」。也就是說，該等請求項同樣不包含任何足以將抽象概念轉換為專利適格的發明構思。
因此，在Intellectual案中，CAFC同樣維持地方法院作成之’137專利不具專利適格性之決定。
四、 小結
在當今網際網路與電子商務發達的時代，藉由電腦與網路來執行商業方法是相當普遍的。然而，從近期的OIP案與Intellectual案來看，電腦軟體發明中的商業方法若僅是將人為的動作電腦化，或利用一般目的之電腦來執行業界已知的任務，將來要通過美國專利商標局對專利適格性的審查具有較高的難度。
此外，我國對於商業方法的專利適格性也有類似的審查與判斷準則。在專利審查基準(註10)中載明：在請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，無法使原本不符合發明之定義的申請標的(如數學公式、商業方法等)被認定符合發明之定義。請求項中藉助電腦軟體或硬體資源實現方法，若僅是利用電腦取代人工作業，且相較於人工作業僅是使速度較快、正確率高、處理量大等申請時電腦之固有能力，難謂其具有技術思想，此時該電腦軟體或硬體無法令原本不具技術性的發明內容產生技術性。只有當發明整體具有技術性，例如克服了技術上的困難，或利用技術領域之手段解決問題，而對整體系統產生技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、加強影像辨識精準度等等，才應被認定符合發明之定義。
因此，企業將來在準備申請涉及商業方法的電腦軟體發明專利時，需多費心思考如何在請求項中界定超過抽象概念(具有技術性)的技術特徵，設法於請求項中增加「具有意義並且非僅是單純將人工操作改為自動化的電腦操作的技術特徵」，或者使用「非一般目的或經改良的電腦」來實施發明內容，如此方能提高軟體發明通過專利適格性之審查的機會。