智慧財產專業團體

一、前言

　　商標申請制度分成二種，一為「註冊主義」(first to register)，意即先向官方提出商標申請之人有權取得商標權，而不問商標於申請或註冊時是否已經使用，此為台灣與多數國家所採用之制度。另一個為「使用主義」(first to use)，即商標權之取得必須建立在已使用商標的基礎上，如果未使用商標，將無法獲准註冊，美國即採此制度。商標之使用乃維持商標權有效之核心，採行「使用主義」制度者，商標之使用是取得權利之前提要件，縱如「註冊主義」制度者於申請時無須提出使用證據之條件，但商標權人如果商標註冊後一定期間未使用者，商標註冊亦會遭致撤銷，所以商標的使用一直以來都是商標法上討論的重要議題之一。

　　2015年3月，美國聯邦巡迴法院針對乙則商標使用的案例作出判決(註1)，從中可以清楚見到美國法院對於指定在服務的商標的使用證據的要求，該等意見不僅可供指定使用在服務之美國商標權人參考，也可檢視我國對於審查指定在服務之商標使用證據之借鏡。

二、 事實與問題之提出

　　上訴人即商標權人David Couture（下稱系爭商標權人）前於2008年5月30日以已使用(use in commerce)為基礎，申請註冊「PLAYDOM」商標，指定使用在第41類提供音樂、視頻、影片概念與劇本之資訊與建議、經由橫跨多種形式透過多重平台發行之包含喜劇、動作與冒險之多媒體系列節目、動作片製作、電視節目製作與劇本編寫等服務，並於2009年1月13日獲准註冊第3,560,701號商標（下稱系爭商標）。系爭商標權人係提出其設立之www.playdominc.com 網站上乙頁記載「歡迎來到PlaydomInc.com，我們很榮幸地提供撰寫與製作動作片、電視與新媒體之服務。意者請洽playdominc@gmail.com」的網頁截圖作為使用證據。網頁上另包括「網站正在建置」之字樣。但系爭商標權人遲至2010年才以系爭商標提供服務。

　　撤銷申請人即被上訴人Playdom, Inc.（下稱撤銷申請人）於2009年2月9日申請註冊相同的PLAYDOM商標，官方因引證系爭商標而核駁其申請，撤銷申請人遂基於系爭商標於2008年5月30日申請時並未使用，而向商標審理和申訴委員會（the Trademark Trial and Appeal Board，下稱TTAB）對系爭商標提出撤銷。經TTAB審理後，認為僅僅只是在網站上廣告其提供服務之意願與能力但未提供服務者，並不構成商標之使用，進而撤銷系爭商標註冊。系爭商標權人不服，乃向美國聯邦巡迴法院提出上訴。

三、 美國商標法相關之規定

　　根據美國商標法(Lanham Act)之規定，美國商標申請案之基礎有4種，可以單獨主張或合併主張，即：

　　根據上開以「已在商業上使用」或「意圖使用」為基礎申請註冊商標者，必須在申請時或核准後一定期間提出使用證據證明商標在美國已在商業上使用（the mark is in use in commerce）。根據美國商標法第45條之規定，所謂商標已經在美國進行「商業上的使用」，是指非僅為保留標章的權利，而於正常交易過程中，善意使用該標章之謂。在服務方面，需提供商業服務之人，於其服務之銷售或廣告上，使用或陳列其標章者；或提供與商業有關服務之人，其所提供之商業服務，係跨州間或美國與外國間者，始符合美國商標法之使用(…on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services)。

四、 美國聯邦巡迴法院之見解

　　本案中，美國聯邦巡迴法院參考Aycock Eng’g, Inc. v. Airflite, Inc., 560 F.3d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2009)案（下稱Aycock案）。Aycock案中，聯邦第三巡迴法院認為，（商標）申請人預備在商業上使用商標尚不足構成商標商業上的使用，實則，申請人必須實際在提供的服務上使用商標。無庸置疑地，廣告或公告申請人有意在未來提供服務無法支持商標註冊。必須是已對公眾提供服務之廣告始足當之。美國聯邦巡迴法院指出，之前並無案例討論僅提供服務的要約但未實際提供服務者是否構成商標法上的商業上使用。本案與Aycock案的不同者在於，在Aycock案特別指出，權利人必須對有興趣接受服務者就其欲提供的服務做出公開且眾所周知的公眾要約，因為Aycock案之權利人未有前開行為，故其商標被撤銷。雖然如此，美國聯邦巡迴法法院在本案中特別強調，Aycock案之判決並未建議僅僅對公眾做公開且眾所周知的要約即足該當商業上使用的要件。事實上，在前引商標法第45條就商業上的使用已清楚規定必須是[1]於其服務之銷售或廣告上，使用或陳列其標章；以及[2]提供服務，此規定真實反應商標權的本質，亦即商標權利是來自於使用，而非選用。美國聯邦巡迴法法院同時引用多起聯邦巡迴法院之判決，支持其商業上的使用必須是實際提供服務的使用的見解。本案中，由於無證據顯示系爭商標權人在2010年前對任何消費者提供服務，故TTAB認為系爭商標權人未於申請時在商業上使用系爭商標於服務之見解適當而予維持。再者，關於系爭商標權人請求變更系爭商標申請基礎為「意圖使用」亦遭駁回。

五、 我國商標法之相關規定

　　我國商標法雖採註冊主義，惟根據商標法第63條第1項第2款之規定，商標註冊後無正當理由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者廢止其註冊。而根據商標法第5條之規定，所謂商標使用，尤其是使用在服務者，係指將商標用於與提供服務有關之物品、商業文書或廣告。另根據智慧財產局頒「註冊商標使用之注意事項」第2點，商標之使用須符合以下二要件，即使用人主觀上必須為行銷為目的而使用商標，以及其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識其為商標。目前實務上甚少有案例談到商標使用於服務之證據，縱有，亦未討論僅僅提出商業文書或廣告行銷其服務，卻尚未以註冊商標提供服務者如何認定使用與否（相對於此，已有案例討論商標權人未在我國提供服務，而僅在國外提供服務，如何檢送得維護權利之商標使用證據，例如「HERTZ」與「MK (STYLIZED) RESTAURANTS」案(註2)）。實則，商標法既然規定商標註冊起滿三年仍未使用者廢止其註冊，則商標權人縱於申請或註冊時未有使用商標於指定服務之事實，註冊後三年期間應有足夠的時間籌備與提供服務，並進而行銷之。如果在此三年期間仍無提供服務，縱使以商業文書（如價目表、傳單等）或廣告行銷其標示註冊商標之服務此等只聞樓梯響不見人下來的情狀，主觀上難認商標權人有使用商標之意，客觀上也無從讓消費者認識其提供服務的商標。

六、 本案之啟示與結論

　　由於美國商標權利之使用主義，即未使用無取得商標權之可能，因此在申請美國商標時必須確認是否已在商業上使用並進而決定申請商標註冊之基礎。尚未提供商品或服務予消費者，則應以「意圖使用」為基礎提出申請。倘於商標核准時仍未開始在商業上使用，則可透過延期之機制保留核准（可申請延期5次，每次6個月），待確實為商業上使用時獲准註冊。如果錯誤主張申請基礎，日後如遭第三人據此撤銷商標註冊，將無以轉換申請基礎為由尋求補救之機會。