智慧財產專業團體

鍾瑩

壹、 前言
　　在美國的專利制度中，專利申請人於申請專利時，負有公正(candor)及善意(good faith)之義務，必須將所知悉的關於申請案之可專利性的實質重要資訊呈報給專利商標局(以下簡稱PTO)(註1)。一旦違反，往後專利權人在侵權訴訟中主張專利權時，被控侵權人可能會提出專利權人存在「不正行為(inequitable conduct)」的抗辯。不正行為是專利侵權訴訟中常見的抗辯手法，一旦成立後將導致專利權不能執行(unenforceable)的嚴重後果。因此，專利申請人應充分瞭解並避免涉及任何不正行為，以免在取得專利權後因本身的不正行為而在專利侵權訴訟中被認定無法執行專利權(註2)(註3)。

　　實務上不正行為的判斷主要援引2011年美國聯邦巡迴上訴法院(簡稱CAFC)於Therasense一案所建立之標準(註4)，當專利申請人為取得專利權，有意圖欺瞞PTO而漏未陳報與可專利性有關之實質重要資訊時，則專利申請人之隱匿資訊會被認定為不正行為，其效果為專利權不能執行。然，由於在美國專利侵權訴訟中，以不正行為作為抗辯甚為普遍，為免被告濫行提出此等抗辯，CAFC於Therasense案大幅提高不正行為之成立門檻：專利申請人隱瞞之實質重要資訊(materiality)須符合「若非」(but-for)標準，亦即PTO若非因為專利申請人隱匿該資訊，不會核准該專利。反之，若隱匿之資訊不會影響到專利之核發，則非實質重要資訊。依實務上統計，Therasense案的確降低了被告以不正行為抗辯成功之比例，然CAFC於Apotex Inc. vs. UCB, Inc.一案(註5)依Therasense案標準仍作成了專利申請人隱瞞前案構成不正行為致使專利權無法執行之判斷，以下析述該判決內容，希有助於讀者對此議題之認識。

貳、 本案背景

一、 案情簡介

　　原告Apotex Inc.與Apotex Corp.(統稱為Apotex)為美國專利第6,767,556號專利(以下簡稱為『’556專利』)的專利權人，於2012年4月20日向美國佛羅里達州南部地區地方法院提告，指控UCB製造及販售的Univasc與Uniretic兩樣產品侵犯’556專利的專利權。

’556專利是關於一種「製造莫昔普利(moexipril)片劑的方法」的發明專利申請案，經過三次的顯而易見性核駁及答辯後，於2004年7月27日核准公告。該案的唯一發明人是 Bernard Charles Sherman 博士，同時他也是Apotex的負責人。Sherman博士本人為Apotex撰寫了將近100件的專利申請案，並且主導Apotex公司的所有專利訴訟。

　　本案被控侵權物Univasc與Uniretic分別是自1995年及1997年就已經在美國販售的莫昔普利(Moexipril)(註6)片劑，對 ’ 556 專利來說屬於先前技術。 Univasc 與 Uniretic是根據在1998年核准公告的美國第4,743,450號專利申請案(以下簡稱為『’450專利』)所揭露的方法製造的，被告UCB已取得’450號專利之專利權人Warner-Lambert之授權生產，且已向美國食品藥品管理局( Food and Drug Administration ，FDA)的橘皮書(Orange Book)登記該等產品。Univasc與Uniretic的製造涉及莫昔普利氫氯化物(moexipril hydrochloride)與氧化鎂(magnesium oxide)的濕式造粒(wet granulation)。

二、 系爭專利申請案介紹

1. 申請專利範圍

　　莫昔普利是一種用於治療高血壓的血管收縮素轉化酶(angiotensin-converting enzyme，簡稱ACE)抑製劑。如同其他的ACE抑制劑，莫昔普利及其酸加成鹽類(例如，莫昔普利氫氯化物)容易降解且不穩定。為了改善穩定度，該’556專利的請求項1(註7)記載了一種製備莫昔普利片劑的方法：

　　一種製備含有莫昔普利鎂的固態醫藥組成物的製程，該製程包括以可控制的方式在足量溶劑的存在下，使莫昔普利或其酸加成鹽與鹼性鎂化合物反應一段預定的時間的步驟，用以將大於80%的莫昔普利或其酸加成鹽類轉化成莫昔普利鎂。

　　前述製備過程主要藉由反應莫昔普利或其酸加成鹽類與鹼性鎂化合物來製得莫昔普利鎂。’556專利於實施例中進一步解釋該反應不能在乾燥環境下完成，必須要在溶劑的存在下進行，且在該反應完成且該溶劑蒸乾後，再將乾燥的材料壓成片劑。這樣的製程稱為「濕式造粒」，早在1980年代就已經被醫藥工業所知悉。

2. 說明書中所揭露的先前技術

’556專利在先前技術段落揭露了兩篇文獻，分別是在1998年核准公告的前述’450專利以及由Gu等人在1990年發表的文章(以下簡稱為『Gu文章』)(註8)。

’450專利揭露一種利用鹼性鎂合成物穩定ACE抑製劑的方法。在’450專利的實施例中，以喹那普利(Quinapril)(註9)作為ACE抑製劑，且利用碳酸鎂作為鹼性穩定劑。如同’556專利，’450專利指出濕式造粒為提煉片劑的較佳方式。

’556專利的先前技術部分除了記載Univasc片劑是根據’450專利所教示的方法製造且包含莫昔普利氫氯化物與氧化鎂之外，還說明莫昔普利氫氯化物與鹼性鎂化合物可能進行難以控制的酸鹼反應，導致該產品的最終成分具有不確定性。

　　Gu文章主要揭露在穩定莫昔普利時所涉及的化學現象。Gu文章發現，只有濕法造粒能使莫昔普利穩定，並推論可能是因為造粒材料的外部表面被中和(neutralization)而能夠達到穩定的狀態，或是因為莫昔普利氫氯化物的一部分經由造粒被轉換成陽離子鹽(cation salts)，也就是獲得了莫昔普利鎂。

　　依據’556專利的先前技術段落內容，Gu文章的教示如下：只有一部分的藥物可能被轉化成莫昔普利鎂，轉化並非使之穩定的原因，而是因為有鹼性化合物存在於最終產物中。

三、 PTO對’556專利的審查歷程

　　PTO曾對’556專利發出三次審查意見，認為’556專利不具有非顯而易見性。

　　在第一次的核駁通知中，審查委員將’450號專利及揭露以莫昔普利片劑治療高血壓的美國第4,344,949號專利組合，認為’556號專利不具有非顯而易見性。Sherman博士的律師的答辯理由是，先前技術並未揭露「起反應」，而是僅揭露將莫昔普利氫氯化物及鹼性鎂化合物相結合。為了強化答辯理由，Apotex還提交了Univasc的產品專論(Product Monograph)，以及橘皮書中將Univasc列為被’450號專利所涵蓋之內容，並且說明Univasc包含了作為穩定劑的氧化鎂，其僅是被結合且未起反應。

　　審查委員基於’450號專利及Gu文章的組合對’556專利發出第二次核駁通知。審查委員認為，’450號專利教示藉由鹼性鎂化合物使ACE抑製劑的藥物穩定，Gu文章教示了透過濕式造粒使莫昔普利氫氯化物穩定化，兩相組合後使’556號專利不具有非顯而易見性。答辯時，Apotex再次說明本案與先前技術的區別在於Univasc中的氧化鎂只有被結合但未起反應，並再次請審查委員參考Univasc的產品專論與橘皮書。

　　此答辯理由未能說服審查委員，因此PTO以相同的前案組合發出了第三次也是最終的核駁通知，並認定Gu文章所述的中和反應即構成有化學反應發生。Apotex向PTO上訴委員會(PTO’s Board of Appeals)提出上訴，爭論所引用的文獻只教示了莫昔普利氫氯化物與鹼性穩定劑的結合。律師再次請PTO去參考莫昔普利的產品說明、橘皮書，並認為根據’450專利製成之莫昔普利包含了僅僅是結合但未發生反應的莫昔普利氫氯酸鹽及氧化鎂。

　　在Sherman博士的指示下，律師還提交了一份由Michael Lipp博士所做出的專家聲明以支持前述論點，強調熟悉此領域的人員不會預期ACE抑制劑與鹼性穩定劑發生反應，並引用Univasc的產品說明，認為莫昔普利氫氯化物是存在於最後的配方中，且如同’450專利所教示地有氧化鎂作為鹼性穩定劑。這個配方已寫在橘皮書中。

　　之後，透過電話會談，審查委員與Sherman博士的律師同意將「需要超過80%的莫西普利或莫西普利酸加成鹽轉變成莫西普利鎂」的限制條件併入請求項1中，並且PTO於2004年4月20日核准該’556專利。根據審查委員的核准理由記載，先前技術教示只有一部分的藥物可能被轉化為鹼性鹽類，另外獲得穩定產物的主因並非鹼性鹽類的轉化，而是藉由以鹼性化合物作為穩定劑使該莫西普利氫氯化物穩定。
 

參、地方法院的見解

　　Apotex於2012年4月20日向地方法院提告，指控UBC因製造及販售Univasc及Uniretic兩樣產品而侵犯’556專利的請求項 8至12。由於Sherman博士的不正行為，地方法院判決’556專利不能執行。

一、 本案申請人的不正行為

　　地方法院認定Sherman博士有下列不正行為：

1. 已知悉卻隱瞞Univasc是根據’556專利所請求的方法被製造

　　地方法院根據數個證據來認定Sherman博士知道Univasc涉及化學反應發生。例如，Sherman博士在審理期間承認，在’556專利提申之前他已經強烈懷疑且相信Univasc是根據他所請求的方法製造。並且，在提出申請當日，Sherman博士進行了比較Univasc與不含有鹼性穩定劑的Apotex產品的實驗。Sherman博士在他的手寫筆記中斷定Apotex產品的穩定度遠低於鎂鹽，這至少暗示了Sherman博士懷疑Univasc中含有莫昔普利鎂。大約一個月後，Apotex的兩位科學家以質譜儀分析Univasc並證實了Sherman博士的懷疑，判定Univasc中的莫昔普利主要為莫昔普利鎂。

　　地方法院還認定Sherman博士知悉且參與所有關於’556專利的申請及審查中的決定，且注意到Sherman博士非常熟悉專利審查及專利執行的相關事務。雖然Sherman博士試圖否認知悉Univasc的組成、相關先前技術，以及律師向PTO所提出的聲明，但地方法院發現Sherman博士在審訊時選擇性的失憶及卸責，因此並不採信，並且認定Sherman博士不是一個可信的證人。

2. 透過律師及專家證詞對Univasc的本質以及先前技術進行不實陳述

　　地方法院認定Sherman博士向PTO提出對Univasc及’450專利本質的不實陳述，包括宣稱Univasc中的莫昔普利氫氯化物與鹼性的鎂化合物僅結合但未發生反應。 Sherman博士還藉由說明書中的記載及Lipp博士的專家證詞來錯誤地解讀Gu文章，宣稱若有反應發生的話，也只有微量的藥物被轉換成莫昔普利鎂。

3. 對專家證人隱瞞相關先前技術

　　地方法院還認定Lipp博士只是被雇用來為Sherman博士的不實陳述提供支持。地方法院認定Sherman博士未曾將關於Univasc的真正事實告知Lipp博士，且刻意不讓他知道真相。Lipp博士證實了這件事，他被特別要求只能探討Apotex提供的文件，這些文件並不包括任何對Univasc進行測試的結果或Sherman博士對該等產品的瞭解。

4. 提交從未進行的實驗結果

　　地方法院認定Sherman博士在’556專利中寫入一些從未進行過的實施例是不誠實的行為。地方法院注意到這些實施例是用過去式語法來撰寫，彷彿這些實驗曾經被操作，但Sherman博士在審訊時承認這些實驗僅在腦海中編造，未曾實際操作過。

5. 對PTO隱瞞相關前案

　　PTO曾引用WO 99/62560(以下簡稱為『’560PCT』)，發明名稱為「使用氧化鎂穩定喹那普利」一案來核駁美國申請號10/060,191(以下簡稱『’191申請案』)，而Sherman博士是’191申請案的發明人。’560PCT記載了氫氯化物鹽類及鹼性基間會發生反應。

　　基於’191申請案與’560PCT之間的相似處以及Sherman博士豐富的經驗，地方法院認定Sherman博士完全了解’560PCT的內容及其對審查’556專利之可專利性的影響，然而其卻未曾將該文獻提供給PTO。

二、 申請人之不正行為致使專利權不能執行的認定

　　如前所述，在Therasense案中所提及之判斷標準，不正行為的認定需要漏未陳報之資訊具備實質重要性及申請人有欺瞞的意圖。其中，申請人隱匿(withheld)或不實陳述之內容(misrepresentation)需關於可專利性之重要性事實，且欺瞞的意圖必須是由證據所能做出的單一最合理推論(single most reasonable inference)。

　　地院認定申請人的不實陳述及所隱瞞的前案對’556專利案的審查而言是至關重要的。審查委員因為採信Sherman博士的不實陳述才會核准’556專利案，換句話說，如果審查委員知道Univasc包含莫昔普利鎂的話，就不會核准’556專利案。

　　地院還認定基於’191申請案和’556專利案相似，且’560PCT揭露的濕式造粒步驟被引述在’556專利案的請求項中等原因，’560PCT對氫氯化物及鹼性基間會反應的揭露是一項重要訊息。雖然’556專利偽造實施例的單一事實並不足以構成重要性的要件，但當通盤檢視偽造、不實陳述及疏漏等行為時，偽造一事就仍然要納入重要性事實的判斷中進行考量。

　　另外，由於Sherman博士在’556專利案申請的審查過程中作出極惡劣的不正行為，所以地方法院不需要去認定隱匿或不實陳述的內容是否為「若非」重要性事實。除了Sherman博士所提出的扭曲事實的敘述外，地方法院觀察到Sherman博士濫用專利體制、攻擊競爭者已存在且已推出的產品，以及為了對競爭者提起訴訟而採用了欺騙的方式、透過不實陳述獲得專利。

　　關於欺瞞之意圖，地方法院認為可以從證據得出單一最合理的推論是Sherman博士意圖欺騙PTO。地方法院基於在審訊時Sherman博士不正行為的整體模式及他低落的信譽作出結論，認定Sherman博士蓄意違反他的誠實揭露責任，他不僅在’556專利審查過程中對PTO多次作出虛假的陳述，還於說明書中記載了猶如已實際進行之實驗結果，以及故意阻撓專家取得相關真實的資訊以獲得一份支持其不實陳述的專家證詞，而導致審查委員最終准允’556專利。法院還認定，Sherman博士在審判時的不正行為和迴避的證詞也是他意圖欺騙PTO的證據。

　　由於前述不正行為，地方法院判決’556專利因申請人的不正行為而無法執行。
 

肆、 本案爭點與聯邦巡迴上訴法院的見解

一、 本案爭點

　　Apotex向CAFC提出上訴，認為僅僅是對先前技術提出特定的表述不能推論為具有欺瞞意圖，且申請人或發明人並無義務揭露個人對於先前技術的疑慮或看法。

二、 聯邦巡迴上訴法院的見解

　　CAFC認為地方法院對重要性及意圖欺瞞的認定都沒有明顯的錯誤，且其最終判決(Sherman博士對專利商標局違反其善意及誠實之揭露義務)沒有濫用自由裁量權，並就認定不正行為的兩個要件作出說明。

(一) 重要性(Materiality)

　　首先，明確且令人信服(clear and convincing)的證據證實，Sherman博士確實有重要的不當行為。

　　Sherman博士積極參與了’556專利的申請，並為了他的利益唆使他的律師及Lipp博士。在Sherman博士所撰寫的’556專利案的說明書省略了某些他已知的關於先前技術的重要細節。審查歷程顯示，律師在審查期間持續與Sherman博士溝通，請Sherman博士評估PTO發出的核駁通知並對爭點作出回應，其主要爭點包括先前技術是否涉及反應發生。事實上，Sherman博士指示律師繼續爭辯這些爭點，並透過提交專家聲明來支持他的說法。然而，Sherman博士在審判時否認他知悉這些過程及對這件事應負的責任，地方法院對此不予認同，並認定Sherman博士要為被指控的不正行為負責，而CAFC認為地方法院這樣的認定並無明確的錯誤(註10)。

　　進一步地，Sherman博士對重要的事實作出不實陳述。

　　Apotex公司的內部測試顯示，在Univasc中的莫昔普利主要以莫昔普利鎂的形式存在。該試驗是在2001年進行，也就是在PTO第一次核駁’556專利之前。但是，Sherman博士再三地對PTO聲稱Univasc是用’450專利的方法製造，且’450專利的方法並未涉及可產生莫昔普利鎂的反應。’556專利核准的幾年後，因為該專利的一個侵權案件，Apotex公司通過核磁共振(NMR)檢測確認Univasc的確包含超過80％的莫昔普利鎂，證實Sherman博士在’556專利案審查過程中對於Univasc中不含有莫昔普利鎂的說詞是假的。

　　此外，Sherman博士的不當行為對於’556專利之核准合乎「若非實質重要(but-for material)」的標準，也就是審查委員被Sherman博士的不實陳述說服因而准予專利權，Lipp博士的宣示也有推波助瀾的效果。’556專利審查過程中，審查委員對於先前技術的錯誤認知與Sherman博士透過他的律師以及雇用的專家反覆作出的不實陳述一致，CAFC因此認定，PTO若不是因為Sherman博士的不正行為，不會核准’556專利。

　　關於本案的爭點，CAFC更進一步地說明，Sherman博士確實沒有義務要揭露他個人對於先前技術的臆測或想法，申請人出於善意地主張對於先前技術教示的合理解釋並沒有錯。然而，Sherman博士在此案中積極且知情地對關於先前技術的實質重大事實進行不實陳述，他的不正行為超越了單純未揭露對於先前技術的個人想法或其他解釋的界限。

　　基於上述，CAFC維持地方法院的判決，亦即關於先前技術的不實陳述為若非實質重要的。

(二) 意圖(Intent)

　　CAFC認為地方法院對於下列Sherman博士的不正行為之認定並未有明顯錯誤，因此維持地方法院的認定，亦即本案具備清楚且令人信服的證據確立Sherman博士欺瞞PTO的意圖：

　　(1)已知悉或至少已高度懷疑，但仍企圖以專利保護一種已存在且廣泛可取得之藥物的已知製備方法；(2)在申請當時，’556專利在說明書中對先前技術的主張雖非完全錯誤，但至少是誤導性的不完整揭露；(3)在說明書中以過去式語法撰寫從未實際操作過的實施例；(4)向PTO作出不實陳述；(5)指示律師呈送一個被蓄意阻隢於事實之外的專家證詞以支持那些不實陳述。

　　針對本案的爭點，CAFC認為Sherman博士對於先前技術不僅僅是主張一個較佳的表述，而是提出與他所持有之真實資訊相反的說法。雖然申請當時Sherman博士未直接知悉UCB真正的製造方法或莫西普利鎂在莫西普利中確切的含量，但他的知識足以讓他意識到他對於重大事實提出的不實陳述已經超越了合法主張的界線。總而言之，Sherman博士的行為證實了他不是公正且善意的。CAFC同意地方法院從證據中可得到的單一的最合理推論即是Sherman博士具備欺瞞的意圖。

　　綜上所述，CAFC認定地方法院對於’556專利因不正行為而不可執行的裁決並未濫用其自由裁量權，且維持地院對於UBC有利的判決。
 

伍、 小結

　　於此案例中，CAFC依循Therasense一案建立的標準，認定本案因申請人的不正行為致使專利不能執行。雖然Therasense案已大幅提高了不正行為的成立門檻，但對於專利申請人來說，最不願遇到的情形莫過於在有效專利被侵權並提起訴訟後，卻被法院判決專利不能執行。因此，申請人在專利審查程序中應審慎且勤勉地披露所有重要信息，並確保所有陳述及聲明均為真實、公正且善意的。

　　因此，在擬提出專利申請之前，申請人應當瞭解哪些行為屬於不正行為，並注意能從其他法定程序或外國專利局取得的資訊是否應向美國專利商標局披露，例如與其他美國機構交流的資訊或是與涉案專利相關的外國專利在審查的過程中相關的文件(諸如外國檢索報告、外國專利局的審查意見等)。此外，專利權人在決定是否於美國提起專利訴訟之前，考量被訴侵權人一般會從審查歷程中尋找紕漏，建議事前評估專利價值以及是否存在可能被舉證的不正行為，避免在付出大量的時間及訴訟成本後被判決專利不可執行。

※ 註釋