智慧財產專業團體

壹、 前言

　　商標侵權之判斷，除了著名商標依淡化理論享有跨類商品之擴大保護外，原則上須使用他人之註冊商標於相同或類似商品而導致消費者混淆誤認時，始構成侵權。傳統型態之商標侵權案件，所謂商標使用即指標示與註冊商標相同或近似之商標於自身提供之相同或類似之商品或服務，然而隨著經濟活動之日新月異，商標使用之型態包羅萬象，何種情形下可該當使用他人商標於類似商品，實不易認定。於 Fortres Grand Corporation v. Warner Bros. Entertainment Inc. 一案中，涉及了使用他人商標於虛擬商品是否構成商標侵權之爭議，該案被告 Warner Bros. Entertainment Inc. ( 下稱華納兄弟)使用原告 Fortres Grand Corportation註冊之 “Clean Slate” 商標，作為2012年7月發行之蝙蝠俠電影－「黑暗騎士」 The Dark Knight Rises )一片中虛構之駭客程式名稱，且華納兄弟設立了兩個網站用以宣傳「黑暗騎士」電影，該網站內容詳細介紹了電影中虛構之 “Clean Slate” 駭客程式，由於華納兄弟並非使用 “Clean Slate” 商標於實體存在之商品，而是使用作為電影中虛擬之駭客程式名稱，此等行為是否該當使用他人商標於類似商品？是否致生混淆誤認而構成商標侵權? 美國第七巡迴上訴法院於2014年8月就此爭議作出了判決，爰就案情簡介如下，以供讀者參考。

貳、 案情簡介

　　原告 Fortres Grand 為開發及銷售名為 “Clean Slate” 安全軟體( security software program )之公司，且擁有註冊第2,514,853號 “Clean Slate” 商標權。該 “Clean Slate”軟體主要功能為刪除使用者之先前活動紀錄，使得每一公用電腦在重新啟動時得以回到原始配置，以確保每一公用電腦之安全性，故主要行銷對象為學校、圖書館、旅館等機構。被告華納兄弟於2012年7月發行蝙蝠俠第三集「黑暗騎士」電影。該片中，犯罪組織為了誘使貓女 Selina Kyle 為組織竊取機密，答應貓女 Selina Kyle 完成任務後提供由片中 Rykin Data 公司開發之 “Clean Slate” 之駭客程式，該駭客程式能夠侵入世界上所有電腦資料庫消除貓女 Selina Kyle 過去的犯罪紀錄。然而當 Selina Kyle 完成任務後，犯罪組織卻拒絕提供 “Clean Slate” 軟體， Selina Kyle 才發覺被犯罪組織所欺騙。其後，在被犯罪組織控制之高譚市即將被核爆毀滅之際，蝙蝠俠秘密取得 “Clean Slate” 軟體轉交給 Selina Kyle ，成功說服 Selina Kyle 加入蝙蝠俠一起拯救高譚市，在阻止核爆發生後， Selina Kyle 利用 “Clean Slate” 駭客軟體刪除過去所有的犯罪紀錄並與蝙蝠俠重啟人生。此外，被告華納兄弟為了宣傳該片，設立了兩個網站連結片中發行駭客軟體所虛構之 Rykin Data 公司，且於網站上詳述 Clean Slate 之操作及展示該軟體之虛構專利。然而，該網站實際上無從下載任何軟體。自從該片發行後，原告 Fortres Grand 發現其 Clean Slate 安全軟體銷售量大幅滑落，其認為此歸因於被告華納兄弟於片中的使用而導致消費者誤認原告銷售之 Clean Slate 軟體具有不法性質。基此， Fortres Grand 向法院提起商標侵權訴訟，主張華納兄弟違反蘭哈姆法案之商標侵權、不公平競爭及印第安那之不公平競爭法律。地方法院認定華納兄弟並未構成商標侵權，且其使用 Clean Slate 之行為被美國憲法第一修正案所保障。 Fortres Grand 遂向第七巡迴法院提起上訴。

參、 法院認定

一、華納兄弟於片中使用Clean Slate是否致生混淆誤認？

　　首先，第七巡迴上訴法院認為，Fortres Grand提出之三項主張：蘭哈姆法案第1114(1)(a)條之商標侵權、第1125(a)(1)條之不公平競爭、及印第安那普通法之不平競爭，三者之共同要件為被告之侵權行為須致生消費者混淆誤認。判斷有無混淆誤認，美國法院須綜合審酌下列七項因素：1.雙方商標於外觀及觀念之近似程度；2.雙方商品之類似程度；3.併存使用之區域及方式；4.消費者選購之注意程度；5.原告商標之識別性；6.實際混淆誤認情事；7.被告假冒他人商品之意圖(註1)。

(一) 商品類似關係之判斷客體是否包含虛擬商品？

　　上述七項因素之雙方商品之類似程度，須被告提供之商品與原告註冊商標註冊使用指定之商品相同或類似，始構成侵權。商標權人 Fortres Grand 爭論，地方法院錯誤認定 Forters Grand 研發之“安全軟體”與華納兄弟製作之“電影”為非類似商品，故不構成混淆誤認。反之， Fortres Grand 主張，由於華納兄弟以 Clean Slate 商標作為片中虛擬駭客程式名稱，故正確之商品類似關係應就 Fortres Grand 研發之“軟體”與華納兄弟片中 “虛擬之駭客程式” 相比對，二者應構成類似商品而致生混淆。

　　然而，法院認為，最高法院針對蘭哈姆法案第1125條所謂：「於商業上使用他人商標於自己商品或服務而構成商標侵權」此規定中所謂「商品」之定義，向來解釋為消費市場中之實體商品(註2)。此外，最高法院對於混淆誤認之定義，係指消費者誤認二者商品有同一之來源、或存在贊助或關聯性之混淆( confusion about the origin, sponsorship, or approval of the tangible
product sold in the marketplace )，此處之商品亦應指向市場上之實體商品。再者，於 Davis v. Walt Disney Co., 一案中，法院亦曾認定，商品類似關係之判斷客體，應指狄斯耐出品之電影商品，而非電影中使用原告商標之虛擬商品(註3)。最後，雖然Forters Grand 於上訴程序主張華納兄弟之使用 Clean Slate 構成商標反向混淆，使消費者誤認先商標權人 Forters Grand 開發之軟體源自後商標使用人華納兄弟，故上述關於商品類似性之判斷標準，僅適用於傳統正向混淆案件而不及於反向混淆，然而法院指出，不論是正向或反向混淆，應適用相同之商品類似性判斷標準，亦即消費者誤認之商品來源均應指向實體商品，而非虛擬商品。

(二) 消費者是否可能誤認“電影”與 “軟體”商品為同一或關聯性來源?

　　如上所述，法院認定商品類似性之判斷客體應為實體而非虛擬商品，故本案中商品類似之判斷客體應就Fortres Grand開發之安全性軟體與華納兄弟製作之電影相比對，由於二者商品性質差異甚大，故非類似性商品。然而，法院亦指出，判斷混淆誤認之七大因素中，並無單一因素可產生決定性影響，故非類似商品此一因素並不足以直接導出無混淆誤認之結論，而應就各項因素綜合判斷是否足致混淆誤認之虞。於McGraw-Edison一案中，原告商標權人McGraw註冊“TRON”商標於電力保險絲等商品，而被告Disney除使用 “TRON” 商標於電影外，亦同時標示或授權該商標使用於電影諸多周邊商品，如：電子遊戲機、電話、玩具等。於該案中，雖原告商標指定使用之“電力保險絲”與被告Disney製作之“電影”，二者商品非構成類似，然而，由於被告Disney尚使用原告之 “TRON”商標於諸多電影周邊商品，故法院認為消費者仍可能誤認原告產製之  “TRON” 電力保險絲與被告Disney銷售之 “TRON” 電子娛樂相關商品源自同一來源，故判定被告Disney構成商標侵權(註4)。

　　然而，本案不同者在於， Fortres Grand 並未主張華納兄弟有行銷任何與軟體類似之電影周邊商品，雖然 Fortres Grand 主張華納兄弟亦行銷電子遊戲機，然該電子遊戲機上並未標示Clean Slate商標。

　　此外， Fortres Grand 亦未成功主張其所開發之桌上型電腦安全軟體，如同前述Disney案之電子遊戲機是普遍之電影周邊商品之一，因此，本案中唯一可作為商品類似之判斷客體僅有“桌上型電腦安全軟體”與“電影”而已，由於二者商品之差異性極大，故在消費者心目中，無從產生桌上型電腦安全軟體與電影源自同一產製者而致混淆誤認之印象。

(三) Clean Slate是否為高度識別性商標？

　　法院認為，在商標反向混淆案件，尤須考量商標之識別性高低。而 Clean Slate 一詞實則源自於希臘文 pinakis agraphos 或拉丁文 tabula rasa 等語之翻譯，其起源最早可追溯自古希臘哲學家亞里斯多德時代，意為重生或新的開始(註5)。因此， Clean Slate 商標指定使用於安全性軟體，暗喻該軟體功能為刪除使用者之先前活動紀錄，僅為暗示性商標而非創意性商標，而不具高度識別性。基於 Clean Slate 一詞為重生之意，其描述性或暗示性的範圍甚廣，包括賦予罪犯重新的開始或重新設計網路等等。再者，被告華納兄弟使用Clean Slate於電影之駭客軟體名稱，意指賦予犯罪者新生之開始，亦僅出現於片中對話作為描述性之使用，考量Clean Slate並非強勢商標且被告華納兄弟僅作為描述性之使用，故致生消費者混淆誤認之可能性甚低。

(四) 二者商標併存使用之地區及方式

　　依實務，當原被告商標使用於相同或類似之地區、且原被告商品透過類似之行銷管道銷售而具有直接競爭關係時，易使消費者誤認原被告提供之商品來源為同一而產生混淆誤認之虞。本案中，法院認定，雖然原告 Fortres Grand 提供之軟體與被告華納兄弟提供之電影均可自網路取得，然而，電影主要之行銷管道是電影院而非網路，而原告提供之安全性軟體唯一之行銷管道來源卻只有網路，而且任何到訪原告公司網站之消費者也不可能誤認其銷售之軟體與華納兄弟公司有何贊助關聯。華納兄弟為了宣傳電影雖然設立相關網站，然而該網站上並未提供任何商品，且明顯連結至電影中之蝙蝠俠劇集。故消費者不可能就原被告商品來源產生任何混淆誤認。

二、 法院結論

　　綜合以上因素，法院認定於七項因素中，本案只符合原被告商標相同此一因素，由於商標法保護的是商標表彰商品來源之功能，而非商標文字本身，而本案中除了原被告商標相同外，其餘因素均不符合，故無從認定被告之行為致生消費者混淆誤認而構成商標侵權。雖然原告 Fortres Grand 宣稱因為被告華納兄弟之行為，使消費者誤認原告 Fortres Grand 開發之安全性軟體是一種惡意的駭客程式，而導致銷售量大為下降，然而，法院表示，本案涉及的侵權態樣實為著名商標之淡化而非傳統之商標混淆，亦即：不當使用著名商標而造成對於著名商標形象之污損和醜化，降低其正面評價，使消費者對該商標產生不良印象，而有損著名商標之商業信譽。由於本案中原告之Clean Slate 商標並非著名商標，無法享有著名商標淡化理論之保護，然原告 Fortres Grand 欲藉此訴訟不當擴大商品類似比對及商標混淆理論之適用範圍，藉以取得著名商標淡化理論之擴大保護，洵非可取。


肆、 結論

　　綜合上述，由 Fortres Grand v. Warner Bros 一案可知，美國第七巡迴上訴法院認為，當被告使用原告之註冊商標於所發行之電影中之虛擬商品時，基於考量有無混淆誤認仍應以商標於實際市場之使用情形而定，故商品類似之比對客體應為被告於市場上提供之實體商品，亦即應就原告商標指定使用之商品與被告提供之電影作比對，而非與電影裡的虛擬商品比對，否則將有不當擴大商標混淆誤認理論之嫌。我國智慧財產局發布之「混淆誤認之虞」審查基準與司法實務就商標爭議案件，判斷有無混淆誤認之虞所考量之相關因素，與前述美國實務頗為相近，雖使用他人商標於虛擬商品是否構成侵權，於我國實務尚無相關案例，惟他山之石可以攻錯，上述美國法院之見解或可作為我國未來類似案例之參考。

※ 註釋：