智慧財產專業團體

莊閔捷　專利師

壹、 前言

本次最高法院的判決主要是有關電腦實施(computer-implemented)請求項之專利適格性。先前在2013年5月，CAFC以全院聯席判決(en banc decision)推翻了於先前CAFC合議庭中所作出的系爭請求項具專利適格性之決議，並認定Alice v. CLS案的系爭請求項(包括方法請求項、媒體請求項以及系統請求項)均為美國專利法第101條(以下簡寫為§101)下非適格之標的，Alice不服繼而向最高法院提出移審令之請求。最高法院受理請求，並於2014年6月19日作出判決。在本件眾人引頸期盼的判決中，最高法院認同CAFC全院聯席的判決結果，亦即，系爭請求項被視為一種中介結算(intermediated settlement)的抽象概念。特別地，最高法院明確地指出僅僅是“使用一般電腦實施”並無法將該抽象概念轉變為一專利適格之發明，因而仍維持CAFC全院聯席的判決。以下將針對最高法院之判決內容以及USPTO的後續動作進行簡介與探討。

貳、 案件背景

一、  系爭專利

本案判決(註1)涉及多件專利，包括：美國專利公告號US 5,970,479 (下稱479專利)、US 6,912,510 (下稱510專利)、US 7,149,720 (下稱720專利)以及US 7,725,375 (下稱375專利)，而Alice公司是這些專利的專利權人。前述專利基本上都是基於實質上相同的說明書，而它們的內容都涉及使用一第三方中介 (third-party intermediary)來降低交割風險(settlement risk)的電腦實施方案，其中479專利和510專利是關於雙方交易的方法，720專利是關於資料處理系統，至於375專利是處理系統及含有執行交易程式碼的電腦可讀媒體。

所謂的“降低交割風險”的電腦實施方案是指藉由使用電腦系統來作為第三方中介，以促進雙方之間金融債務款項的交換。該第三方中介會創造一虛擬付方紀錄以及一虛擬收方紀錄，其反應交易雙方在真實世界的交易機構(例如銀行)中的帳戶餘額。當交易進入時，該第三方中介會調整虛擬紀錄並且允許只有這些雙方具有足夠金融資源的交易被進行。當交易日結束之時，該第三方中介會指示相關金融機構依據更新的虛擬紀錄去執行被允許的交易，藉此而降低當僅有一方履行債務款項時的風險。

簡言之，系爭請求項主要包括下列三個類別：(1)用於交換債務款項的方法(亦即方法請求項)、(2)用來執行該交換債務款項方法的電腦系統(亦即系統請求項)，以及(3)包含有執行該交換債務款項方法的程式碼之電腦可讀媒體(亦即媒體請求項)。特別地，上述系爭請求項都必須使用一電腦來加以實施，而這必須使用電腦實施的要件也獲得兩造雙方的同意。

二、 案件過程與爭議

在2007年，CLS銀行對Alice提起確認之訴，主張系爭請求項是無效的、不可執行的或者不侵權的。而Alice反訴並主張CLS侵權。在地方法院的判決(註2)中，其認為所有的系爭請求項在§101下都是專利不適格的，因為這些系爭請求項被認為是佔用了“為降低風險而使用第三方中介來促進債務款項同步交換”的抽象概念。由於地方法院作出對CLS有利的判決，因此Alice提起上訴。在2012年，於美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)中的合議庭(註3)推翻地方法院的判決，並認為無「明顯的證據」顯示系爭請求項是屬於抽象概念。

針對CAFC合議庭的判決，CLS請求CAFC以全院聯席(en banc)的方式進行重新審理，而CAFC全院聯席的結果(註4)再次推翻了前次合議庭的判決，並且維持地方法院所作出的判決，亦即，所有系爭請求項在§101下都是非適格之標的。然而，在此CAFC全院聯席的階段，十位參與法官對於專利適格性的意見其實相當分歧，其中有七位法官認為系爭專利中的方法請求項以及媒體請求項是專利不適格的。但在系統請求項部分，有五位法官認為是專利不適格的。就上述CAFC全院聯席的結果，Alice不服而再次提起上訴至最高法院。

參、最高法院之見解

一、 當系爭請求項涉及抽象概念是否即為專利不適格的？

在此判決中，最高法院重申了美國專利法§101對於專利適格標的之規範，亦即，任何新的與有用的程序、機構、製程、物質成分的發明或改良，在符合美國專利法的條件及要求下都可獲得專利保護。然而，在此規範中，抽象概念、自然法則、自然現象以及自然產物為重要的法定例外，它們皆屬於專利不適格之標的。

主要地，最高法院認為自然法則、自然現象以及抽象概念是自然科學與技術工作上的基本工具。而若一旦授予專利權，將使得這些基本工具被完全獨佔(即排除他人運用這些基本工具)，此結果反而會導致了阻礙相關技術之創新研發，因而違背了專利法之主要目的。

然而，最高法院在反覆強調上述基本工具不能被獨佔的同時，亦認同法院應該謹慎地詮釋基本工具的排他性原則。因為，在某種程度上，所有的發明都會體現、反映或應用到自然法則、自然現象或者抽象概念等基本工具。基於上述，最高法院認為一個發明並不會僅僅因為牽涉到抽象概念而成為專利不適格之標的，相反地，當一發明概念導致一個新的或有用的結果時，其仍有可能是專利適格的。

因此接下來，最高法院於本案中採用了在Mayo案(註5)中的分析架構(亦即二步驟分析法)來分析系爭請求項是否具有專利適格性。

二、 系爭請求項是否涉及法定例外：

首先，依據Mayo案二步驟分析法的第一步驟，需分析系爭請求項是否有涉及不具專利適格性的法定例外，亦即抽象概念、自然法則、自然現象以及自然產物(當然，前提是需先有符合§101所述的四個法定可專利類別)。而在此步驟中，最高法院引述了一些先前的判例，包括Benson案、Flook案以及Bilski案(註5)，而最終認定系爭請求項是一種關於中介結算的抽象概念。

例如，最高法院指出Benson案的請求項涉及一種用以將二進位編碼數字轉換為純二位數的「演算法」，以及Flook案的請求項涉及一種用以在催化轉換的過程中計算警報限制的「數學公式」，顯然地，上述兩案的請求項皆是關於不具有專利適格性的抽象概念。另外，最高法院亦提到Bilski案的例子，該案的請求項是在描述一種對金融風險的「避險(risk hedging)方法」，因而法院的所有成員皆同意其請求項亦是屬於一種抽象概念。

基於上述這些先前的案例(特別是Bilski案)，最高法院指出本案的系爭請求項是涉及一種抽象概念。特別地，最高法院認為本案的系爭請求項是一種關於中介交易的觀念，亦即，使用第三方中介來減少交割風險。而這就如同於Bilski案中所描述的避險方法一樣，中介結算的觀念亦是一種長久盛行於商務系統中的基本經濟實務概念。據此，中介結算被最高法院認定是落在§101之外的抽象概念。

另外，在判斷系爭請求項是否涉及抽象概念的過程中，最高法院認為並不需要努力地在本案中劃定出抽象概念類別的精確輪廓，而是僅需辦識出Bilski案中的避險觀念與本案的中介結算觀念之間並無明顯(或有意義)的區別即可，因為這就足夠用以判斷系爭請求項涉及抽象概念。

三、 系爭請求項是否包含一足以將抽象概念轉變為專利適格申請的“發明構思(inventive concept)”：

在上述第一步驟(即判斷系爭請求項屬於抽象概念)之後，最高法院接而使用Mayo案二步驟分析法的第二步驟，亦即，判斷系爭請求項是否包含一足以將抽象概念轉變為一專利適格申請的“發明構思”。於此步驟中，最高法院再次檢視了Benson案、Flook案、Mayo案以及Diehr案(註5)的判斷原則，並認為必須判斷出系爭請求項中是否包含有“額外的技術特徵”，俾以確保系爭請求項不只是為了獨佔該抽象概念而被專利撰稿人所構思出的撰寫成果。

例如，在Mayo案中，它的專利主張一種用來量測血液中硫代嘌呤(thiopurine)代謝物的方法，俾以調整出用來治療自體免疫疾病的硫代嘌呤藥物的合適劑量。特別地，雖然Mayo案的被告堅持該方法請求項是專利適格的申請案，而它是描述特定代謝物的濃度以及可能危害或無效的藥物劑量之間的關聯性。但是用來判斷代謝物位準的方法已是所屬技術領域中具有通常知識者所廣為習知的，並且該方法並“沒有顯著地超過”當醫生投予該藥物時所應用的自然法則。因此，最高法院認為簡單地附加具有高度一般性的習知步驟並不足以形成一個發明構思。

另外，即使是引入一電腦至請求項中仍不會改變上述第二步驟的判斷方式。在Benson案中，最高法院認為那是一個請求在“一般電腦”上實施演算法的專利。因為演算法已知是一種抽象概念，而該方法可以被目前長久使用中的電腦來實施，因此使用電腦實施的附加特徵並無法使該抽象概念轉變為一發明構思。Flook案也是相同的結果。在Flook案中，最高法院認為那是一種使用數學公式來調整警告界線的電腦化方法，由於該公式本身是一抽象概念，而使用電腦實施亦是習知的方法，因此Flook案亦未提供額外的技術特徵而使得該抽象概念轉變為專利適格的。

然而，在Diehr案中，最高法院認為其使用電腦實施的橡膠固化方法是符合專利適格性的，但並非因為它涉及電腦。Diehr案的請求項使用了一個眾所皆知的數學公式，但該數學公式是應用於一個設計來解決在傳統工業實施中長久無法解決之技術問題的程序中。詳言之，Diehr案之發明是使用「熱電偶」來紀錄橡膠模具內的溫度量測結果―而這溫度是在該領域中先前一直無法獲得者。所測得的溫度繼而輸入電腦，其藉由該數學公式重複地運算而計算出固化時間。這些額外的步驟，最高法院解釋為：將該程序轉換成為該公式的一種發明性應用。也就是說，Diehr案的請求項符合專利適格性的原因是在於其改進了現有的技術程序，而非在於其使用電腦實施。

由這些最高法院所舉出的案例可知，單單只是描述電腦實施的記載方式是沒有辦法將專利不適格的抽象概念轉變成專利適格的發明構思。舉例來說，聲明一個抽象概念然後加上一句“透過電腦應用它”的記載方式，或者僅是將抽象概念限制使用在一個特定的技術環境中，這些都無法使得發明符合專利適格性。最高法院特別指出，由於電腦已經非常普及，因此透過一般電腦來實施的手段通常並不屬於「附加技術特徵」，亦即，增加這樣的步驟並不能夠使得發明被賦予專利。尤其是，設若只要使用電腦實施的請求項都被歸屬於專利適格的話，那麼專利申請人只需要藉由引用一個電腦系統來實現相關的發明概念，即可以輕易地請求任何物理或社會科學的定律，而這種專利適格性的判斷方式往往容易被專利撰稿人依其撰稿技藝而輕鬆規避，繼而使得「自然法則、自然現象以及抽象概念不可准專利」這個法條名存實亡。基於上述，最高法院已清楚地表明其立場，亦即，最高法院並不認同僅僅使用一般電腦實施即可使得發明具有專利適格性。

回到本案中，原告Alice爭論本案的系爭請求項是專利適格的，因為該等請求項需要電腦來扮演有意義的角色，特別是在該方法中需要使用電腦建立電子紀錄、追蹤多筆交易以及發出同步指令等；換句話說，電腦本身就是個重要中介。然而，依據上述所引述的案例，本案所必須釐清的問題是，系爭請求項與“習知在一般電腦上實施中介結算的抽象概念”相比，究竟是否有做得更多？是否包含一足以將抽象概念轉變為專利適格申請的發明構思？

顯然地，最高法院認為答案是沒有，其認為所有這些電腦功能都是容易理解的以及例行的，並且也都早已被業界所知悉。因此，最高法院作出以下結論：本案的方法請求項僅僅只是透過一般電腦實施，而未能夠將抽象概念轉換為一專利適格之發明。針對本案的系統請求項，由於它與方法請求項在實質上並無不同，特別是系統請求項僅是使用習知電腦元件來實施與方法請求項中相同的抽象概念，因此最高法院認為其亦屬於專利不適格的。至於媒體請求項，原告Alice已在先前CAFC全院聯席的階段中承認若方法請求項是不適格的，則媒體請求項亦同。至此，基於實質上相同的理由，最高法院認為本案的方法請求項、媒體請求項以及系統請求項均為§101下非適格之標的。

肆、 美國專利商標局(USPTO)因應此判決之後續動作

自從上述最高法院的判決於2014年6月19日出來之後，USPTO立即於2014年6月25日針對此判決發出了一份標題為 「 Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Ply. Ltd. v. CLS Bank Illternational, et al.」的備忘錄(註6)，用以指導其內部的審查人員依據Mayo案的二步驟分析法來對涉及抽象概念(特別是電腦實施之抽象概念)的請求項進行審查，而該二步驟分析法也同時用於取代原本美國審查指南中的MPEP 2106 (II)(A)以及MPEP 2106 (II)(B)。

另外，由於USPTO先前亦曾於2014年3月25日針對Myriad案的判決結果發出一份標題為「2014 Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Claims Reciting Or Involving Laws Of Naturel, Natural Principles, Natural Phenomena, And/Or Natural Products」的備忘錄(註7)，用以指導其內部的審查人員使用二步驟分析法來對涉及自然法則、自然現象和/或自然產物的請求項進行審查。至此，USPTO的這2份備忘錄已使得在判斷涉及這四種法定例外(亦即抽象概念、自然法則、自然現象以及自然產物)之請求項時可明確適用於同一套審查標準，亦即套用Mayo案的二步驟分析法。

針對涉及抽象概念的請求項，USPTO於2014年6月25日發出的備忘錄中所記載的二步驟分析法的內容被摘述如下： 

除了依據上述2014年6月25日所發出的備忘錄進行審查之外，USPTO在2014年8月4日亦於官方部落格發出通知(註8)，其將檢視目前已核准但尚未領證的專利案中是否有涉及使用一般電腦來實施抽象概念的請求項，若有，此時USPTO將會撤回該核准通知並依據新標準重為審查。由此顯見，涉及抽象概念的請求項在本次最高法院的判決之後的審查標準已有明顯的變化，並且已核准但尚未領證的相關申請案亦將受到相當大的影響。

伍、 結論

在本案中，最高法院維持CAFC全院聯席的判決，並明確地指出僅是使用一般電腦實施之附加技術特徵並無法令抽象概念轉變為一專利適格之發明。依據此判決，本案的所有系爭請求項均被認為是專利不適格的。值得注意的是，往後不論是方法請求項、媒體請求項或是常被認為容易通過專利適格性檢驗的系統請求項，若所請發明只是使用一般電腦元件來實施抽象概念的話，均有可能會被判定是不適格的。然而，國人就電腦實施之發明在申請美國專利時仍無須悲觀，只要是能指出「有意義的限制步驟」或者使用了「“非一般的”或經改良的電腦元件」就能避免「先占抽象概念」，仍能被視為具有專利適格性。

※ 註釋