汪友堯
壹、 問題之提出
某台灣廠商在行銷會議上,總經理就公司A品牌在中國之行銷,作出以下指示:
1. 請法務部門就A品牌,於中國提出「馳名商標」註冊申請。
2.請業務部門彙整A品牌在台灣廣告文宣資料,以供「馳名商標」認定之用。
3.請製造部門在產品包裝上,標示「A品牌 / 中國馳名商標」字樣,以爭取中國消費者的認同。
4.請行銷部門在公司中國網頁上,標示「中國馳名商標認證」字樣,以提高產品知名度。
總經理的上述指示,在法制與執行面上,哪幾項窒礙難
貳、 中國「馳名商標」相關法規修正重點
《中華人民共和國商標法》(下稱《商標法》)於西元(下同)2013年8月23日修正,復於2014年5月1日施行。《中華人民共和國商標法實施條例》(下稱《實施條例》),於2014年4月29日完成修正,同年5月1日施行。《馳名商標認定和保護規定》(下稱《保護規定》),於2014年7月3日公佈修正,於公佈後30日施行。至此,有關中國大陸規範「馳名商標」的法規及配套規定,已一併完成修正。茲簡介修正重點如下:
(一) 商標法
鑑於「馳名商標」在中國市場存有嚴重濫用問題,例如企業以虛偽造假證據取得馳名商標認定,商標權人與法院串通為馳名商標認定(註1),廠商以馳名商標作為提高知名度、誤導消費者的宣傳手段(註2)等情形。此次《商標法》修正,為維護市場秩序公平競爭(註3),遂明確規範對馳名商標採取「個案認定、被動保護」原則,明文禁止將馳名商標作為廣告宣傳之用語(註4)(註5)。
(二) 商標法實施條例
《實施條例》對應修正第3、49、72條,其中第72條仍保留工商行政管理部門保護馳名商標持有人之行政查處權(如責令停止使用,收繳、銷毀違法標識、商品等)(註6)。
(三) 馳名商標認定和保護規定
《保護規定》本次對應修正幅度較大(參附表:馳名商標認定和保護規定新舊條文對照表),修正重點為:
1.將「馳名商標」定義修正為「在中國為相關公眾所熟知的商標」(註7),將先前定義中「馳名商標…並享有較高聲譽的商標」字樣刪除,使「馳名商標」成為中性概念(註8),避免誤導消費者。
2.明定「馳名商標」之認定採取「個案認定、被動保護」原則(註9)。
3.權利人要求馳名商標認定應循誠實信用原則,並應提交真實事實及證據;如有作假或提供虛假證據情形,商標局得撤銷馳名商標認定(註10)。
4.規範「馳名商標」所需持續使用之時間。待認定商標如未取得中國商標註冊,應當提供證明其持續使用時間不少於五年(*被異議/無效宣告商標申請日前、查處商標違法案件中提出馳名商標保護請求日期前);待認定商標如已取得中國商標註冊,應當提供證明其註冊時間不少於三年或者持續使用時間不少於五年(同前*);待認定商標之廣告宣傳證據,則以近三年之文宣資料為佳(註11)(同前*)。
5.規範商標局、商標評審委員會就馳名商標認定審理時限為12個月(經批准可延長6個月)(註12)。
參、 「馳名商標」法規修正相關問題
本次《商標法》修正,明文禁止將馳名商標作為廣告宣傳用語,業者不得將「馳名商標」字樣用於商品、商品包裝上,或用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,違反者將由地方工商行政管理部門責令改正或處以人民幣10萬元之罰款。其規範不可謂不嚴格,其適用上衍生問題如:
1.業者若於商品上使用「知名品牌」、「著名商標」等類似於「馳名商標」的用語,是否應一併予以禁止併予處罰?有論者以為,基於“法無授權即禁止”法理,商標法並未授權執法部門對「知名商標」、「著名商標」等用語加以規範,執法部門自不得加以禁止處罰(註13)。
2.本次《商標法》修正施行前,已經進入市場,標示有「馳名商標」字樣商品,可否繼續販售? 依據「工商總局關於執行修改後的《商標法》有關問題的通知」(工商標字[2014]81號),第3點:「對於將“馳名商標”字樣用於商品、商品包裝或者容器上,或者用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中的行為,適用修改後的商標法處理。但是,對於將“馳名商標”字樣用於商品、商品包裝或者容器上並於2014年5月1日以前已經進入流通領域的除外」規定,除已於商標法施行日前進入市場之商品、商品包裝/容器可繼續販售外,其他諸如廣告、展覽及網頁等商業活動,均應停止使用「馳名商標」字樣。
3.此外,禁止將馳名商標作為廣告宣傳用語處罰規定之適用對象,除馳名商標持有人外,是否適用於單純陳列標示「馳名商標」商品之經銷商、零售商?由於《商標法》第14條第5款僅規範生產、經營者,商品之經銷商、零售商是否屬於「經營者」則有爭議空間,有待日後實務運作加以補充(註14)。
肆、「馳名商標」認定
一、何者可以請求認定︰
1.未註冊商標︰依《商標法》第13條第2款︰「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予註冊並禁止使用」規定,未在中國取得註冊的商標,如要請求馳名商標認定,其保護範圍以該商標所使用相同或類似的商品/服務為限。
2.已註冊商標︰依《商標法》第13條第3款︰「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的,不予註冊並禁止使用」規定,已在中國取得註冊的商標,原註冊商品/服務範圍已受保護,請求馳名商標認定之保護範圍可擴大至不相同或不類似的商品/服務之上。
二、認定機關︰
1.商標局︰(1)、商標異議案件,異議人請求認定據爭商標為馳名商標(註15),(2)、工商行政管理部門查處商標保護案件,要求受保護的商標所有人請求馳名商標認定,經報送至商標局,由商標局負責認定(註16)。
2.商標評審委員︰(1)、商標申請案商標局不予註冊之複審案件,(2)、對已註冊商標請求無效宣告的商標爭議案件,無效宣告申請人請求認定據爭商標為馳名商標(註17)。
3. 人民法院(註18)︰
(1)以違反商標法第13條規定,提起的商標侵權訴訟。
(2)以企業名稱與馳名商標相同或近似為由,提起的不正當競爭訴訟。
(3)原告提起之商標侵權訴訟,被告以原告仿襲其未註冊馳名商標為由提起之抗辯或反訴。(註19)
(4)商標行政案件,如對商標評審委員會涉及馳名商標認定決定不服,向人民法院提起之訴訟。
三、「馳名商標」認定條件及所需證據︰
1. 依《商標法》第14條第1款規定︰「認定馳名商標應當考慮下列因素:
(1) 相關公眾對該商標的知曉程度;
(2) 商標使用的持續時間;
(3) 商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍;
(4) 商標作為馳名商標受保護的記錄;
(5) 商標馳名的其他因素。」
2.又依《保護規定》第9條規定︰「以下材料可以作為證明符合商標法第14條第1款規定的證據材料:
(1)證明相關公眾對該商標知曉程度的材料。
(2)證明該商標使用持續時間的材料,如該商標使用、註冊的歷史和範圍的材料。該商標為未註冊商標的,應當提供證明其使用持續時間不少於五年的材料。該商標為註冊商標的,應當提供證明其註冊時間不少於三年或者持續使用時間不少於五年的材料。
(3)證明該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍的材料,如近三年廣告宣傳和促銷活動的方式、地域範圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等材料。
(4)證明該商標曾在中國或者其他國家和地區作為馳名商標受保護的材料。
(5)證明該商標馳名的其他證據材料,如使用該商標的主要商品在近三年的銷售收入、市場佔有率、淨利潤、納稅額、銷售區域等材料。」
伍、問題擬答 – 代結語
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問題1、
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「馳名商標」並非透過申請程序取得認定,而係在商標異議、行政查處保護、複審、無效宣告、商標民事/行政訴訟案件中,由主管機關/法院「個案認定、被動保護」,因此該公司無法申請A品牌「馳名商標」註冊。
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問題2、
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「馳名商標」依據《保護規定》第2條規定,定義為「在中國為相關公眾所熟知的商標」;該公司A品牌在台灣的廣告文宣資料,恐無法作為中國「馳名商標」認定之證據;但我國智慧財產局、法院對A品牌「著名商標」認定的處分、判決,依上述《保護規定》第9條之規定,或可供中國「馳名商標」認定佐證之用。
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問題3、
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依據《商標法》第14條第5款及第53條規定,生產者不得將「馳名商標」字樣用於商品包裝上,違反者會面臨限期改正及罰款問題。
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問題4、
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公司中文網頁雖非商品、商品包裝/容器,但如網頁內容如屬於廣告宣傳有關之商業行銷活動,仍受《商標法》第14條第5款及第53條規定所規範,該公司自亦不得使用「馳名商標」於公司中國網頁上。
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本次中國《商標法》修正施行,配合《實施條例》及《保護規定》修正,使中國「馳名商標」的商業色彩大幅降低,並回歸商標法制及案件事實狀態之認定,接近於我國商標法上「著名商標」的概念。實務上,中國「馳名商標」之認定,在商標異議、行政查處、複審、無效宣告及訴訟案件中,仍存在有大量的認定需求,相信在認定機關擺脫利益糾葛,回歸商標法制專業後,國內外廠商取得「馳名商標」認定之個案數量,會與日俱增。我國廠商也應考量商標個案需求,在證據資料充足完備前提下,積極提出「馳名商標」認定請求。
※ 註釋
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1.
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劉孔中,「經濟部智慧財產局97年度委託研究-著名商標名錄及案例評析」研究成果報告,民國97年,第23頁。
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2.
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人民日報,「馳名商標亂象當休」,2014年8月15日。
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3.
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第11屆全國人民代表大會常務委員會第30次會議,「關於《中華人民共和國商標法修正案(草案)》的說明」,2012年12月24日。
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4.
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宋逸婷、許瑾虹,「簡介大陸《商標法》第三次修改與《商標法實施條例》、《商標評審規則》修訂重點」,聖島智慧財產權實務報導16卷6期,2014年6月。
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5.
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《商標法》第13條第1款增列:「為相關公眾所熟知的商標,持有人認為其權利受到侵害時,可以依照本法規定請求馳名商標保護。」
《商標法》第14條第1、5款增列:「馳名商標應當根據當事人的請求,作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。
生產、經營者不得將“馳名商標”字樣用於商品、商品包裝或者容器上,或者用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。」
《商標法》新增第53條:「違反本法第14條第5款規定的,由地方工商行政管理部門責令改正,處10萬元罰款。」
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6.
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《實施條例》第72條:「商標持有人依照商標法第13條規定請求馳名商標保護的,可以向工商行政管理部門提出請求。經商標局依照商標法第14條規定認定為馳名商標的,由工商行政管理部門責令停止違反商標法第13條規定使用商標的行為,收繳、銷毀違法使用的商標標識;商標標識與商品難以分離的,一並收繳、銷毀。」
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7.
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參附表《保護規定》第2條。
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8.
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同註2。
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9.
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參附表《保護規定》第4條。
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10.
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參附表《保護規定》第8、17條 。
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11.
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參附表《保護規定》第9條 。
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12.
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參附表《保護規定》第10條 ;另參註4,彙整之審理時限表。
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13.
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李友勝,「馳名商標禁宣條款的法理分析與執法適用」,中國工商報2014年5月22日。
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14.
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「對馳名商標做廣告罰10萬元的理解」,中國工商報2013年12月26日。
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15.
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《商標法》第14條第2款,《保護規定》第5條參照 。
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16.
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《商標法》第14條第2款,《保護規定》第7、11、12、14條參照。
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17.
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《商標法》第14條第3款,《保護規定》第6條參照。
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18.
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《商標法》第14條第4款,《關於涉及馳名商標認定的民事糾紛案管轄問題的通知》,2009年1月,法(2009)1號。
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19.
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最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》,2009年4月22日,法釋(2009)3號;《商標法》第58條。
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