蘇佳齡
壹、 前言
本文延續2013年7月31日的Plantronics v. Aliph案之探討(註1)，在Plantronics v. Aliph案中，當專利權人於申請過程依「一發明一申請」原則，在審查過程中根據「限制要求」(Restriction Requirement)之審查意見進行發明之選擇或放棄，進而獲准專利權的情況下，若於日後行使專利權，除非在申請階段曾經提出過明確且不會被誤解的放棄聲明，否則申請專利範圍的解讀不適用禁反言原則，亦即不應受到為了回應審查委員限制要求而被認定限縮其權利範圍(註2)。然，對於設計專利而言，是否也如同發明專利一樣，申請專利範圍的解讀不受到選擇或放棄的影響而被認定限縮其權利範圍？
以下藉由美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為CAFC)於2014年01月08日的Pacific Coast Marine v. Malibu Boats案中(註3)，探討設計專利於申請過程依「限制要求」進行選擇或放棄，進而審查核准取得專利權時，是否會有禁反言原則之適用而被認定限縮權利範圍。同時，CAFC於本案首次針對禁反言原則是否適用於設計專利的限制要求表示意見。
貳、 案情介紹
一、訴訟背景
Pacific Coast Marine Windshields Limited (以下簡稱Pacific Coast)為設計名稱為「船用擋風玻璃」之美國D555,070號設計專利(以下稱’070專利)的專利權受讓人。Pacific Coast於2011年向佛羅里達州中級地方法院(Middle District，以下簡稱地方法院)對Malibu Boats, LLC、Marine Hardware, Inc.、Tressmark, Inc.、MH Windows, LLC 及 John F. Pugh (以下簡稱Malibu Boats)提起侵權訴訟，主張Malibu Boats侵害’070專利。地方法院准許Malibu Boats提出不侵權的簡易判決(summary judgment)的請求，且認定禁反言原則阻卻Pacific Coast侵權主張。Pacific Coast遂向CAFC提起上訴。
二、系爭專利介紹
Darren A. Bach身兼Pacific Coast的企業主及執行長，其在2006年4月27日申請了一件設計專利。該設計專利請求一個船用擋風玻璃的外觀(ornamental)設計，包含一個框架(frame)、一個可設置或不設置排氣孔(vent hole)的錐形角柱(tapered corner post)，及一個可設置或不設置的艙蓋(hatch)。該設計專利中的附圖描述了各種具有不同排氣孔結構，以及，船用擋風玻璃前方上設置或不設置艙蓋的實施態樣。各種實施態樣陳列於如下表1。
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表1
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第一個群組
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第二個群組
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第三個群組
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第四個群組
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第五個群組
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審查委員認為上述多個實施態樣中可分為五個具有可專利性區別(patentably distinct)的群組，並且發出限制要求。該等群組對應於表1，由上而下分別為：(1)四個圓形排氣孔及一個艙蓋，如圖1；(2)四個圓形或方形排氣孔且無艙蓋，如圖7及圖12；(3)無排氣孔及一個艙蓋，如圖8；(4)無排氣孔及無艙蓋，如圖9；(5)兩個橢圓形或矩形排氣孔及一個艙蓋，如圖10及圖11。雖然申請人被要求從中選擇一個群組以續行審查，但申請人有權對其餘未選擇的每一個群組另行以分割案提出申請。
對此，申請人選擇對應圖1的“第一個群組，實施例1”，且申請人將其主張的範圍修正為“一種船用擋風玻璃的外觀設計，包含一框架及一對錐形角柱”，並刪除原主張範圍中“可設置或不設置排氣孔，及可設置或不設置艙蓋”的用語。同時，申請人刪除圖7至圖12，且僅保留具有四個圓形排氣孔的錐形角柱及一艙蓋的船用擋風玻璃的外觀設計的實施態樣。修正後的申請案於2007年11月13日核准，為’070專利。該’070專利請求“一種船用擋風玻璃的外觀設計，如圖示和文字描述”。圖1至圖6為具有四個排氣孔的實施態樣的六面圖。發明人在2011年6月將’070專利的所有權移轉給Pacific Coast。且發明人後來也獲得了不設置排氣孔的錐形角柱的設計專利，參見美國專利號D569,782，其為原申請案的分割案，但其餘群組並未另行以分割案提出申請。
三、地方法院之判決
Pacific Coast向地方法院提起Ｍalibu Boats製造並販售侵害’070專利船用擋風玻璃的外觀設計的產品，以及Ｍalibu Boats誘引包含客戶及代理商等他人侵害’070專利。被控侵權的設計為具有三個梯形排氣孔的角柱的船用擋風玻璃，如下圖所示。
地方法院基於禁反言原則准許Malibu Boats提出不侵權的簡易判決的請求。地方法院認定在申請過程中，申請人為了取得專利權放棄了那些被刪除的設計且修正了主張範圍。關於被控侵權設計是否構成專利侵權此一爭點，地方法院認為雖被控侵權的設計比’070專利的實施態樣少了一個排氣孔，但被控侵權的設計是落在原範圍和修正後範圍的區間範圍內，亦即：落入申請過程中被刪除的設計權利範圍，依禁反言原則專利權人不得於訴訟過程重新主張已被放棄的範圍，故地方法院作成未侵權之認定。
參、 CAFC之判決
CAFC認為，有關禁反言原則是否阻卻了專利權人對於經修正的申請專利範圍(amended claim element)的均等侵害主張，乃一法律問題，應適用重新審查程序，不須尊重地方法院法官見解。
一、禁反言原則適用於設計專利：
對發明專利來說，禁反言原則是明確且完善的。發明專利的侵權認定，除了文義侵害，還需考量均等論(doctrine of equivalents)的侵害。均等的判斷方式為假如在被控侵權物與主張要件間僅存在非實質的差異，則兩者視為均等(註4)。另ㄧ可用來替代均等的判斷方式是著重於替代要件在功能、手段及結果是否與主張要件相符合(註5)。
就發明專利而言，雖禁反言原則限制專利權人藉由「均等論」重為主張專利權利，但禁反言原則並不會對文義侵害做出限制。禁反言原則是站在專利具有告示作用的考量上而產生。CAFC進一步說明，最高法院作出以下認定，當均等論廣為被運用時，其會抵觸法定主張的範圍定義及範圍告示的作用，這是無庸置疑的(註6)。因此，禁反言原則限制專利權人可主張的範圍，就如同專利權人在申請過程，向美國專利商標局(Patent and Trademark Office，以下簡稱PTO)闡明的專利範圍。在特定標的(subject matter)於申請過程中被放棄的情況下，禁反言原則是防止專利權人於主張侵權的過程中重新主張已放棄的權利範圍。
就設計專利而言，文義及均等侵害的概念是相互牽扯在一起的。不像發明專利的法定侵權定義，設計專利侵權沒有所謂文義侵害，只要任何人在設計專利的專利權期間內未取得專利權人的授權而執行以下行為就是侵權；
(1) 將此專利設計或此設計之任何仿冒應用至任何供販售用途的製品；或
(2) 販售或為販售而展示任何應用有此設計或此設計之仿冒的製品，皆需承擔侵權責任。
在重要的Gorham Mfg. Co. v. White的最高法院判例中，設計專利侵權的檢驗是以普通觀察者的觀點，對於被控侵權的設計及該專利之設計施予一般購買時之注意力，若兩者之近似欺騙了觀察者，使其產生混淆誤認，而誘使其購買被誤認之產品，則認為兩者為實質相同，被控侵權的設計就侵害了該設計專利權。
再者，最高法院解釋，假如侵權的成立是要求被控侵權的設計複製設計專利的所有元件，那麼就沒有仿冒設計專利的問題，因為人類創造力尚未能夠製造出一設計是和另一個完全相同，完全相似，或近似以至於專家也不能區別他們(註7)。因此，設計專利侵權的檢驗並非要求完全相同，而是足夠相似，亦即是否被控侵權的設計被視為近似於主張的設計，以致於熟悉該項技藝的購買者因被控侵權的設計與主張的設計間的相似處誤導，而誘使該購買者購買被控侵權的設計(註8)。CAFC認為設計專利法規中的引人誤解的仿冒標準(註9)含有均等的概念。雖然方法/功能/效果檢驗方式未能直接地應用至設計專利，但是長久以來均等論適用於設計專利是被公認的(註10)。且以均等論做為侵權主張的基礎下，Pacific Coast確實表示出在被控侵權的設計與’070專利間存在有實質相似的特性。
在Pacific Coast的訴狀中，其爭論禁反言原則完全不適用於設計專利，然而在言詞辯論(oral argument)程序中，Pacific Coast主張專利權人應該不能以在申請過程中因可專利性事由而被放棄的特定設計進行侵權主張。從上述可知，Pacific Coast承認了禁反言原則適用於設計專利。CAFC進一步解釋，成為禁反言原則基礎的告示原則是適用於設計專利及發明專利，且設計專利的禁反言原則可促進明確性，而明確性對於促進進步是不可少的，因此，拒絕設計專利應用禁反言原則將會破壞法定主張的範圍定義及範圍公告的作用。再者，設計專利不像發明專利，其主張的範圍是以圖式來定義而不是文字，而使用圖式來定義設計專利的論點並無法用來做為反對禁反言原則適用的理由，故CAFC作出禁反言原則是適用於設計專利及發明專利的結論。
二、設計專利之禁反言原則阻卻侵權主張的判斷方式：
在確認禁反言原則是適用於設計專利後，CAFC認為設計專利之禁反言原則阻卻侵權主張的判斷方式，需考量以下三個問題：(1)是否存在有被放棄的範圍；(2)放棄該範圍的理由是否是因可專利性；及(3)被控侵權的設計是否落入被放棄的範圍中。針對該等問題，CAFC提出以下看法。
(1) ’070專利於申請過程存在有被放棄的範圍：
CAFC做出’070專利於申請過程存在有被放棄的範圍，說明如下。在考量設計專利的範圍時，設計專利的圖式是做為該設計的說明內容(註11)。在設計專利的申請中，圖式是必要的，因為圖式是構成該設計外觀的完整揭露性的要件。簡而言之，雖然發明專利的禁反言原則，CAFC主要考慮的是請求範圍的措詞，但設計專利，CAFC必須考慮的是必要圖式，並以其來判斷是否存在有被放棄的範圍。
對審查委員限制要求的回應中，申請人藉由刪除非四個排氣孔的實施態樣的圖式來修正主張範圍，並刪除文中提及的可替代結構。PTO將該回應視為未對該限制要求表達反駁(traverse)意見，且不再對未選擇的群組進行考慮。因此，該’070專利僅請求“一種船用擋風玻璃的外觀設計，如圖式和文字描述”，且在該圖式中全都是在描繪角柱有四個圓形排氣孔。藉由刪除顯示有兩個排氣孔及無排氣孔的角柱的圖式，申請人放棄了這樣的設計並承認主張的範圍是侷限於剩餘的圖式─擋風玻璃包含具有四個排氣孔的角柱─和引人誤解的仿冒(colorable imitations)。
該放棄方式是將主張範圍刪除而不是修正並不重要。在Honey-well Int’l Inc. v. Hamilton Sundstrand的案例中，CAFC認為，禁反言原則的適用並不侷限於限縮的修正(narrowing amendments)，而是擴及至範圍的放棄(註12)。透過刪除涉及結構的廣義範圍用語並刪除顯示有未選擇的實施態樣的各別圖式可知，申請人限縮原本申請的範圍，並且放棄未選擇的實施態樣。
(2) ’070專利於申請過程中放棄範圍的理由是因可專利性：
按照最高法院在Festo案中所揭櫫之標準，CAFC認定’070專利於申請過程修正並刪除部分權利範圍是基於取得專利之目的，而非僅為了符合PTO行政上之要求。就本案而言，該修正及刪除權利範圍的理由並不是為了避開先前技術，而是為了35 USC§121的限制要求。因此，該放棄範圍的理由雖非為了狹義之可專利性的理由(例如可預期性、顯而易見性，或專利適格性)。然而，該放棄範圍的理由是為了取得該專利。
相對於發明專利，一個設計專利申請案只可以包含一個範圍。有鑑於這個要件，如果設計專利的申請案包含超過ㄧ個以上的可專利性的設計，PTO會要求申請人依據35 U.S.C. § 121限制至單ㄧ獨創性的設計。因此，設計專利不像是發明專利，限制要求並非僅僅為了行政上的便利。在本案中，審查委員做出限制要求，是基於不同圖式中顯示具有可專利性區別的群組，及該等圖式違反設計專利僅可以包含一個設計的要件。審查委員指出特定的設計群組及相關圖式，給予申請人選擇的選項。
Pacific Coast主張只有為了避開先前技術所放棄的範圍才適用禁止反言原則。CAFC認為禁反言原則的適用並不只侷限於為了避開先前技術，因最高法院認為當修正是為了取得專利而做出且修正限縮專利範圍時，禁反言原則是適用的，且明確地說明了為了滿足專利法的任何要件而做出的限縮修正均適用於禁反言原則。在Festo判例中，最高法院清楚地表達及反駁如同Pacific Coast所提出的爭論，且解釋禁反言原則的適用依據，並非僅簡單的止於為了避開先前技術取得專利權所提出的限縮修正，仍包含還為了某些原因而提出的限縮修正。在本案中，CAFC認為在該設計專利的背景下，假如為了取得專利權，放棄是必要的話，那麼因限制要求造成的放棄是適用於禁反言原則。關於先前判例中存在有相同議題的發明專利是否應該使用ㄧ樣的標準，CAFC對此未表示任何意見。
(3) 被控侵權的設計未落入被放棄的範圍中：
禁反言原則僅阻卻被控侵權的設計落入放棄的範圍內時的侵權主張(註13)。判定禁反言原則適用範圍，需要審查限縮修正放棄的標的物。
在本案中，被放棄的設計包括角柱有兩個排氣孔的擋風玻璃。地方法院認為，在比較被控侵權的設計，及’070專利的設計和被刪除的實施態樣後，被控侵權的設計是落在原範圍和修正後範圍的區間範圍內。雖然被控侵權的設計具有三個排氣孔的結構，且原範圍並未包括三個排氣孔的結構，但地方法院認定被控侵權的設計是明確地是落在原範圍和修正後範圍的區間範圍內，也就是，落在主張的四個排氣孔的實施態樣與被放棄的兩個排氣孔的實施態樣間。
Malibu Boats同樣地爭論著，藉由放棄設有兩個排氣孔的設計而獲得設有四個排氣孔與無排氣孔的設計專利，表示申請人放棄了零至四個排氣孔間的範圍(註14)。然而，數值範圍的概念不適用於設計專利中，因為設計專利主張的並非是ㄧ個範圍，而是個別且單獨的設計。主張不同的設計並不表示該等設計間的範圍也被主張。如同Malibu Boats在言詞辯論中所承認的，申請歷史記錄並未顯示遞交的圖式主張零至四個排氣孔的設計範圍。申請人放棄了角柱有兩個排氣孔的擋風玻璃設計專利，但不表示申請人提交或放棄任何具有三個排氣孔的設計。該申請歷史記錄僅反映了放棄兩個排氣孔的實施態樣。
CAFC指明Malibu Boats並未爭論被排除的兩個排氣孔的實施態樣的範圍可延伸至三個排氣孔的實施態樣，是因為三個排氣孔的實施態樣並非明顯的不同於兩個排氣孔的實施態樣，在言詞辯論程序中，Malibu Boats放棄爭論三個排氣孔的設計是明顯的仿冒兩個排氣孔的設計，在這樣的情況下，CAFC不需要判定是否需藉由引人誤解的仿冒的標準來評斷放棄的範圍。且，因為專利權人沒有爭論被控設計落入被排除的兩個排氣孔的實施態樣的範圍內，因此，CAFC認為禁反言並未阻卻Pacific Coast的侵權主張且要求發回重審。
三、CAFC之認定
CAFC認為禁反言原則適用於設計專利，但廢棄(reverse)地方法院作成的不侵權的簡易判決，其理由為被控侵權的設計並未落入專利權人於申請過程中排除的範圍內，繼而要求發回重審。
肆、結論
由於美國設計專利有別於台灣或日本的一設計一申請原則，可在一件設計專利案中提交多個屬於相同設計概念的實施例，因此，在美國設計專利審查階段，有機會收到限制要求的審查意見。依據本判決，在申請人擇一設計後，對於日後法院在解讀申請專利範圍時，是會對範圍構成限縮。一般認為，此判決有別於Plantronics v. Aliph案；然而，本判決中亦概略提及，發明專利案審查時作出限制要求，往往是為了行政上的便利，但設計專利是基於可專利性區別。因此，設計專利申請人於設計專利申請前，應先確認多個實施例是否屬於相同設計概念，若日後收到限制要求之審查意見，可表達反駁(traverse)意見及/或進行分割申請，以完整保護主張範圍並避免構成範圍的限縮，導致未來主張範圍受損。
※ 註釋：
| 1. |
參「由Plantronics v. Aliph案探討限制要求對於權利範圍解讀之影響以及非顯而易見性之輔助判斷因素」，聖島國際智慧財產權實務報導16卷1期，周昆宏，2014年1月。
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| 2. |
依美國專利法第 121 條、施行細則第 1.141 條及專利審查基準(MPEP)第800章規定，當一個申請案包含兩個以上互相獨立且不同的發明時，審查委員會對專利申請人發出「限制或選擇要求」 (Restriction or Election Requirement)之審查意見。所謂「限制要求」(Restriction Requirement)，即審查委員認為申請案包含兩個以上不同的發明，因此要求申請人選擇其中一個發明進行審查，一旦答覆選擇之後，沒有選擇的發明就會被放棄而不進行審查，被放棄的發明，專利申請人可提出另行分割案申請審查。而「選擇要求」(Election of Species)，是審查委員認為在申請之請求項(claims)中的不同圖式(或實施例)分別屬於不同的類別(species)，故要求申請人選擇其中一類別及相對應的請求項進行審查。而該等不被選擇的類別及相對應的請求項，若未能答辯時修正或限縮於附屬項中就會被放棄而不審查，申請人亦可將其他要放棄的請求項提出分割案申請。
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| 3. |
Pacific Coast Marine v. Malibu Boats, LLC. (Fed. Cir. 2014).的判決文網址：http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1199.Opinion.1-6-2014.1.PDF。
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| 4. |
參見Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 39(1997)。
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| 5. |
參見Graver Tank &Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 612 (1950) (finding equivalence when the “changes which avoid literal infringement are colorable only”，當僅為避開文義侵害而做出的改變是顯著時，則為等同。)。
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| 6. |
參見Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29，及，Festo, 535 U.S. at 731 (“A patent holder should know what he owns, and the public should know what he does not.”，專利權人應要知道什麼是他所擁有的，而公眾應該要知道什麼是他不要的。)。
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| 7. |
參見Braun Inc. v. Dynamics Corp. Of Am., 975 F.2d 815, 820 (Fed. Cir. 1992) (“[P]atent infringement can be found for a design that is not identical to the patented design.”，設計專利侵權是可與賦予專利權的設計不相同的情況下成立。)。
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| 8. |
參見Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 683 (Fed. Cir. 2008)。
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| 9. |
引人誤解的仿冒(colorable imitations)：購買者在沒有機會將兩個相互競爭的商品放在一起進行比較的情況下，能否看出兩者的不同之處，而不是指將這兩個商品並列比較時能否看出其不同之處。
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| 10. |
參見Lee v. Dayton-Hudson Corp., 838 F.2d 1186, 1189 (Fed. Cir. 1988)，及，Chisum on Patents § 23.05 (“[I]t can be questioned whether there is any need to apply to designs the general distinction between ‘literal’ infringement of a patent and infringement under the ‘doctrine of equivalents.’”，是否有需要對設計專利侵權論中的文義侵害與均等侵害作出區隔是被質疑的。)。
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| 11. |
參見In re Daniels, 144 F.3d 1452, 1456 (Fed. Cir. 1998) (citing In re Klein, 986 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1993));亦參見MPEP § 1503.1 ¶ 15.59(II) (8th ed. Rev. 9, Aug. 2012) (“[A]s a rule the illustration in the drawing views is its own best description.”，ㄧ般來說，圖式中的說明就是其本身最好的說明。）。
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| 12. |
參見Deering Precision Instruments, L.L.C. v. Vector Distrib. Sys., Inc., 347 F.3d 1314, 1325 (Fed. Cir. 2003)( the “addition of [an] independent claim . . . coupled with the clear surrender of the broader subject matter of the deleted original independent claim” narrowed claim scope for prosecution history estoppel purposes)。
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| 13. |
參見Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1578 (Fed. Cir. 1997) (“Once prosecution history estoppel limits the scope of a patent, the patentee may not recover for infringement where infringement would require an equivalence between a claim element and an aspect of the accused item that falls within the estoppel.”，當主張要件與被控物各方面是均等的，且被控物各方面是落入禁反言原則的的情況下，一旦禁反言原則限制專利的範圍，則專利權人無法為了侵權而再次主張其範圍。)。
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| 14. |
參見Biagro Western Sales, Inc. v. Grow More Inc., 423 F.3d 1296, 1306-07 (Fed. Cir. 2005) (prosecution history estoppel barred infringement claim against accused fertilizer with sixty percent concentration of phosphorous-containing salts where thirty to forty percent concentration limitation was added to patent claim during prosecution，禁反言原則阻卻了侵權主張，該肥料中含有濃度為60wt%的含磷的鹽，但在申請過程中將該含磷的鹽的濃度修改為30至40wt%。)
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