智慧財產專業團體

林俊安

壹、 前言

近年來，微軟與摩托羅拉這兩家科技大廠之間的專利訴訟戰火持續延燒，其中涉及手機、遊戲機、平板電腦等相關產品，相關的技術則包含行動裝置之同步技術、無線傳輸技術、影像解碼等等，以下表格即簡要列出兩家公司在美國的專利訴訟案。而在這一系列的專利訴訟案中，微軟於2010年10月1日提起的侵權訴訟，是同時向美國國際貿易委員會（International Trade Commission，以下簡稱ITC）與華盛頓州西區地方法院（Washington Western District Court）提起的。其中在ITC的訴訟後來又上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為CAFC)，CAFC則於2013年12月16日作出判決。

有鑑於國內申請人對於ITC訴訟程序較為陌生，故在此嘗試藉由介紹CAFC上述之Motorola v. ITC and Microsoft案來幫助了解ITC訴訟程序。在本案中，摩托羅拉曾試圖以微軟專利無效來抗辯，其無效理由包含微軟專利為先前技術所預見而無效，一般來說，可預見性在判斷上通常較為單純，但其中若涉及固有性原則(Doctrine of Inherency) (註1)時，則在判斷與適用上會增添變數，故本文亦針對固有性原則作一討論。

兩家公司間互相指控侵權訴訟回顧如下：

貳、 案情介紹

一、背景介紹

(一) 訴訟背景

2010年10月1日，微軟向ITC提起專利侵權訴訟，主張摩托羅拉進口和販賣的部分行動裝置侵犯微軟的9項專利，其中包含US6,370,566專利（下稱 ’566專利），而摩托羅拉提出抗辯，主要主張微軟專利無效以及微軟專利未能滿足國內產業要件(Domestic Industry Requirement)。經ITC初步裁定(Initial Determination)與複審(Review)後，認為微軟專利有效並且滿足國內產業要件。摩托羅拉不服ITC決定，遂上訴至CAFC。雖然ITC的調查涉及微軟的多個專利，但上訴至CAFC時僅涉及’566專利。

(二) 簡介依美國關稅法337條款向ITC提起訴訟(註3)

由於本案涉及在ITC中的訴訟過程，故先針對此作一簡單介紹。美國專利權人在提出侵權訴訟時，可向法院或ITC 提出，而由於向ITC提起訴訟相對於向法院具有一些經濟上與時效性之優點，因此有越來越多的美國專利權人選擇於ITC訴訟，又或者也可以同時向ITC與法院提起訴訟。ITC訴訟主要是根據美國關稅法第1337條之規定(簡稱337條款)，其賦予ITC可就專利權人所提出之被告進口或販賣侵害專利權物品至美國之行為進行調查。但ITC要受理調查必須滿足一些特定條件，其中一條件為，原告必須證明系爭權利在美國境內有產業存在或正在建立產業，此即稱為「國內產業要件」。而國內產業要件又包含兩個子要件，分別為經濟要件(Economic Prong)與技術要件(Technical Prong)。其中經濟要件包含：(A)對工廠及設備有重要投資；(B)雇用大量勞工或投入大量資金；(C)對該等物品之開發利用行為有實質投資，該行為包括工程設計、研發或授權等。當符合經濟要件後，表示原告已於國內建立產業，接著還要證明該產業使用了系爭權利之技術，如此方能符合技術要件。而本案判決中的其中一議題即涉及微軟之系爭專利權是否符合國內產業要件而能使ITC啟動調查。

二、系爭專利介紹

’566專利請求一種包含一個人資訊管理（Personal Information Manager, 簡稱PIM）的行動裝置，所述PIM典型地是用來管理行程、通訊及類似任務的應用程式，微軟Outlook就是PIM的一個例子。在ITC調查過程中，微軟最終以請求項1、2、5及6項來控訴摩托羅拉。其中，請求項1為’566專利之唯一獨立請求項，請求項2、5、6為其附屬項。請求項1之內容如下(註4)：

一種行動裝置，包含：

　　 一物件儲存器；

　　 一應用程式，其組配來維護該物件儲存器中的物件；

　　 一使用者輸入機制，其組配來接收使用者輸入資訊；

　　 一同步元件，其組配來將儲存在物件儲存器中的各個物件與儲存在一遠端物件

　　　  儲存器中的遠端物件同步；

　　 一通訊元件，其組配來與一包含該遠端物件儲存器的遠端裝置通訊；以及

　　 其中，該應用程式更組配來，基於該使用者輸入資訊，產生一個會議物件以及

　　 一個電子郵件行事曆請求物件。

 簡言之，’566專利之請求項1之主要技術內容為一種用於產生會議物件與電子郵件行事曆，並可進一步和電腦進行行事曆同步的行動裝置。

參、 ITC之決定

在ITC調查過程中，摩托羅拉最初對 ’566專利的侵權提出抗辯。摩托羅拉主張，對應於系爭請求項之同步元件(synchronization component)的被控侵權特徵是位於一個伺服器，而非如系爭請求項所請求是在摩托羅拉的被控侵權行動裝置上。摩托羅拉還主張：「基於伺服器之同步方式相較於基於客戶端之同步方式，在根本上是以不同的方式來同步」。然而，摩托羅拉隨後放棄上述不侵權之抗辯，並予以讓步而不再提出爭執，而改以「系爭請求項因不符美國專利法第102條(可預見性)、103條(非顯而易見性)規定而無效」，以及「微軟未能滿足美國關稅法337條款之國內產業要件的經濟要件」這兩點來抗辯。ITC之行政法官於2011年12月20日作出初步裁定，以下爰分點說明初步裁定之意見

(1) 行政法官認定摩托羅拉並未證明其所提出的先前技術，個人數位助理--蘋果牛頓MessagePad，涵蓋系爭專利所請求的同步元件，故行政法官駁回摩托羅拉對系爭請求項之可預見性的抗辯。摩托羅拉爭論，揭露於牛頓連接工具軟體
(Newton Connetcion Utilities software)的使用手冊中的同步功能，證明MessagePad滿足此一限制條件(按：該限制條件是指行動裝置包含同步元件)。但事實上，該使用手冊中所提及的該軟體是安裝於桌上型電腦而非行動裝置。雖然行政法官認為同步元件存在於蘋果牛頓MessagePad中似乎是合理的，但行政法官認為「假設性推論(inference of a possibility)」並未能達到明確且令人信服的證據層次。

(2) 關於顯而易見性，行政法官認定摩托羅拉並未指出先前技術的範圍及內容。摩托羅拉爭論，從微軟專家史密斯博士所供稱可證明多種請求項限制是先前技術中已知的，且存有動機去將這些功能實施於行動裝置上。行政法官認定這些結論性和廣義的陳述並無法提升至明確且令人信服的證據。

(3) 行政法官認定微軟滿足國內產業要件。摩托羅拉爭論，微軟在技術要件是涉及行動裝置，而在經濟要件則涉及被指稱是不同產品的行動裝置之作業系統。根據摩托羅拉之論點，依據不同產品來滿足此兩種要件是不適當的。但行政法官駁回此一論點，並作出「作業系統及運行該作業系統的行動裝置對國內產業要件而言是單一產品」之認定。

據此，摩托羅拉提出上訴，請求訴請ITC委員會複審，ITC則確認了行政法官在相關部分的裁決。委員會同意，蘋果牛頓MessagePad沒有滿足同步元件的限制，ITC並肯認行政法官對於顯而易見性之認定。在國內產業要件上，ITC也已經確認但採用經修改的理由。ITC確認微軟符合關稅法337條款(a)(3) (同註3)中的特定小節之規定，並否決摩托羅拉對於微軟在技術和經濟條件上不適當地依賴不同產品之論點。ITC因此認定作業系統僅僅是整個行動裝置的一部分，而並非是一個獨立的產品。

肆、 CAFC之判決

摩托羅拉不服ITC的決定而上訴至CAFC，並於上訴時提出以下主張：(1)系爭請求項中的同步元件只是一種單純用來協助通訊及同步的軟體，而不具有積極主動管理的能力。(2)為了完成同步化，同步元件必然地必須出現在蘋果牛頓MessagePad及桌上型電腦兩者中。以下爰分點說明CAFC之意見：

(1) 關於固有性

摩托羅拉的第一個論點顯示了在申請專利範圍解讀上的爭議。但無論是ITC或其行政法官均未解讀「同步元件(synchronization component)」之用語。而且儘管先前基於客戶端及基於伺服端同步的爭議，還有即使是當摩托羅拉承認侵權時，兩造雙方也都沒有提及申請專利範圍解讀之爭議。因此在系爭請求項中，「同步元件組配為用於同步」只留下其通常意義。以行動裝置底下的同步元件做為標的而賦予其在主動及物動詞之使用，其在意義上，需要做到比起任何軟體讓行動裝置可以有任何一點點的運作，或者是讓行動裝置可以完全被另外一個裝置來控制的運作，而要來的更多。在該通常意義之下，摩托羅拉的主張沒有說服力。

如同前述，ITC之行政法官認定，確實可能推論蘋果牛頓包含了一個同步元件，但這個假設性的推論並無法提升到明確且令人信服的證據層次。而ITC亦認為摩托羅拉僅表明「蘋果牛頓可能具有一個同步功能，而沒有指出提供該同步功能的元件在哪裡」。因此，行政法官及ITC皆認定，不存在明確且令人信服的證據證明：在蘋果牛頓MessagePad中具有同步元件，無論該元件是主動地管理（處理、控制）同步，或者僅協助同步。而摩托羅拉仍聲稱同步元件是固有地(inherently)存在於蘋果牛頓MessagePad中。摩托羅拉引用 ’566專利和專家證詞作為支持。

CAFC在此首先論述 ’566專利，該專利並未描述可實現同步的唯一方法是使用一個設置在行動裝置上的同步元件。’566專利反而只是簡單地描述其達成同步之手段，碰巧涉及一個設置在行動裝置上的同步元件。’566專利並未提及其他的可能性。因此，沒有被提及的這個事實，並不能證明達成同步之手段包括：牛頓連接工具手冊中所提到的步驟，一定得由一個設置在行動裝置上的同步元件才能完成。

此外，專家証詞同樣是無用的，而且摩托羅拉沒有解釋即認為同步功能已揭示於牛頓連接工具手冊，該手冊須於蘋果牛頓MessagePad上之軟體執行。CAFC認定行政法官和ITC未不合理地認定上述結論無法達到清楚且明確的證據標準。行政法官和ITC也沒有不合理地對待微軟專家所坦白承認關於牛頓 MessagePad滿足同步元件之限制條件的論述。

簡言之，牛頓連接工具手冊僅是說明牛頓連接工具利用Newton 2.0作業系統工作，且其同步化也許是利用蘋果牛頓MessagePad被初始。然而，手冊未證實其是扮演哪些角色；若有的話，也是蘋果牛頓MessagePad的同步化中的作業系統所擁有。雖然作業系統可能地允許MessagePad去執行所有的工作，但實質証據支持ITC的結論，也就是，摩托羅拉未對作業系統必然需要任何額外可符合作為同步構件容量提出明確且令人信服的証據，而且固有性(inherency)並非僅是「機率(probabilities)」或「可能性(possibilities)」。

(2) 關於顯而易見性

而摩托羅拉的顯而易見論點沒有表現更好。首先，摩托羅拉沒有清楚地確定其舉出的先前技術的範圍及內容，或提供任何有關某些先前技術參考文件使一特定請求項顯而易見的論點。摩托羅拉反而依據微軟的專家，史密斯博士，有關’566專利中所討論的先前基於桌上型電腦的個人資訊管理器之陳述。但是史密斯博士的承認本身不足以負起摩托羅拉證明無效性的責任。摩托羅拉的顯而易見分析描述僅是結論性且一般性的句子。行政法官沒有義務去猜測摩托羅拉主張什麼樣的先前技術組合，及那些參考文件如何使請求項無效，且ITC也同意這樣的見解。

CAFC肯認ITC之認定，因為摩托羅拉負有證明系爭請求項在發明時已是顯而易見的責任，包括確定先前技術的範圍及內容，及先前技術與系爭請求項之間的差異。但是摩托羅拉只提供了來自微軟的專家，史密斯博士的供稱，有關先前基於桌上型電腦的個人資訊管理器的通常狀態及將這些先前技術特徵實現在一行動裝置的一般需求。此外，摩托羅拉沒有在其給行政法官的答辯理由書中明確地解釋，基於桌上型電腦的個人資訊管理器如何使任何特定請求項是顯而易見的。由於說服責任總是落在挑戰專利的一方，而行政法官、ITC及CAFC當然都沒有責任需要從檔案資料中去推測無效抗辯理由。在本案中，實質證據支持ITC所維持的行政法官的結論，即，摩托羅拉沒有以明確且令人信服的證據證明系爭請求項對該領域中具有通常知識者已是顯而易見的。

(3) 關於國內產業要件

在國內產業要件的認定上，行政法官與ITC皆駁回摩托羅拉的主張，即，微軟的技術要件及經濟要件分別仰賴不同產品之主張。於ITC之初步裁定中，行政法官認為作業系統是明確地被制定以符合每一個行動裝置的規格及需求，此部分清楚地說明作業系統對行動裝置是重要的。而ITC於複審時亦認定作業系統是行動裝置的重要元件的部分。

此外，ITC提供了微軟在器材與設備的投資、人力與資本的運用，以及研究與發展上的投資之概要說明。ITC認定「證據顯示微軟在其研發上已經做出重大和/或實質上的投資」，因此它的作業系統滿足337條款中的(a)(3)(A)、(B)及(C)的各款規定。CAFC審理後亦認定實質證據支持ITC對於微軟符合國內產業要件之決定。

綜上所述，CAFC肯認ITC對於摩托羅拉無法證明’566專利所主張的申請專利範圍是無效的，以及微軟之’566專利滿足國內產業要件之認定，故CAFC維持ITC之決定。

伍、 結論

由於依據美國關稅法337條款規定，只要是侵害美國專利權，且滿足國內產業要件及其他相關條件時，ITC就可以根據337條款進行調查，因此若國內申請人擁有美國專利權，欲在美國提起侵權訴訟時，也可以考量ITC訴訟此一路徑。另一方面，綜觀本案判決結果可見，ITC與CAFC皆一再強調固有性並非僅是機率或可能性而已，而且事實上固有性之認定標準，於美國專利審查程序手冊(MPEP)§2112(註5)亦載明「固有性必須是根本地存在，而非僅是機率或可能性」。 而摩托羅拉認為蘋果牛頓MessagePad中存有同步元件卻僅是推測而得到的可能性，並非可明確推知的結果，此顯然未達固有性之認定標準，因此當然無法以系爭專利不符合美國專利法第102條之規定來證明無效。另一方面，即使無法以固有性來證明微軟專利無效，但摩托羅拉實際上也可以退一步地以同步元件存在於行動裝置中，對熟悉該項技藝者為顯而易見之理由來證明無效，不過摩托羅拉於顯而易見性上的舉證與理由顯然著墨不夠深入，因此也無法在此點獲得ITC與CAFC之認同。由此看來，實際上摩托羅拉對於系爭專利無效之主張的論點強度與深入程度，顯然有需要加強之處，此亦為各界先進於訴訟時需注意的地方。

※ 註釋：

 1. 若引用文獻未明顯揭示本案請求項之某特定技術特徵，然而該未明顯揭示之特定技術特徵卻仍可藉由該引用文獻被預期得知，而使得該請求項為可預見的，如此該未明顯揭示之特定技術特徵則是「固有」地存在於該引用文獻，此即為固有性之涵義。

 2.(a)專利訴訟戰觀察 Motorola vs. Microsoft：http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=5747；(b)摩托羅拉與微軟互控侵權再添一樁，炮火指向遊戲產品：http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A006.htm。

 3. 參見19 U.S. C § 1337(a)部分內容，如下：

 4. ’566專利的請求項 1原文為：“A mobile device, comprising: an object store; an application program configured to maintain objects on the object store; a user input mechanism configured to receive user input information; a synchronization component configured to synchronize individual objects stored on the object store with remote objects stored on a remote object store; a communications component configured to communicate with a remote device containing the remote object store; and wherein the application program is further configured to generate a meeting object and an electronic mail scheduling request object based on the user input information.”。

 5. MPEP § 2112 IV的部分原文為：“To establish inherency, the extrinsic evidence ‘must make clear that the missing descriptive matter is necessarily present in the thing described in the reference, and that it would be so recognized by persons of ordinary skill. Inherency, however, may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing may result from a given set of circumstances  is not sufficient.’ ”In re Robertson, 169 F.3d 743, 745, 49 USPQ2d 1949, 1950-51 (Fed. Cir. 1999)...。參見 http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2112.html，瀏覽日期：2014 年 7 月 18 日。