蘇三榮 律師
壹、前言
根據專利法之規定，未經專利權人之同意而實施該專利為專利侵權之行為。換言之，如被控侵害專利者實施專利之行為係經過專利權人之同意（即授權），該行為並不會構成專利侵權。而在某些情況之下，被控侵權者究竟有無取得專利權人之同意，即成為兩造之爭執所在，例如在以下之案例：甲公司製造並販賣A模具予乙公司，A模具之用途在於開模製造B產品，而甲公司對於B產品之結構擁有系爭專利權。乙公司取得A模具後多年來持續製造B產品，但甲乙公司相安無事，並未發生紛爭。嗣後乙公司結束營業，將A模具轉讓予丙公司，丙公司即使用A模具製造B產品，不料此時甲公司對丙公司製造B產品之行為主張專利侵權，丙公司是否能主張其有權製造B產品之而不構成專利侵權呢？本案例中甲公司不論對乙公司或丙公司均未有白紙黑字的明示授權，但在美國案例法的發展之下，出現了「權利耗盡」及「默示授權」兩個原則，使得被控侵權者在某些情況下可主張專利權已耗盡或授權已存在而不構成侵權。本文即以美國默示授權之介紹為主軸，附帶論及其與權利耗盡間之關係，最後並探討上開案例在美國或我國適用權利耗盡或默示授權原則之可能性。
貳、 默示授權的原則及態樣
一、 專利的默示授權可能發生於各種不同的事實態樣，而這些事實脈絡均有一個共通點，即專利權人的某種行為或不行為代表了專利權人放棄了專利法所賦予之排他權(註1)。美國最高法院在De forest Radio Telephone ＆ Telegraph Co. v. United states 案(註2)中指出：專利的授權不須特定形式始生效力，任何足以使對方信任專利權人已同意其使用專利之言語或行為均屬之。至於該授權究係無償授權或必須支付授權金則需視個案而定，惟一旦確定專利權人確實同意對方使用專利時，雙方之紛爭即主要是契約法之爭議而非基於侵權行為。
二、 默示授權其實是契約自由及對價衡平兩個基本原則的衝突及調和，在通常的情形，基於契約自由原則，只有在權利人的明示意思表示下方能成立專利的授權，但在某些情況下，必須禁止契約之一造藉由主張專利侵權而剝奪了他造原本依契約可享有的預期權益(註3)。故在具體個案必須考量各種事實因素對於兩造利益衡量之影響，始能認定是否構成默示授權。而默示授權實現個案正義的目的也造成了其要件較難以統一或標準化。但本文以下仍介紹幾種較為常見類型：
(一) 專利權人之默許
1. 在 Wang Labboratories, Inc v. Mitsubishi Electronics America, Inc一案(註4)的事實當中，Wang擁有兩個適用於單一入線記憶體模組（Single In-line Memory Modules, SIMMs）之專利，因此 Wang試圖說服負責制定記憶體技術標準的在Joint Electron Devices Engineering Council（JEDEC）組織採用其關於SIMMs 之專利作為技術標準。Wang提供SIMMs的設計、建議與樣本給包括Mitsubishi在內的廠商，並表示Wang將會購買其他廠商所製造的SIMMs。後來Mitsubishi果然開始大量製造SIMMs，而多年後Wang卻控告Mitsubishi侵犯其SIMMs的專利權。本案中，法院認定Wang上述的行為已導致Mitsubishi合理地推論出專利權人已經同意其可製造及販售SIMMs，而構成了默示授權。
2. 其實，這種默許的同意是可以透過明示的聲明（disclaimer）來避免的，例如Wang可在合約中記載Mitsubishi不得販售SIMMs予Wang以外之第三人，如此Mitsubishi就難以主張默示授權的存在。但從本案的其他細節來看，或許Wang就是希望在Mitsubishi大量生產及販售SIMMs後，再向Mitsubishi主張專利侵權，所以就沒有在一開始做出上述的聲明。
3. 此外，消極的不作為亦可能導致默示授權的發生，如果專利權人在知悉侵權事實後，未有正當事由卻經過很長的一段時間後才提起訴訟，而這樣的遲延對於被告顯失公平時，被告即有主張默示授權的可能。當然，何謂「正當事由」、「顯失公平」等要件仍須個案判定，這個情況與我國的權利濫用、誠信原則等概念十分類似。在 Scholle Corp. v. Blackhawk Molding Co.一案(註5)中， Scholle曾經通知Blackhawk其產品侵害Scholle的專利。在兩造幾次交涉仍無共識後，Blackhawk提供一個新設計的產品給Scholle，並表示如未接獲Scholle之相反意見，Blackhawk將認定該新設計並不侵權。之後雙方仍有數度聯繫，Scholle對於Blackhawk的新設計均未置一詞，卻在3年後提出侵權訴訟，因此法院判定適用衡平禁反言原則而駁回該訴訟。法院並附帶提及，其實Scholle只要發一個簡單的保留權利聲明，就可以避免Blackhawk推論出專利權人已經同意其可製造及販售該新設計的產品。
(二) 專利權人僅授予部分之實施權
美國與我國專利法相同，均規定專利權人擁有排除他人製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口專利物等5種實施權。如果專利權人在授權契約中未賦予被授權人完整的權利，即僅授權上開實施權中之其中幾種，其他未授予之權利即有可能構成默示授權，避免被授權人無法享有原本依契約可得的預期權益。例如專利權人僅授予製造權時，販賣及使用權即可能被視為構成默示授權（當然代工製造情形除外），同時，授予製造權常被視為專利權人同意被授權人委託他人製造（have made）(註6)。
(三) 專利權人販賣僅能應用在實施專利發明之物品或機器
1. 在Met-Coil systems Corp. v. Korners Unlimited Inc,.一案(註7)中，Met-Coil擁有連接使用於暖氣與空調系統之金屬導管區段之物品專利與方法專利，Met-Coil並販賣一種沒有專利的滾壓成型機器，該機器的唯一用途執行上述的專利方法，即滾壓金屬導管區段以連結暖氣與空調系統。另外，此專利方法另外須搭配一種沒有專利的特殊角片完成導管的連結。Korners販賣該沒有專利的特殊角片，讓其客戶利用Met-Coil的滾壓成型機器滾壓金屬導管區段後，再搭配Korners的角片實施專利方法。Met-Coil 因而主張Korners 製造與販賣角片之行為已經構成誘導侵權。
2. Korners則抗辯Met-Coil 販賣滾壓成型機器給該客戶時已經默示授權該客戶可以利用該機器來實施Met-Coil 之專利發明內容，故無法成立直接侵權，從而Korners亦無從成立誘導侵害。美國聯邦巡迴上訴法院則判決在滿足以下兩個要件時，應認定專利權人販賣機器或物品之過程當中，已成立該專利之「默示授權」：
(1) 當專利權人販賣之物品或機器僅能應用在實施該專利發明，而無任何非侵權用途（no non-infringing uses）；
(2) 整個買賣過程及情況中可清楚推論出已授予權利。
3. 在本案當中，Met-Coil 所販賣予客戶的滾壓成型機器並沒有其他非侵權用途，但Met-Coil抗辯其在客戶購買該機器後，曾明示通知客戶沒有默示授權之存在，故不符合第二個要件。但法院認為事後的通知並不屬於「整個買賣過程及情況」之一部份而不生效力，而仍有默示授權原則之適用。
4. 然而，本案法院特別提及，本案的見解並不及於銷售時已明確約定排除專利授權的情況。換句話說，Met-Coil可與客戶約定其滾壓成型機器必須搭配Met-Coil所販售的角片使用，但此一約定有可能會衍伸其他權利濫用或非法搭售的議題。是以，這個案子也凸顯了專利範圍布局的重要性，如果Met-Coil申請專利時可將該發明可能的交易模式納入考量而將角片的結構寫入申請專利範圍，或許就可以避免上述爭議的發生。當然，這種專利佈局需要有經驗的技術人員及專利代理人的配合，實際上並沒有那麼容易做到。
參、 默示授權與權利耗盡之關係
一、 另一個與默示授權息息相關的議題是權利耗盡原則（patent exhaustion doctrine），權利耗盡原則又稱為第一次販賣原則（first sale doctrine），指權利人就其所製造或經其同意所製造之物品，經過第一次之合法販賣後，專利權人就該物品之專利權已經被耗盡，任何合法取得該物品之人，均得自由將該物品讓與他人或任意使用，權利人不得予以干預或主張權利。
二、 專利權耗盡原則可以被視為係一種法律原則（legal doctrine），其提供一個預設規則（default rule），而在某些情況下強制適用在買賣契約中，而默示授權原則則是一個衡平原則（equitable doctrine），屬於類型的禁反言（estoppel），用來避免或防止專利權人主張擁有原本存在但已喪失的權利(註8)，兩者源自不同的理論基礎。但由於兩者適用的結果相同，均是限制專利權之行使，加上這兩個原則在一些爭議個案中不斷地發展及修正其適用範圍，導致默示授權與權利耗盡的某些要件產生相似之處。
三、 美國最高法院在Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc一案（下稱Quanta案）當中認定方法專利亦可適用權利耗盡原則。先前CAFC在Bandag, Inc. v. Al Bolser’s Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903,924 （Fed. Cir. 1984）案及Glass Equip.Dev., Inc. v. Besten, Inc., 52 174 F.3d 1337, 1341 n.1 （Fed. Cir. 1999）中認定方法專利無權利耗盡之見解，因單純的方法專利其權能主要在於「使用」該「方法」，是以主要適用於「專利物品」的權利耗盡原則在方法專利上難以援用，而應適用默示授權，而這也成為了權利耗盡原則及默示授權的主要區別實益。然最高法院表示方法專利不適用權利耗盡原則此一觀點是錯誤的，認為專利權人固然可以尋求藉由方法請求項方式規避權利耗盡原則的適用，但若該方法請求項專利方法實質上體現實體於產品上（substantially embodied），則仍須遵守權利耗盡原則，不能因此而規避適用(註9)。是以，以往認為物品專利適用權利耗盡、方法專利適用默示授權的區分，未來可能沒有辦法再援用。
四、 再者，最高法院引用United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)案例，認為當一產品雖未實施專利請求項的所有要件，但已實施該專利的主要技術特徵（embodies essential feature），且必定還會與其他元件加以組合，以完成專利的全部要件，而沒有有任何其他合理的非侵害用途（reasonable non-infringing uses）時，則該未完整實施專利之物品的銷售，仍應受到權利耗盡原則的拘束。在此，法院進一步將權利耗盡原則擴及到未完整實施專利，但僅能應用在實施專利發明之物品。此一見解與本文先前所介紹的Met-Coil systems Corp. v. Korners Unlimited Inc,.案當中對於默示授權所界定之情形極為類似，且都出現了no non-infringing uses此一概念。
五、 最後，關於可否以契約排除權利耗盡原則適用的議題，實務及學界一直都有正反兩派意見的爭論。至於默示授權的部分，由本文先前的介紹可知，法院判決均明白肯定默示授權可以以契約明文排除。而最高法院在Quanta案中認為在本案的授權契約中並未對系爭產品之使用、販賣加以限制，故未排除權利耗盡原則的適用。
六、 回到本文一開始所介紹的案例，亦即丙公司合法取得A模具，嗣後丙公司利用A模具所製造出的專利產品是否即可主張有權銷售？其依據何在？本文認為權利耗盡原則當中所謂專利權之效力所不及之範圍，仍僅限於專利權人所製造或經其同意製造之專利物品或其重要零件，並不及於使用該物品所製造之其他物品。但這種案例卻與先前所介紹「專利權人販賣僅能應用在實施專利發明之物品或機器」之默示授權類型較為符合。當然，縱使本文案例形式上符合默示授權的類型，亦不代表結論上被告必然可抗辯成功，法院仍須調查各種事實衡量兩造的預期利益及對價平衡，始能做出結論。並且，必須留意的是，在該案例當中，該生產設備即A模具其實經過兩次的轉手輾轉流落到丙公司的手中，這種生產設備由專利權人販售後在市場上流通的情況，在默示授權的案例中似乎未被討論過，反而是跟權利耗盡原則的要件相當類似。故本文的案例兼具了上述兩種理論的特性，可能無法單純的適用某一理論處理，有待未來實務或學說在出現適當案例時表示意見(註10)。
肆、 默示授權在我國專利法體系下適用之可能性
一、 在我國智慧財產權相關體系下，現行專利法（民國 102 年 1 月 1 日施行）第59條第1項第6款規定：「發明專利權之效力，不及於專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣不以國內為限」，著作權法及商標法亦有類似之規定，實務及學說均無異議認為此即權利耗盡原則之規定。然對於默示授權的部分，一般認為並無相對應之特別規定。惟上開條文當中「其同意製造之專利物」之要件，解釋上是否有可能是為默示授權原則之體現？
二、 智慧財產法院在101年度民商上易字第1號民事判決中闡述：「商標法第30條第2項前段規定：『附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。』，此規定又稱商標權之「耗盡原則」（the principle of exhaustion）或「第一次銷售理論」（First Sales Doctrine），意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，即已取得報酬，則附有商標之商品由製造商、販賣、零售商至消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用，故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權」。法院在商標法的領域中以「默示授權」這個名詞來描述商標法第30條第2項前段的法理，然此部分仍有待實務或學說進一步補充其內涵。
三、 在智慧財產法院101年度民專訴字第73號專利侵權案件當中，被告其中一個抗辯即為：其購買經專利權人合法授權之生產設備後，利用該經授權之生產設備來製造產品，則該被製造出來之產品應可主張權利耗盡原則 (註11)。對此，判決認為「其『授權產品』為光碟機，而非光碟片，後者為光碟機之產品，被告謂原告已授權光碟機，原權利耗盡，與契約所定內容並不相同」，顯見法院亦認為權利耗盡原則僅限於專利權人所製造或經其同意製造之專利物品，無法擴及到使用該物品所製造之其他物品。故這樣的案例在適用權利耗盡原則時，在要件上即產生某些扞格之處。
四、 但也許本案法院認為本案只在形式要件上判定與權利耗盡原則不相符，並沒有根本解決問題，故法院仍繼續從專利權人有無雙重獲利的觀點實質判斷專利權是否耗盡。而法院所提出的幾個判斷標準，也與默示授權所關注的對價平衡不謀而合。基於上述的討論，本文認為以默示授權理論來檢視此類案子是一個可以討論的方向。當然，這個案子的事實跟上述介紹的默示授權案例還是有些不同之處，因為默示授權的成立一般僅限於專利權人與被告有某種契約或類似契約關係的情況，而該案的生產設備並非由專利權人直接販賣給被告，而是由專利權人授權第三人製造及販賣，此情形是否仍有可能認定專利權人對於被告有足以構成默示授權的行為呢？這個問題也凸顯了現代商業模式的複雜性，使得各種智慧財產的理論必須與時俱進，且值得我們持續的關注及討論。
※ 註釋：
1.Wang Lab., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1580, 41 USPQ2d 1263 1271 (Fed. Cir. 1997)。
2.273 U.S 236 (1927)。
3.Brian G. Brunsvold, Dennis P. O’reilley, D. Brain Kacedon, DRAFTING PATENT LICENSE AGREEMENTS, Sixth Edition, 2008, P.62。
4.103 F.3d 1571, 41 USPQ2d 1263 (Fed. Cir. 1997)。
5.133 F.3d 1469, 45 USPQ2d 1468 (Fed. Cir. 1998)。
6.委託他人製造（have made）與再授權（sublicense）之探討請參見CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC案判決， 566 F.3d. 1069, 1072 (Fed. Cir. 2009)。
7.803 F.2d 684, 686 (Fed. Cir. 1986)。
8.Donald S. Chisum, Principles of Patent Law: Cases and Materials, 1999, p.985。
9.關於方法專利適用權利耗盡原則的最新發展，可參見黃于珊，台美司法實務對於方法專利權利耗盡的新見解，聖島國際智慧財產權實務報導，16卷2期，2014年2月。
10.其實本文的案例如果再稍微變換一下，又會出現新的議題。例如甲公司販賣A模具予乙公司後，乙公司並未將A模具轉手，反而是甲公司將B專利轉讓給丁公司，則丁公司是否可對乙公司主張B專利權？這個時候可能涉及到默示授權成立後，會不會受到專利移轉之影響。又倘若本註與本文的情況同時發生，即乙公司並將A模具轉讓予丙公司，甲公司也將B專利轉讓給丁公司，則相關當事人的法律關係又該怎麼釐清，這些都有賴未來的進一步討論。
11.關於該案的介紹，請參見前註9之文章。