吳俊彥 專利師
壹、前言
美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）已經由許多判決明確傳達當請求項界定屬於美國專利法（35 U.S.C.）第112條第6項（現行§112（f））所規範的手段或步驟功能用語時，其說明書所揭露的內容必須充分揭露執行其主張功能的對應結構、材料或動作，同時文字的敘述也必須清楚連結所請求功能與其對應結構、材料或動作，才能滿足美國專利法第112條第2項（現行§112（b））對明確性的要求。而自美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱USPTO）2011年發布『用於專利申請案中決定是否符合專利法第112條及相關議題處理方式的補充審查指南』(註1)（Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 .S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications，以下簡稱『專利法第112條補充審查指南』）迄今，CAFC維持一貫的見解，並在隨後的諸多判決中確認並重申此要求。
然而對於請求項的界定是否屬於專利法第112條第6項限定的判斷，實務上似乎仍存在落差與爭議，以下便藉由『專利法第112條補充審查指南』有關規範及CAFC在2014年1月31日的EnOcean GmbH v. Face International Corporation案(註2)（以下簡稱EnOcean案）的判決探討實務上認定請求項限定是否屬於專利法第112條第6項的判斷標準。
貳、 USPTO於『專利法第112條補充審查指南』中對於請求項界定是否屬於專利法第112條第6項限定的判斷規範
USPTO於2011年2月9日所發布的『專利法第112條補充審查指南』中第一部分（Part 1）的III步驟二（III. Step 2）中的C.基於專利法第112條第6項解釋請求項的界定（C. Interpreting Claim Limitations Under § 112, ¶6）的1.決定請求項界定是否屬於專利法第112條第6項的規範（1.Determining Whether a Claim Limitation Invokes § 112, ¶6）明白規定：
若請求項所記載的用語與功能用語聯結，審查人員應決定該請求項是否屬於第112條第6項的限定。當請求項明確地使用”means for”或”step for”等措辭並包含功能用語時，應推定其屬於專利法第112條第6項的限定，但當請求項的界定更包含實現所述功能的必要結構時，則可推翻此推定。
反之，當請求項未使用”means for”或”step for”等措辭界定時，將推定其不屬於專利法第112條第6項的限定，此推定雖可舉反證推翻，但屬於不可輕易推翻的強有力推定。只有當請求項顯示其使用「一創新詞語（nonce word）或一言語構思(verbal construct)而無法被認定為結構名稱」的非結構用語，而僅只是替代”means for”作為與功能用語的聯結時，此有力推定方可被推翻。然而，若熟習此技術領域者閱讀說明書後能明瞭該用語是指執行該功能的結構名稱，縱使該用語涵蓋較廣泛的結構種類，或能以功能識別出該結構（例如＂filters＂、＂brakes＂、＂clamp＂、＂screwdriver＂和＂locks＂），則仍非屬專利法第112條第6項的規範；該用語並不需要直指一個特定結構或確切的實體結構才不屬於專利法第112條第6項的規範。
當請求項未使用”means for”或”step for”等措辭界定時，審查人員應決定該請求項是否使用非結構用語（”means for”的簡單替代用語）界定。審查人員對請求項使用一與功能用語聯結的非結構用語界定，將援用專利法第112條第6項規範，但若該非結構用語有下列情況除外：（1）已具有前置結構修辭，於說明書中定義一特定結構，或熟習該技術領域者已知，其直指一結構裝置的態樣（如＂filters”）；或（2）已以足夠的結構或材料修飾而能達到其所欲請求的功能。以下列出可能屬於專利法第112條第6項限定的非結構用語：“mechanism for”、“module for”、“device for”、“unit for”、“component for”、“element for”、“member for”、“apparatus for”、“machine for”或“system for”等，以上所列並未窮盡，其他非結構用語亦可能屬於專利法第112條第6項的限定。以下列舉已被認為不屬於專利法第112條第6項限定的結構用語的例子：“circuit for”、“detent mechanism”、“digital detector for”、“reciprocating member”、“connector assembly”、“perforation”、“sealingly connected joints”和“eyeglass hanger member”。
若以結構修辭進一步地描述非結構用語，則將不歸屬於專利法第112條第6項的限定。舉例來說，儘管一非結構用語如“mechanism”單獨地與一功能結合，可能屬於專利法第112條第6項的限定；但若其前置一結構修辭（如＂detent mechanism”）便將不屬於專利法第112條第6項的限定。反之，當一非結構用語前置一個不具備該技術領域普遍所理解之結構意義的非結構修辭，則此措辭與一功能結合便可能屬於專利法第112條第6項的限定（如“colorant selection echanism”、“lever moving element”或“movable link member”）。
決定一個用字、用語或措辭與一功能結合是否直指結構，審查人員應該檢核：（1）說明書是否能提供一足夠的描述供熟習此技術領域者知悉該用語直指結構；（2）一般性及相關領域的特定字典是否能提供該用語已達可被認定為直指一結構之名詞的佐證；及（3）先前技術是否能提供該用語具有一業界認定能執行所欲請求功能之結構的佐證。
當請求項界定符合下列情事，審查人員將援用專利法第112條第6項：（1）請求項界定採用“means for”或“step for”等措辭或非結構用語，而不具備結構修辭；（2）請求項所記載的“means for”或“step for”等措辭或非結構用語是以功能用語修飾；及（3）請求項所記載的“means for”或“step for”等措辭或非結構用語未以足能達到所述特定功能的結構、材料或動作修飾。
參、 CAFC於EnOcean案中對於請求項界定是否屬於專利法第112條第6項限定的判斷標準
CAFC在EnOcean案中廢棄了原先USPTO專利上訴暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences，以下簡稱BPAI）於衝突程序中對於美國專利申請號10/304,121案（以下稱系爭申請案）的請求項界定屬於專利法第112條第6項限定的判斷。其中CAFC與BPAI見解的差異及其論述，有助我們進一步對於決定請求項界定是否屬於專利法第112條第6項判斷標準的認識。
在EnOcean案中，上訴人EnOcean GmbH（以下簡稱EnOcean公司）享有美國專利申請號10/304,121案的權益，此系爭申請案為一國際申請日為2001年5月21日的PCT案進入美國的申請案，該PCT案主張申請日為2000年5月24日申請號為DE 10025 561.2號案的德國專利申請案的國際優先權。系爭申請案名稱為『能量自給的射頻發射機』（Energy self-sufficient radiofrequency transmitter），修改後的申請專利範圍涉及一種自供電開關（a self-powered switch），用於控制諸如電燈等裝置的開啟與關閉。
而在EnOcean案中與系爭申請案一併進入衝突程序中的其中一件美國專利號US 7,084,529號案（以下簡稱’529案）則是屬於Face International Corporation（以下簡稱Face公司）所有，’529案的名稱為『自供電開關啟動系統』（Self-powered switch initiation system），其申請專利範圍同樣涉及一種自供電開關。BPAI認定’529案中涉入衝突程序中的請求項相對於2001年9月13日公開的公開號WO/2001/067580號PCT案內容不具進步性。
BPAI推定系爭申請案涉入衝突程序中的請求項基於相同理由，與前述’529案涉入衝突程序中的請求項一樣不具可專利性。而EnOcean公司爭執系爭申請案應享有其德國及PCT母案的申請日優先權，所以應當排除公開號WO/2001/067580號PCT案作為系爭申請案是否具專利性的引證前案。然BPAI卻認為系爭申請案的德國母案內容所揭露的「接收器」（receiver）無法支持系爭申請案中採用”means for receiving”而為手段功能用語界定的請求項第37、38、43-45項。且BPAI也認為系爭申請案的請求項第29、30、32、33、39、40及41項，儘管沒有使用”means for”的用語，仍是屬於手段功能用語界定的請求項。BPAI進一步解釋在系爭申請案請求項中所使用的”receiver”一詞僅僅只是功能用語，故其與”signal receiving means”並無差異，因此BPAI認定系爭申請案此部分請求項不適用優先權申請日，並在此基礎上判定系爭申請案請求項與’529案請求項因不具進步性的相同理由而不准專利。
CAFC認為系爭申請案存在兩組申請專利範圍，一組是以”receiver”界定的請求項，另一組則是以手段功能用語界定的請求項。而EnOcean案則存在兩個爭點，一是BPAI判斷以”receiver”界定的請求項屬於專利法第112條第6項的限定是否正確？；二是BPAI判斷兩組請求項都不享有德國與PCT母案的優先權是否正確？
關於BPAI認為以”receiver”界定的請求項屬於專利法第112條第6項的限定是否正確的問題，CAFC首先闡述，採用＂means＂一詞時便先推定申請專利範圍的解讀屬於專利法第112條第6項，且得以反證推翻的方式是適當的。從另一方面來說，當請求項用語非採用＂means＂一詞時，便推定其非屬於專利法第112條第6項的限定。然若可證明請求項用詞缺乏「引述足夠的明確結構」，或其引述「功能而沒有引述足夠的結構已表現該功能」，則此推定亦可被推翻。故真正待探究的是：熟悉此技術領域者在閱讀專利後，能否得到請求項的限定是如此缺乏結構，以至於可推定撰寫者是以手段功能用語作為請求項的限定？因此，請求項用語是否屬於專利法第112條第6項限定取決於熟悉此技術領域者如何理解請求項用語中的結構含意。
CAFC說明請求項的界定是否屬於專利法第112條第6項限定是屬於解釋申請專利範圍之範疇。CAFC指出系爭申請案請求項第37、38、43及45項明顯都缺乏＂means＂一詞，故應先推定它們不是採用手段功能用語的請求項。然而在EnOcean案中BPAI並未先作此推定，而是直接作出系爭申請案中涉及使用＂receiver＂元件的請求項屬於專利法第112條第6項限定的結論，甚至認為＂receiver＂和＂signal receiving means＂含意沒有不同，進而宣稱系爭申請案中所界定的「接收器」（receiver）僅僅只是功能用語。
EnOcean公司不同意BPAI對於以”receiver”界定的請求項屬於專利法第112條第6項的決定，並主張請求項中界定的＂receiver＂合理地已為眾所周知且為在此技術領域中如其名能執行所述功能的結構。EnOcean公司並提出外部證據以及專家證詞支持其主張。Face公司則認為＂receiver＂僅只是執行某功能的用詞定義，不是結構；Face公司並主張因其並未揭露如何執行，所以「接收器」（receiver）實質上是一個執行所述功能的黑盒子。
CAFC認同在EnOcean案中EnOcean公司對於＂receiver＂一詞可推定為對熟悉此技術領域者而言已含有足夠明確結構的主張，並認為Face公司沒能成功推翻此推定。CAFC並指出從案件紀錄顯示BPAI自己都認為熟習此技術的工作者熟悉這些申請專利的發明中所利用的各式元件的設計與原理，其中包含所述的接收器（receivers）。進一步地，CAFC認為EnOcean公司已提供廣泛的證據證明＂receiver＂對熟悉此技術領域者而言含有已知的結構，而不接受Face公司主張＂receiver＂一詞太廣泛而未詳述足夠明確的的結構。CAFC前已在Linear Technology Corporation v. Impala Linear Corporation, et al.案(註3)中明白表示，只要熟悉此技術領域者可識別出結構的種類，若僅只是爭執用詞不限定單一結構，並不會使其不符合於對應一個對應結構。因此，CAFC就已經證明的熟悉此技術領域者熟知的＂receiver＂與BPAI所認知熟悉此技術之工作者知曉的＂receiver＂，認為系爭申請案中的用詞並非Face公司所主張的「執行所述功能的黑盒子」。
CAFC更指出上述結論為判決先例所支持，因此判定BPAI認定系爭申請案涉及衝突程序之請求項屬於專利法第112條第6項的限定，並非妥適。
而CAFC對於系爭申請案請求項是否享有德國與PCT母案優先權的論理亦值得參考。因為EnOcean公司須成功主張系爭申請案請求項得以享有較早的優先權日，方能克服公開號WO/2001/067580號PCT案。而這其中分別包含了一組以”receiver”一詞界定的請求項，以及另一組以手段功能用語界定的請求項是否受德國與PCT母案揭露內容的支持，而享有優先權的判斷。
CAFC已在Anascape, Ltd. v. Nintendo of America, Inc.案(註4)中表示，子案要能享有母案的申請日，子案的請求項必須被母案的說明書所描述的內容支持，詳細程度應是熟悉此技術領域者在申請時可自其內容清楚地總結出發明人申請專利之發明。
EnOcean公司並沒有對BPAI認定系爭申請案的請求項第29、30、32、33、39、40及41項屬於手段功能用語界定的請求項提出異議，其中請求項第29項界定了”signal reception means for receiving…”。BPAI要求若要判斷系爭申請案請求項享有德國與PCT母案優先權，優先權文件必須明確地描述接收器（receiver）的結構，然德國母案僅揭露了”a single receiver”，故BPAI認為德國及PCT母案對系爭申請案中屬於手段功能用語界定的請求項所宣稱的訊號接收裝置（signal reception means）沒有描述其結構、材料、動作或均等物，因此作出該等請求項不得享有德國與PCT母案優先權的判斷。
CAFC在EnOcean案中特別說明，儘管在前述對系爭申請案請求項限定是否屬於專利法第112條第6項的判斷過程中，在以”receiver”界定的請求項中的”receiver”一詞已被認為含足夠的結構描述而不屬於專利法第112條第6項的限定。然此並不必然意味著必定可以推論”a signal receiver”的描述已含足夠的結構以支持系爭申請案中以手段功能用語限定的請求項享有優先權，其仍需判斷是否存在「足夠的結構必須讓熟悉此技術領域者知悉並了解何者結構對應該裝置的限定，而使其得知該發明的範圍」。
CAFC認為EnOcean公司已經證明熟悉此技術領域者僅閱讀出現在德國與PCT母案中的”receiver”一詞便可了解該發明的範圍。BPAI要求德國與PCT母案中須「明確地描述接收器（receiver）的結構」的標準並不正確。因為發明人並未發明所述的接收器（receiver），而且BPAI也認為其結構是申請時已眾所周知，因此發明人「不需要描述用於改進參考的特定附屬部分，或其於主要機構的連結形式」。「這可使得專利維持簡潔地描述新穎部分，而非繁雜地重複那些由參考文獻便可知的部分」，基於上述，CAFC認為BPAI所為系爭申請案中以手段功能用語界定的請求項不得主張德國與PCT母案優先權的決定，並不正確。
此外，由於BAPI認定系爭申請案中以”receiver”界定的請求項是否享有優先權的判斷方式與其認定以手段功能用語界定的請求項是否享有優先權的方式相同，因此CAFC認為BAPI對於系爭申請案中以”receiver”界定的請求項不得享有德國與PCT母案優先權的結論，亦非妥適。
肆、 小結
由前述『專利法第112條補充審查指南』可知，當請求項界定採用“means for”、“step for”等措辭時，雖先假設其可能屬於專利法第112條第6項的限定，但最後結果不必然成立。而請求項未使用”means for”或”step for”等措辭界定時，雖先推定其不屬於專利法第112條第6項的限定，但當請求項顯示其使用無法被認定為結構名稱的非結構用語，僅只是替代”means for”而作為與功能用語的聯結時，此有力推定便可被推翻。
當請求項界定採用非結構用語與功能用語聯結時，原則上將判斷其屬於專利法第112條第6項規範，但若該非結構用語（1）已具有前置結構修辭，於說明書中定義一特定結構，或熟習該技術領域者已知，其直指一結構裝置的態樣；或（2）已以足夠的結構或材料修飾而能達到其所欲請求的功能；則將予以排除。進一步地，判斷一個用字、用語或措辭與一功能聯結時是否直指結構，則須檢核說明書、先前技術，或一般性及相關領域的特定字典是否能供熟習此技術領域者明瞭該用語直指的結構。
CAFC則透過EnOcean案再一次地闡述了對於請求項界定採用或不採用“means for”、“step for”或非結構用語等措辭時，其是否屬於專利法第112條第6項的規範的判斷程序與實質認定的準則。在判斷的程序上，CAFC強調當請求項採用＂means＂一詞時，應當先推定其解讀屬於專利法第112條第6項的規範；而請求項並非採用＂means＂一詞時，便應當推定其非屬於專利法第112條第6項的限定。
但當請求項缺乏＂means＂一詞而推定其非屬於專利法第112條第6項限定時，若請求項內容缺乏足夠的明確結構，或其引述功能而未引入表現該功能的足夠結構，則此推定亦可推翻。因此請求項界定實質上是否屬於專利法第112條第6項的限定，應當判斷熟悉此技術領域者閱讀專利後，其是否認為請求項所界定的結構已足夠，從而認定撰寫者是否意圖採用手段或步驟功能用語作為請求項的界定。進一步地，只要請求項用字遣詞對熟悉此技術領域者而言已可識別出結構的種類，縱算其不限定單一結構，亦屬於已含有足夠明確的結構。
此外，當美國申請子案要能享有外國申請母案的優先權，尤其是當子案請求項採用手段或步驟功能用語界定，則其母案也必須明確地描述其對應的結構、材料、動作或均等物，方能使子案中以手段或步驟功能用語界定的請求項享有優先權。而母案是否已「明確地描述」足夠的結構以支持子案中以手段或步驟功能用語限定的請求項，其判斷標準則是能否讓熟悉此技術領域者知悉並了解何者結構對應該裝置的限定，從而使其得知發明的範圍。
綜上所述，當請求項界定採用“means for”、“step for” 或非結構用語與功能用語聯結時，其不必然適用專利法第112條第6項的限定；而當未採用上述用語時，也不必然不屬於專利法第112條第6項的限定。因此無論撰寫者意圖使其請求項適用或不適用專利法第112條第6項限定，都不應當拘泥於其請求項措辭是否使用了“means for”或“step for”，抑或者使用非結構用語；而是應當注意其請求項實質界定的內容，對熟悉此技術領域者而言，在閱讀完專利說明書後，是否已含有足夠明確的結構。
※ 註釋：
1.Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 .S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications.
2.EnOcean GmbH v. Face International Corporation, Case No. 2012-1645, (Fed. Cir. Jan. 31, 2014).
3.Linear Technology Corporation v. Impala Linear Corporation, et al., Case No. 02-1569,-1576 (Fed. Cir. June 17, 2004).
4.Anascape, Ltd. v. Nintendo of America, Inc., Case No. 2008-1500 (Fed. Cir. Apr. 13, 2010).