黃于珊 律師
壹、 前言
權利耗盡原則，係指專利權人或專利被授權人將其實施專利所得之產品出售給第三人時，即喪失其對該物品之販賣權與使用權，任何合法取得該物品之第三人，均可自由將該物品讓與他人或任意使用，專利權人不得對該第三人主張專利權。而其基礎依美國聯邦上訴巡迴法院在Princo Corp. v. ITC案之全院庭審判決，可知係因專利權人已獲取該專利物品的全部價值，因此一個未附條件的專利物品銷售，會耗盡專利權人控制購買者使用該專利物品的權利(註1)。
又關於方法專利權的權利耗盡，雖然美國最高法院已於Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc一案（下稱Quanta案）(註2)認定方法專利權亦受權利耗盡原則的限制，惟於許多複雜的交易情形下，其方法專利可否適用權利耗盡原則仍難以判斷。對此，除美國聯邦上訴巡迴法院於2013年所作成的KEURIG, INC. v. STURM FOODS, INC.判決(註3)及LIFESCAN SCOTLAND, LTD v. SHASTA TECHNOLOGIES, et al.判決(註4)，已對於方法專利如何應用權利耗盡原則提供進一步的指導意見外，台灣智慧財產法院亦於荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司v.巨擘科技股份有限公司的一審判決中，隱約提出方法專利適用權利耗盡原則的綜合判斷標準，故本文即對於這些判決進行相關的說明及分析。
貳、 美國聯邦上訴巡迴法院關於KEURIG, INC. v. STURM FOODS, INC.案的見解
美國聯邦上訴巡迴法院於KEURIG, INC. v. STURM FOODS, INC.案（下稱Keurig案）(註5)之判決，維持地方法院關於銷售專利物品也會耗盡該物品所使用之方法請求項之決定，詳細說明如下：
一、案件事實
本件原告Keurig公司是一家製造及銷售單杯式膠囊咖啡機及咖啡膠囊的公司，其擁有第7165488號（下稱488號專利）及第6606938號（下稱938號專利）等二件關於咖啡機及使用咖啡機製作飲料之方法的美國專利。該方法專利係包含：(1)刺穿該膠囊；(2)允許加熱的液體進入該膠囊；及(3)從該膠囊中萃取出飲料等步驟。
而被告Sturm公司則是製造及銷售可使用於Keurig公司之膠囊咖啡機、品牌名稱為「Grove Square」的咖啡膠囊，但其本身並不製造及銷售該咖啡機。
Keurig公司於德拉瓦地方法院對Strum公司提起訴訟，主張使用者在Keurig公司的膠囊咖啡機上使用Strum公司「Grove Square」咖啡膠囊，係直接侵害488號專利申請專利範圍第29項及938號專利申請專利範圍第6~8項等方法項，而Strum公司則構成教唆侵權（induced infringement）及幫助侵權（contributed infringement）。反之，Strum公司則主張該等專利權皆已被耗盡，並請求法院做成一個不侵權的簡易判決（summary judgment）。值得注意的是，Keurig公司對其自身品牌的膠囊，擁有一個以上的外觀設計專利，惟其在本訴訟中並未主張該設計專利。
二、地方法院判決
Keurig公司係依最高法院於Quanta案所提出的「重要實施例測試法（substantial embodiment test），即於銷售一個非專利部分的商品時，當該商品已包含方法專利的所有創造性特徵，且無其他合理的不侵權使用方式，則該方法請求項的權利即已耗盡」，主張本件應無權利耗盡原則的適用。惟地方法院認為，本件事實並不適用「重要實施例測試法」，而是當Keurig公司在銷售那些已完全實施系爭專利請求項內容的咖啡機時，其專利權即已耗盡，此外，該法院亦指出Keurig公司的方法請求項，不會僅因消費者可在Keurig公司的膠囊咖啡機上，以不侵權的方式使用非Keurig公司的咖啡膠囊，即被排除於權利耗盡的範圍之外，最後並依聯邦民事訴訟規則第54條(b)款，做成系爭專利權已經耗盡的判決。
三、聯邦上訴巡迴法院判決
對於地方法院的判決結果，Keurig公司立即提起上訴，並主張：(1)其於本件所主張者為方法請求項，而美國最高法院於Quanta案所提出的「重要實施例測試法」，是唯一一個關於方法請求項是否被耗盡的分析方法，因此地方法院拒絕於本件使用該測試法係屬錯誤；(2)因Keurig公司的膠囊咖啡機尚有多種不會侵害系爭方法請求項的使用方法，特別是在使用那種已預留孔洞而可重複使用的咖啡膠囊時，即不會落入Keurig公司所主張之方法請求項的權利範圍，因此本件若依「重要實施例測試法」進行分析，則系爭專利權並不會因該咖啡機的銷售而被耗盡；(3)權利耗盡應以個別請求項（claim-by-claim）為基礎來判斷。
Strum公司則認為：(1)「重要實施例測試法」係針對非專利商品之銷售所規劃的權利耗盡議題，但本案所銷售者為專利商品，故不適用於本案；(2)因Keurig公司已授權販售這些膠囊咖啡機，其權利即已耗盡，因此在Keurig公司的膠囊咖啡機上使用非Keurig公司的咖啡膠囊，並不會構成專利侵害。
上訴巡迴法院審理後，維持地方法院的不侵權判決，並拒絕Keurig公司關於本案應適用「重要實施例測試法」的主張。
關於Keurig公司所提本案應適用「重要實施例測試法」之主張，聯邦上訴巡迴法院認為，美國最高法院於Quanta案(註6)及United States v. Univis Lens Co.,案(註7)（下稱Univis案），皆表示方法請求項應可適用權利耗盡原則，並皆強調所販售物品的非專利性質。其中，美國最高法院在Univis案認為，當專利權人銷售一個非專利、未完成且須實施該專利方法之必要特徵的物品時，其方法請求項即會被耗盡，並於Quanta案中表示，若一個物品元件預期的合理用途即為實施該專利權的必要特徵，則於專利權人銷售該物品元件時，其專利權即已耗盡。美國最高法院因此確立，若該物品並無合理的不侵權用途，且包含所請求之方法的所有創造性特徵時，則經由授權銷售一個實質上實施該方法的物品，即會使該方法請求項被耗盡，但因美國最高法院於Univis案及Quanta案所表示的意見，皆在強調所販售物品的非專利性質，故其因此所提出的「重要實施例測試法」應僅係提供一個架構，來判斷本身並未實施專利方法的非專利元件，其銷售是否足以構成權利耗盡。
但本案中Keurig公司所銷售的是一個專利物品，而與前述案件的事實並不相同。此外，美國最高法院在Quanta案中曾引用Adams v. Burke案(註8)的見解表示，當有人向專利權人或其被授權人購買一個專利機器時，即同時獲得在該機器可供利用的期間內，使用該機器的權利，而Quanta案的判決亦未改變該規則，因此當Keurig公司未附條件的銷售其已取得專利的膠囊咖啡機時，該購買者會因此取得依其所選擇的方式，不受拘束的使用該咖啡機產品的權利，所以Keurig公司於開始授權銷售其已取得專利的膠囊咖啡機時，其主張侵害488號專利及938號專利方法請求項的權利即已耗盡，故消費者有權選擇在Keurig公司的膠囊咖啡機上使用Sturm公司的咖啡膠囊。
上訴巡迴法院進一步指出，若認為本案不能適用權利耗盡原則，則會使得Keurig公司可藉由同時申請方法項及裝置項之專利，來躲避權利耗盡原則的限制，並要求其專利物品的下游購買者應為其侵害方法請求項負責，而違反長久以來當專利物品已合法製造及銷售，即無法限制其使用之原則。
最後，上訴巡迴法院亦拒絕Keurig公司關於權利耗盡原則應以個別請求項為基礎來進行判斷的主張，因該法院的判例認為，專利權的耗盡應以專利整體而非個別請求項來進行討論，且因本案中Keurig公司決定在一件專利中，同時保護裝置請求項及方法請求項二者，因此在判斷專利權耗盡時，這兩種請求項應一起被判斷。
參、 美國聯邦上訴巡迴法院關於LIFESCAN SCOTLAND, LTD v. SHASTA TECHNOLOGIES, et al.案的見解
美國聯邦上訴巡迴法院於LIFESCAN SCOTLAND, LTD v. SHASTA TECHNOLOGIES, et al.案（下稱Lifescan案）(註9)之判決，認為只要專利權人同意轉讓該物品，則無論是贈與或是販售，均應適用權利耗盡原則，詳細說明如下：
一、案件事實
本件原告LifeScan公司係擁有一個關於檢測血糖值之方法的第7250105號美國專利（下稱105號專利），該專利方法包含一個電機檢測儀及拋棄式檢測試紙。於使用該檢測儀時，使用者首先須將檢測試紙插入該檢測儀中，再使用刺血針取出一小滴血滴在該試紙上，該試紙係包含一個以上可與檢測儀連結的電極，又該電極係塗上一層葡萄萄氧化酵素等酵素以及鐵氰化物等中介物，該酵素會與血液樣本中的血糖產生作用並釋放出電子，而該中介物則會將所釋放出來的電子傳遞到電極上，又因該電極會與該檢測儀相連結，故該檢測儀可藉由測量電極上的電流，以測得該使用者的血糖濃度。
又LifeScan公司的行銷策略，是將其所製造的「OneTouch Ultra」血糖檢測儀，其中的40%以低於成本的價格進行銷售，而其餘的60%則是透過健康中心免費提供給糖尿病患者使用。LifeScan公司希望透過這種方式，使消費者購買其所販售的「OneTouch Ultra」檢測試紙，來搭配其「OneTouch Ultra」血糖檢測儀使用，並從該檢測試紙的銷售獲取利潤。又LifeScan公司的檢測試紙並未單獨取得專利。
本件被告Shasta公司則是銷售可使用於LifeScan公司血糖檢測儀的「GeneStrip」檢測試紙，但未製造或銷售血糖檢測儀。
LifeScan公司於2011年在加州北區地方法院對Shasta公司提起訴訟，主張Shasta公司所製造及販售的「Gene Strip」檢測試紙已間接侵害其所有的105號專利，並請求地方法院核發臨時禁制令（preliminary injunction），禁止Shasta公司藉由在美國銷售「Gene Strip」檢測試紙以教唆侵害或幫助侵害LifeScan公司的105號專利。對此，Shasta公司主張，因LifeScan公司之檢測儀係充分實施其方法專利，故於LifeScan公司銷售及散布該檢測儀時，即已構成權利耗盡，故法院不應核發臨時禁制令。但LifeScan公司則主張，由於其60%的檢測儀係免費贈送而未獲取報酬，故不屬於銷售行為，而不適用權利耗盡原則。
二、地方法院判決
地方法院認為權利耗盡原則僅適用於銷售行為，即專利權人已因專利物品的銷售而獲得報酬時，才有權利耗盡原則的適用，然本件中，因LifeScan公司60%的檢測儀係免費贈送給使用者，而未從該專利發明中獲取報酬，因此LifeScan公司主張其不適用權利耗盡原則係有理由。此外，關於剩餘40%的檢測儀，地方法院則認為105號專利是一個要求檢測儀及檢測試紙二者一起實施的方法專利，僅LifeScan公司的檢測儀並無法充分實施該方法專利，故銷售該等檢測儀亦無權利耗盡原則的適用。最後法院亦不採Shasta公司關於不侵權及專利無效的主張，而做出准予核發臨時禁制令的判決。
三、聯邦上訴巡迴法院判決
對於地方法院的判決結果，Shasta公司提起上訴，主張本件應有權利耗盡原則之適用。聯邦上訴巡迴法院審理後，認為Shasta公司關於權利耗盡的主張係屬可採，故撤銷地方法院准予核發臨時禁制令的判決，並發回重審。
首先，關於Lifescan公司主張「105號專利是一個要求檢測儀及檢測試紙二者一起實施的方法專利，其僅散布該檢測儀，並不會耗盡該方法專利」乙事，聯邦上訴巡迴法院認為，此應從本件中沒有爭議的事實部分、專利說明書及檔案歷史等資料來判斷105號專利的發明概念究竟是由那些部分所構成，若由前述資料可知系爭專利的發明概念係由檢測儀所構成，則Lifescan公司雖僅散布該檢測儀，仍會耗盡該方法專利。因105號專利之發明摘要係描述該發明為「一個量測裝置，比較兩個電極部分所產生的電流，若該等電流差異太大時，則會產生一個錯誤訊號」，且說明書中更進一步強調其錯誤偵測的功能，而Lifescan公司更曾於地方法院中表示，比較兩個電極部分所產生的電流，並判斷該等電流是否一致，係本發明的核心部分，故顯見105號專利的主要功能均係該檢測儀所達成者。雖然Lifescan公司在本訴訟中，嘗試說明系爭裝置係指揮該拋棄式檢測試紙之設計，惟仍無法成功。其次，聯邦上訴巡迴法院亦認為，當一個專利組合的第二物品並無專利權或該部分的專利權係屬無效時，授權散布一個「實施該專利組合之發明概念」的第一物品，仍會耗盡該專利組合的方法請求項。本件中，因105號專利於申請時，原申請專利範圍中所包含的檢測試紙請求項已因不具可專利性而被核駁，因此，當Lifescan公司銷售該「實施105號專利之發明概念」的檢測儀，即會耗盡該方法請求項，而銷售該檢測試紙等非專利物品，則不會構成專利侵害。對此，聯邦上訴巡迴法院亦表示，如果讓Lifescan公司可對於製造、銷售該檢測試紙的第三人主張專利侵害，則會成為類似不當搭售的安排，而消除Lifescan公司在銷售非專利檢測試紙之市場的競爭。
此外，關於Lifescan公司主張「其係將血糖檢測儀贈送給糖尿病患者使用，而未因此獲取報酬，故無專利耗盡原則之適用」乙事，聯邦上訴巡迴法院認為，法院之前關於銷售及採購應適用權利耗盡原則的先例，應被理解為包含所有經專利權人同意而法定移轉該專利物品所有權之行為，因此專利權人不能以贈與專利物品來規避專利耗盡原則。
四、小結
由聯邦上訴巡迴法院之前述判決，可知當專利權人或其被授權人以銷售、贈與等任何方式，法定移轉一個實質上實施一方法專利之物品的所有權時，該方法專利即已被耗盡，專利權人無法再對任何合法取得該物品之第三人主張專利權。
肆、 台灣智慧財產法院關於荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司v.巨擘科技股份有限公司的見解
台灣智慧財產法院於荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司v.巨擘科技股份有限公司一案中，對於「製造商購買經專利權人合法授權之生產設備後，再「使用」該經授權之生產設備來製造產品，是否會耗盡其方法請求項」乙事，認為此應以專利權人是否獲得雙重利益、是否妨害商品之交易流通自由等標準綜合進行判斷，而不可一概而論，詳細說明如下：
一、案件事實
本件原告飛利浦公司是台灣第82864號「轉換一系列m個位元資訊字成為已調變信號的方法，製造記錄載體、編碼裝置、解碼裝置、記錄裝置、寫入裝置及信號的方法，以及記錄載體」發明專利之專利權人，其於智慧財產法院起訴主張被告巨擘公司所製造的DVD-R光碟片侵害其前述專利權。
本件被告巨擘公司則提出權利耗盡的抗辯，表示其係向已取得飛利浦公司前述專利權之授權的Pioneer公司購買光碟機，並使用該光碟機來寫入資料使其DVD-R光碟片「轉換一系列m個位元資訊字成為已調變信號」，故依台灣修正前專利法第57條第1 項第6 款規定，飛利浦公司授權Pioneer公司所製造、販賣之光碟機於第一次流入市場後，其享有之系爭專利權效力已不及於該授權光碟機之使用，亦不及於使用該授權光碟機寫入資料於光碟片之行為。
關於巨擘公司權利抗辯之主張，飛利浦公司係表示台灣修正前專利法第57條第1項第6款之權利耗盡範圍，僅限於專利權人所製造或經其同意製造之「專利物品」，並不及於使用該專利物品所製造之其他物品。
因此，巨擘公司再提出專家意見書，主張專利權人於授權販賣系爭光碟機後，其就該光碟機之「販賣權」和「使用權」均應被認為已歸於耗盡，巨擘公司購買系爭光碟機而為使用之行為即屬合法。縱巨擘公司之使用過程和結果，不可避免地會使用到飛利浦公司之系爭方法專利，然不論是依默示授權或擴張之權利耗盡，均應認為巨擘公司之行為並不構成專利權之侵害，除非是飛利浦公司於授權出售該光碟機時，對其使用方式已有明白之限制。若無此限制，應認為巨擘公司購買合法製造之光碟機後，使用該光碟機製造產品時如不可避免地會使用到飛利浦公司的方法專利，並不構成對該專利權之侵害，否則任何在市場上購買合法製造之製造設備之人，將無法使用該製造設備，而必須於購買後再向專利權人取得授權並給付權利金之後才能使用，顯然並不合理，因為專利權人只要於專利申請時，將部分技術寫成方法專利，就可以架空權利耗盡原則原本所欲達成之目的，並獲得重複利益。
二、判決理由
台灣智慧財產法院認為，台灣專利法關於權利耗盡原則，係規定於現行專利法第59條第1項第6款：「發明專利權之效力，不及於專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣不以國內為限」，而立法理由為：「為免專利權人在本國取得專利權後，壟斷市場，對於專有販賣權之保護範圍，應作合理限制，准許他人自國外輸入原發明人租與讓與他人實施所產製之物品，藉以維護本國之經濟利益」。故由前述立法理由可知，權利耗盡原則是為平衡專利權人所擁有之散布權與重製物所有人之所有權，調和兩者之利益，使專利權人讓與或授與專利權獲得合理報償後，受讓人或被授權人得以銷售該具有專利權之產品，使其在經濟或文化價值上充分利用，達到物盡其用目標，為避免專利權人雙重得利，亦為使商品交易流通自由，所作之限制規定，故於具體個案上，即應以專利權人是否獲得雙重利益及其是否妨害商品之交易流通自由為準。
至於專利權人是否獲得雙重利益及其是否妨害商品之交易流通自由，則可依下列項目判斷之：
1. 產品製造商所製造之產品數量，與該產品之製造設備所支付與專利權人之權利金是否合於比例；
2. 授權契約中所約定之授權產品，是僅該產品製造設備，還是亦包含利用該製造設備所生產出來的產品；
3. 該授權契約中，係以出售該製造設備之數量作為授權金之計算依據，還是亦有針對該製造設備所生產之產品數量，來作為授權金之計算依據；
4. 專利權人授權之意思範圍係僅限定於製造設備，還是亦包含利用該製造設備所生產出來的產品；
5. 產品製造商對於該生產設備之使用方式，是否已超出專利權人授權時之預期。
台灣智慧財產法院並因此認定，本件中巨擘公司係以購買之光碟機來製造空白光碟片，年度總產能至少可達1億片，然巨擘公司並未支付飛利浦公司任何權利金，而光碟機之權利金係由光碟機製造商支付予飛利浦公司，至多為美金270,400元，兩者顯不合比例。其次，飛利浦公司與光碟機公司之授權契約，其契約名稱為「寫入型光碟機授權契約」，且其「授權產品」亦為光碟機，而非光碟片，後者為光碟機之產品，巨擘公司謂飛利浦公司已授權光碟機，原權利耗盡，與契約所定內容並不相同。再者，依授權契約之約定任一DVD-R光碟機之授權金額為5美元、兼具DVD-R及DVD-R光碟機授權金額為10美元，「DVD-R/-RW光碟機出售之時點為已開發票或將產品送至第三人處」，可知飛利浦公司於授權契約係按以出售光碟機之發票或送至第三人處作為收取授權金數量之依據，又該授權契約要求被授權人負有保密義務及適當標記專利名稱等，可見飛利浦公司於簽訂授權契約時並無針對被授權人就所出售之光碟片數量確認收費，亦可認其授權之意思範圍應僅限定於光碟機，而非光碟片，此外，飛利浦公司應僅係就一般消費者購買該光碟機，作個人使用，乃於手冊限定相關電源之使用，此與巨擘公司長期購買大量光碟機，數部光碟機透過機械手臂同時製造，以外銷各國獲取高額收入之營業使用方式者不同，顯非飛利浦公司訂立上開授權契約之本意。因之，飛利浦公司收取1 台光碟機最多10美元，其無授權巨擘公司製造光碟片使其能獲取數10億元之收入之意思甚明，依上述情形，飛利浦公司未因系爭專利之授權而獲得雙重利益，對該光碟機製造光碟片亦無妨害其流通予一般使用者之意思，是系爭專利效力對巨擘公司製造之光碟片，仍得主張權利，巨擘公司抗辯飛利浦公司之系爭專利之專利權利耗盡，並不可採。
伍、 結論
權利耗盡原則之目的，係為對專利權人行使其發明之販賣權、使用權加以適當之限制，而使該專利產品可自由流通並發揮其使用效益，但隨著方法專利的興起以及商品交易類型的複雜化，權利耗盡原則的判斷亦日趨困難，因此本文希望藉由介紹前述美國聯邦巡迴上訴法院關於方法請求項之權利耗盡標準，以及台灣智慧財產法院對於方法專利權利耗盡原則之綜合判斷標準，而可對於未來在方法專利權利耗盡原則的應用上，提供一個較為清楚且可操作的判斷準則。
※ 註釋：
1.Princo Corp. v. ITC, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010 en banc)
2.Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. ,553 U.S. 617 (2008)
3.Keurig, Inc., v. Sturm Foods, Inc., No. 13-1072, slip op. at 7 (Fed. Cir. Oct. 17, 2013)
4.Lifescan Scotland, ltd. and Lifescan, Inc., v. Shasta Technologies, LLC and Conductive Technologies, Inc., (2013)
5.Id at 3
6.Id at 2
7.United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942)
8.Adams v. Burke, 84 U.S. 453, 455 (1873)
9.Id at 4