智慧財產專業團體

鍾瑩

一、 前言

       在早期美國專利實務中，明確性(definiteness)要件被視為形式上的要求，鮮少有專利因不符合明確性要件而被認定無效。直至2005年，聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱CAFC）在Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.判決中，就專利明確性提出一較嚴格的新標準，即，請求項必須被說明書中「可行的客觀標準(workable objective standard)」或「客觀的支撐(objective anchor)」所支持，該案判決後，以明確性為由挑戰專利有效性的案件大幅提升。

        進一步地，在2008年的Halliburton Energy Services, Inc. v. M-I, LLC案中，CAFC認為Halliburton提出的請求項解讀會導致多種結果，故判決請求項不明確。同年9月美國專利商標局（以下簡稱USPTO）頒佈其就明確性核駁之原則：「當請求項的最廣範圍合理解讀會出現不只一種合理的解讀，作出明確性核駁是恰當的(註1)」。同年，美國專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱PTAB)在Ex parte Miyazaki案中也闡釋了類似的原則(註2)。

        2014年，最高法院於Nautilus v. Biosig案(註3)中確立了明確性的新判斷標準：如果專利的請求項根據描述該專利的說明書及申請歷史檔案來解讀後，未能以「合理的確定(reasonable certainty)」告知所屬技術領域中具有通常知識者發明的範圍，則該專利因不明確而無效(註4)。綜觀前述判決實務可知，相較於早期，明確性議題正活躍於專利訴訟案件中，也值得專利實務操作者持續地關注。今年9月，CAFC在Cox v. Spring案(註5) (以下簡稱Cox案)判決中就明確性提出一有趣但頗受爭議的判斷方式，如下本文之介紹。

二、 案情背景

(一) 系爭專利簡介

        Sprint Communication擁有多件關於網際協議通話技術 (Voice-over-IP technology，以下簡稱VoIP技術)的專利申請案。VoIP技術主要是將由傳統電話發起的呼叫以封裝轉換的資料網絡(例如，網際網路)傳輸，而非透過傳統的電話線，到接收端再將資料還原成可以配合傳統電話機的語音訊號。其中，與本判決有關的專利可以分為「控制專利組」及「ATM互連專利組」兩組，皆和傳統電話與數據網路間的切換有關，並且都包含「處理系統(processing system)」的使用。該處理系統是用於接收來自傳統電話的訊號並處理語音電話相關的訊息，以選擇語音電話通過資料網路所應採用的路徑。

(二) 訴訟程序歷史

        2011年，Sprint公司(以下簡稱Sprint)於堪薩斯州地院控告Cox Communications等公司侵害專利。2012年，Cox Communications與Cox Communications Kansas及其30個關係企業 (以下統稱為Cox)，在德拉瓦州地院提出訴狀，尋求Sprint之12項專利無效且不侵害的確認判決。Cox提出轉移堪薩斯州的訴訟至德拉瓦州的申請，該申請在2012年9月14日被准予。Sprint接著反訴Cox侵害該12項專利以及一些其他專利。2014年，這些案件進行至申請專利範圍解釋時，地院認定該用語「處理系統」並非不明確，但也未批准申請專利範圍解釋。

        2015年，Cox請求地院就用語「處理系統」導致系爭專利不明確作出部分簡易判決(partial summary judgment)。地院准許Cox的請求，並認定該等請求項因為包含用語「處理系統」而不明確，且此一結構限制條件在請求項與說明書中是以功能的方式被描述。此外，根據Nautilus案例的判斷標準，相關描述內容對所屬技術領域具有通常知識者並不能提供所請發明的範圍，因而未能通過檢驗。地院同時還認定外部證據無法挽救該等請求項不明確的問題，因為所屬技術領域中就此用語並無已建立的意義，其他的專利案係以多種不同的方式來使用此用語，加上兩造並未提供此用語的定義，地院即使參照字典亦無法辨別其定義。

專利權人Sprint不服，向CAFC提起上訴。

三、CAFC之見解

(一) 本案爭論之用語「處理系統」對於請求項範圍並無可識別的影響

判決文中以其中兩件系爭專利作為示範來進行探討，分別是控制專利組的US 6,633,561(以下簡稱’3,561專利)及ATM互連專利組的US6,298,064(以下簡稱’064專利)。

’3,561專利的請求項1如下(註6)：

1. 一種操作一處理系統以針對一使用者通訊來控制一封包通訊系統的方法，該方法包含以下步驟：

接收一供使用者通訊的信號訊息，該信號訊息是從一窄頻通訊系統進入該處理系統；

處理該信號訊息以針對該使用者通訊選擇一網路程式碼，該網路程式碼識別出一用於離開該封包通訊系統的網路元件；

產生一指示出該網路程式碼的控制訊息；

將該控制訊息自該處理系統傳送至該封包通訊系統；

接收在該封包通訊系統中的該使用者通訊，並使用該網路程式碼經由該封包通訊系統路由該使用者通訊至該網路元件；及

自該網路元件將該使用者通訊傳送出，以離開該封包通訊系統。

’064專利的請求項1如下(註7)：

1. 一種通話的通訊方法，包含：

將關聯於該通話的設定信令接收進一處理系統；

在該處理系統處理該設定信令，以選擇一DS0連線；

產生一識別該DS0連線的訊息；

從該處理系統傳輸該訊息；

將該訊息與關聯於該通話的一非同步通訊接收進一互連單元；

在該互連單元，將該非同步通訊轉換成一使用者通訊；及

回應於該訊息，將該使用者通訊從該互連單元傳遞至該DS0連線。

        一開始，CAFC注意到兩造已同意「處理系統」非屬手段功能用語，因此，CAFC將其審理限於與地院階段相同的問題：「處理系統」是否使得所主張的專利不符美國專利法第112條第2段之明確性規定。

        CAFC提到，美國專利法第112條規定(註8)，「說明書應在結尾有一或多項請求項，其特別指出且清楚主張發明人或共同發明人認為是其發明之標的」。此法條包含了一種微妙的平衡，明確性要件一方面必須容許「少量的不確定性」作為「激勵創新動機之代價」，但是一個專利又必須「精確到足以清楚告知大眾所主張的權利範圍，藉此告知公眾並未被該專利獨占而得以自由使用之範圍」。因此，「如果一個專利的請求項根據描述該專利的說明書及申請歷史檔案來解讀後，未能以合理的確定告知所屬技術領域中具有通常知識者發明的範圍，則該專利因不明確而無效」。

        本案特殊的地方在於，關於不明確性的唯一爭論點，也就是用語「處理系統」，對於界定請求項範圍並無可識別(discernable)的影響。系爭請求項均為方法項，是透過記載了多個步驟來界定該方法的範圍，這類請求項的新穎性特徵應當在於步驟本身，而非執行這些步驟的裝置或元件。CAFC認為，「處理系統」在系爭請求項中僅是執行步驟的地方，即使將’3,561專利請求項1中的「處理系統」字眼全部移除，相同的步驟依然會被執行，請求項的含義並不會就此變化。相似地，’064專利的請求項1在移除「處理系統」字眼之後，請求項的含義也未因此改變。

        假如「處理系統」一詞無法可識別地更動請求項的範圍，就很難看出這個詞彙如何能讓請求項無法達成第112條第2款所規範的提示功能。如同Nautilus案所指引的，在不明確性審查中具有決定性的關鍵問題是：該等「請求項」，而非特定請求項中的詞彙，是否「在根據描述專利的說明書以及審查歷史來閱讀時，無法以合理的確定性來告知所屬技術領域中具有通常知識者有關發明的範圍」。亦即，如果所屬技術領域具有通常知識者即使在參照請求項、說明書以及審查歷史之後，仍無法以合理的確定性辨別一請求項的範圍，可能是因為一或數個請求項的用語無法被可靠地解讀。應用在本案時，用語「處理系統」並不會讓請求項無法被可靠地解讀。

(二) 請求項不會僅因包含功能性用語而致使本身不明確，系爭專利請求項符合最高法院Nautilus案確立之「合理的確定性」判斷標準

        關於Cox主張系爭請求項僅以功能性用語描述用語「處理系統」而致使不明確之爭論，CAFC認為，不能僅因為請求項包含功能性用語就認定請求項本身不明確。回歸本案，所有系爭請求項均為方法請求項，故利用一系列的功能來界定所發明的方法是合理的，功能性用語可以增進明確性，因為它藉由具體指出「處理系統」必須進行的操作，來協助界定請求項的範圍。

        再者，CAFC認為，Cox不能抱怨在系爭專利中描述「處理系統」操作的特定功能性限制無法提供合乎最高法院Nautilus案標準下足夠的明確性，其理由如下：

        參照’3,561專利的說明書，其揭露了使用通訊控制處理器 (CCP，communications control processor)作為該處理系統的實施例，並提供關於其如何選擇網路元件及包含通訊路徑之連接關係的細節(請參’3,561專利的第6欄)。說明書更進一步地提供了許多細節，並且充份地詳細說明，使得所屬技術領域中具有通常知識者在閱讀說明書後，應瞭解請求項1的步驟「操作一處理系統的方式…處理該信號訊息以選擇一網路程式碼…」已具備合理的確定性。

        而’064專利的說明書揭露了使用呼叫連接管理器(call/connect manager, CCM)作為該處理系統的實施例，且提供了它如何「接收及處理信號以選擇連線，並產生及傳輸可識別前述選擇的訊號」的細節。並且，類似於’3,561專利的說明書，’064專利的說明書中描述「該選擇過程可以透過查表完成」，並提供如何產生查表過程的細節。因此，本發明所屬技術領域中具通常知識者在酌參說明書之後，應可以理解並認同請求項1的步驟「在該處理系統處理該設定訊號並選擇一DS0連線…」是具備合理的確定性。

        基於上述，CAFC認為，本案請求項不會因用語「處理系統」而不明確，因為根據說明書內容及申請歷程，請求項中的用語「處理系統」不會防止所屬技術領域中具通常知識者以合理的確定性來知悉本發明的範圍，因此不同意地院對於用語「處理系統」造成請求項不明確的判決。

(三) Newman法官的意見

        Newman法官同意上述的判決結果，但反對以「先移除請求項中爭議的用語，之後決定請求項是否仍具有相同意義」的方式來進行明確性分析，其反對的主要理由為，這樣的新分析方式有趣但有瑕疵，因為這樣的請求項解釋會使得已經混淆的專利權判定更混亂；判決請求項是否符合美國專利法第112條規範的明確性時，應回歸傳統的分析方式，並且依循最高法院對Nautilus案的判斷標準來論述。

四、 小結

        本案中CAFC提出一種新穎的明確性判斷方法，將有爭議的用語自請求項刪除，再判斷調整後的請求項是否與原請求項範圍一致，若請求項的範圍不因此改變，則該用語不影響所屬技術領域具有通常知識者對專利範圍的解讀，該用語也不會導致不明確。本案判斷明確性的方式雖有爭議但邏輯合理，專利實務操作上，特別是就方法專利，或可將其列入明確性判斷之參考，但建議不要作為唯一的判斷方法，較佳作法仍是，在符合最高法院Nautilus案所確立的「合理的確定」標準下，依循傳統的明確性判斷方式來因應。本判決對於明確性判斷的影響尚須進一步觀察各級法院的未來動向及態度，對於申請階段審查實務的影響也值得關注。

註釋