智慧財產專業團體

宋逸婷、許瑾虹、陳品妤

一、 前言

        台灣商標法係採註冊保護主義，不需有使用事實方可獲准註冊，然而商標之功能與註冊目的並不僅止於取得商標權，尚需透過實際使用，讓消費者對商標與商品或服務之連結性有認識，並進而熟悉，始能實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能。若商標僅是註冊而不實際使用，則會失去商標之功能及價值，並影響他人申請註冊與使用之機會，顯然與台灣商標法之立法意旨有違，而鑑於商標重在使用，台灣商標法規亦對之訂有明確規範，商標法第5條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」，同法第63條第1項第2款及第4項分別規定：「商標註冊後，有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限」，「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊」。智慧財產局亦發布「註冊商標使用之注意事項」（下稱「注意事項」）以提醒及輔導商標權人正確及合法適用前述商標法規定之態樣。自該注意事項可知，商標之使用應符合以下要件：(1)使用人基於行銷商品或服務之目的而使用；(2)需有使用商標之行為；(3)需足以使相關消費者認識其為商標。惟商標之使用為一事實問題，仍需就實際交易過程中判斷該使用情事是否足以使消費者認識其為商標，認定標準亦隨著商業交易方式的改變而有所變化，本文將透過實際案例，從商標維權之角度探討台灣商標實務就商標使用之認定狀況，附帶一提大陸商標實務之採證情況。

二、 台灣實務案例解析

(一) 使用證據之提出應考量商品性質

        「注意事項」指出，商標權人應證明其有使用註冊商標之事實，而其舉證之事實應符合商業交易習慣。若該商標示使用於商品，則應將商標標示於商品上，或係商品之包裝、容器，或使用於商品相關之商業文書或廣告，只要足以使消費者認識該商標所指示之商品，即屬商標之使用；若為服務，則須將商標用於提供服務營業上之相關物品，或與服務有關之商業文書或廣告，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物促銷，亦足當之。而前述證據均應符合下述規範：(1)使用證據應標示註冊商標、使用日期及使用人，或係其他可供辨識之佐證資料，或有可將使用證據勾稽串聯之客觀事證；(2)使用證據應符合商業交易習慣，避免虛偽造假。透過近期智慧財產法院、智慧財產局及經濟部訴願審議委員會針對「台朔汽車案」及「DELTA CHROME案」商標廢止案件，所作成之判決及處分試分析如下：

1. 「台朔汽車案」

        本案系爭商標為註冊第1033546號「 」，指定商品為「汽車、貨車、傳動軸、車輛引擎…」等，廢止申請人主張商標權人（即台朔汽車股份有限公司，下簡稱台朔汽車）於95年間即宣布退出汽車市場，且台朔汽車所提出之證據資料未能勾稽串連，因此認為系爭商標已有連續3年未使用之事實，而智慧財產局於審酌相關證據後，作出廢止系爭商標註冊之處分」(註1)。經台朔汽車提出訴願，訴願委員會亦做出維持原處分之決定」(註2)。然經台朔汽車提出訴訟後，智慧財產法院將原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於「汽車、貨車、吉甫車、旅行車、車體、輪圈、汽車方向盤、傳動軸、車輛馬達、擋風玻璃、車輛引擎、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、觸媒轉換器、車輛懸吊裝置、車輛防鎖死剎車裝置」商品上「廢止成立」之處分撤銷，將「自行車、輪船、飛機」商品部分之廢止成立處分予以維持(註3)。

        原則上，商標權人或被授權人應持續製造商品，並將商標標示於商品上。惟本例情況特殊，台朔汽車已宣布停止生產新車，僅由總經銷商「台宇汽車股份有限公司」（下稱「被授權人」）委託特約保養廠持續提供維修、保養事宜，法院於審酌相關證據後，認為台朔汽車雖不再生產新車，然中古車標示系爭商標仍流通於市場，且台朔汽車授權零件維修廠商仍持續進行零件商品更換以及維修服務，而判定系爭商標在汽車及其零件商品仍有使用之事實。

        至於本案證據鏈部分，智慧財產法院認為被授權人持續使用系爭商標於車輛及其零組件之製造、銷售、維修及保養，而被授權人所提出之發票清單、成品交運單及統一發票，與貼有系爭商標之汽車零件實物照片、零件手冊互相比對，形成一完整證據鏈。另外，被授權人亦出具全台特約服務廠共34處之列表、廠房外懸招牌、客戶維修單，並有特約廠商之負責人證稱其確有使用系爭商標零件並依照前述零件手冊所載流程進行車輛維修之事實。因此，由此例可知，商標是否有真實使用應綜合考量該商品之特性、業界之使用方式，今商標權人雖不再生產新商品，惟主觀上仍有持續使用系爭商標之意圖，透過所提出之完整證據鏈亦可知被授權人確有將系爭商標用於指定商品上，並真實在消費市場上銷售此些商品，使消費者認識到系爭商標之存在，符合商標法第5條第1項之規定，因此法院認為系爭商標有持續使用之事實。

2. 「DELTA CHROME案」

        本案系爭商標為註冊第1036836號「 」商標，指定商品為「微處理器、晶片、半導體…」等商品。商標權人於廢止階段時主張此些電腦硬體商品，須透過驅動程式及不斷更新驅動程式，始可順利運作，商標權人亦提出於廢止申請日前3年內於官方網頁上，提供驅動程式更新載點之頁面，作為使用證據。而廢止申請人認為提供驅動程式更新載點，應屬於「電腦軟體更新服務」之範疇，與系爭商標指定商品範圍無關。智慧財產局於審酌後，認為電腦、電子科技產品之使用，確實常伴隨電腦軟體之驅動方得使用，因此認為提供驅動程式更新之服務，惟行銷顯示晶片之必要附隨服務，與單純為他人提供「電腦軟體更新」服務之性質不同，因而認為商標權人確有使用系爭商標於指定商品之事實」(註4)。然廢止申請人提出訴願後，商標權人引用前述「台塑汽車案」，主張晶片商品之性質特殊，與汽車一般，商標權人只要能持續提供更新、維修服務，即可認為有持續使用商標之事實，然訴願委員會認為，3C產品之生命週期僅約短短一年，往往因電子產品升級等因素而被取代或淘汰，與汽車商品之產品週期長之性質有別，因此認為於本案中不能適用，因此在訴願階段撤銷原處分」(註5)。

        綜上所述，原則上商標應使用於註冊指定之商品上，惟有時宥於商品本身之材質、功能上之特殊性，或者業界之使用習慣，使得商標權人未能提出「典型」之使用證據。此時，筆者建議於提出使用證據時，應針對商品本身之特色及市場上之消費觀點詳細敘述，指出該商品與其他商品在性質上之相異處，即使商標未直接標示於商品或者銷售單據上，仍應盡量提出可勾稽串連之完整證據鏈，始能較完整的保護自身權益。

(二) 使用證據之提出應符合社會通念

        所謂商業交易習慣應是指特定領域、行業，或經濟體所反覆實踐之經常性做法，會隨著時間、地域、行業或群體等而有所不同，惟其在司法上並無明確之定義，因此在考量此項要件時，須衡量該領域具體存在之普遍交易形式、消費者對該習慣之認知，或是採納相關領域之專家證言，簡言之，應就具體個案個別認定。於現時消費市場中，隨著企業的發展，業者為拓展產品線、擴張消費族群，會於原先的品牌外增加「子品牌」或者「系列品牌」，然為使新的品牌能夠在市場中快速建立知名度，往往會與主商標（House Mark）併同使用，然而這種複數商標之使用證據亦常有重疊之情形，商標權人應如何保存及提出使用證據？於「黑金剛」案件中，可看出智慧財產法院對於「複數商標」併同使用之相關見解。

1. 「黑金剛案」

        於註冊第711913號「 」商標廢止案中，廢止申請人同時對商標權人另一註冊第711914號「 」商標提出廢止，而此二件商標之圖樣僅有「猩猩圖」有無之差異，明顯為系列商標。而廢止申請人稱，商標權人所提出之同一份證據，不可用在兩個商標上。然而，智慧財產法院於審酌相關理由及證據後指出：「在現行商場交易習慣中，於商品上標示複數商標所在多有，則該等複數商標之使用證據均相同，若謂不同之商標不可援引相同之使用證據，實對商標權利人增加法所無之限制，且各該商標是否應予廢止，將會因該等證據是否先使用於他案而有不同，而非取決各該商標是否真有使用之事實」(註6)。

        自此案例中可以得知，商標法係要求商標權人提出「真實」之使用證據，與證據資料是否重疊無涉，因此於複數商標併同使用之情形，商標權人並不須針對個別商標進行證據保存，複數商標使用同一份商標亦無不可。

(三) 使用證據之提出應留意商標同一性

        商標之使用應以原註冊之商標整體使用為原則，惟商標之使用常因商品／服務之性質或宣傳設計等有些許不同，考量商業交易之多變，只要按照一般社會通念，不失同一性時，即可認為有使用註冊商標。所謂同一性，是指實際使用的商標與註冊商標在形式上略為不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，有認二者為同一商標，即具有同一性。因此，商標之使用是否具有同一性，仍應就具體個案個別認定（注意事項3參照）。筆者茲舉較為特殊之二案試分析如下：

1. 「FLORA GLO LUTEIN案」。

        本案系爭商標為954012號「 」，廢止申請人主張商標權人將原先由左至右平行排列之商標圖樣，變更為「FLORA GLO」與「LUTEIN」上下分列，並加上一箭頭圖形，因此認為系爭商標實際使用態樣與註冊圖樣已失去同一性。然智慧財產法院審酌後指出：「系爭商標自行變換後之使用態樣仍由英文『FLORA GLO』與『LUTEIN』所構成，仍以上下分列之『FLORA GLO』與『LUTEIN』為主要部分，其箭頭部分所占比例僅三分之一，並非主要部分，並無所謂『引人注意』之情形發生」(註7)。

2. 「金KING案」

        本案系爭商標為註冊第214497號「 」商標，此件廢止案件之爭點在於商標權人是否有完整使用系爭商標圖樣，而無刪略中文「金」。透過二造當事人所提出之資料可發現，商標權人與廢止申請人拿出相同的一份型錄，惟商標權人之型錄上有見到中文「金」之標示，而廢止申請人所提出之型錄則未見有「金」字標示，且商標權人未能證明其型錄為真正，亦未能解釋廢止申請人如何取得該份未標示「金」之商品型錄，加上訴願機關依職權調查，發現雖商標權人所提出之發票影本上備註欄均記載有「金KING」字樣，然國稅局稅捐稽徵所回函中所附「收執聯」，均未見「金KING」字樣。是以，智慧財產法院於審酌相關證據後認為商標權人僅使用「KING」而未完整使用系爭「金KING」商標，實際使用方式與註冊圖樣顯然喪失同一性」(註8)。

        由此些案例可知，判斷商標之實際使用態樣是否與註冊圖樣失去同一性之判斷基準，在於商標權人是否變更圖樣上之「主要部分」，倘若僅變更些微排列順序，或者加入其他裝飾性圖案，消費者仍得藉由實際使用商標與註冊之圖樣產生連結，則無變更失去同一性的疑慮。

三、大陸實務採證概況

        大陸實務對於商標使用之認定標準與台灣大致相同，但相較之下，舉證要求較嚴格，例如：絕大部分案件需以交易成立來證明確實面對消費者，以及在網路上使用、非原件之證據均應辦理公證等。至於商標未使用的正當事由，大陸商標法實施條例第67條明定不可抗力、政府政策性限制、破產清算，以及其他不可歸責於商標註冊人的正當事由屬於大陸商標法第49條規定的正當理由。而對於台灣廠商如何在大陸維權，智慧財產局公告有「在大陸地區維護商標權益注意事項」可以參考(註9)。以下僅歸納數類型實務案例之採證概況供參考：

(一) 缺乏銷售給消費者的證明，被認定註冊商標未真實使用

1. 北京市高級人民法院於（2014）高行終字第112號行政判決(註10)指出：「商標使用許可合同本身不能產生使消費者區分服務來源的作用，不能單獨用來證明商標的實際使用情況…載有商標之信箋、便箋、信封等、咖啡廳現場照片等均無證據形成時間。而委託他人設計、製作帶有商標的便箋、信封、早餐券等物的協議及合同履行發票，雖然證據形成時間在指定期間內，但只能證明商標在投入市場前的前期準備。……綜合考慮益民公司提交的全部證據，其未能形成有效、完整的證據鏈證明商標在指定期間內進行了真實的使用。」
2. 由上可知，法院認為欲證明註冊商標有真實使用，應提交消費者在咖啡廳消費的發票作為證據，該案當事人於訴訟中主張因服務性質特殊性，無法舉證適合的發票，但法院認為發票打不上商標非屬正當事由，系爭案件之在案證據都只是進入市場前的準備，無法證明消費者有接觸到商標。
3. 此案例並非單一個案，調閱近年法院判決可發現，被採認的證據態樣幾乎都是提出訂購合同與增值稅發票，只需要這兩項就具備完整證據鏈，特別是發票幾乎已是決定性證據，可見大陸實務態度傾向要求證明註冊商標核定商品或服務確實到達消費者端，若僅證明消費者可得接觸註冊商標核定商品或服務、有機會成立交易，很可能被認定屬「前期準備」證據，無法作為註冊商標真實使用的決定性證據。

(二) 未改變顯著特徵的商標使用，構成商標真實使用(註11)

1. 商標字體互換的情況：
           中文繁體與簡體互換、手寫體與印刷體互換、字體互換、外文大小寫互換等改變商標形式的情形，在實務上十分常見，一般不至於認為是改變顯著特徵。但如果該字體、書寫方式等形式要素構成了商標的顯著特徵，則互換的情形就會是改變顯著特徵，就會被認定失去商標同一性。
    
2. 商標構成要素的位置互換的情況：
           如各要素間相互獨立，其上下左右關係的變化，一般可認為未改變顯著特徵。但若組合要素間結合較緊密，如文字嵌於圖形之中的圖文組合商標，如果將各部分獨立可能會改變商標整體外觀，從而影響商標的同一性認定。
    
3. 註冊時未指定顏色，實際使用彩色圖樣的情況：
   只要視覺上與原圖不致形成過大差別，一般認為著色使用並未改變顯著特徵。
    
4. 添加描述性字詞或是省略或添加不具顯著性元素例如一些不影響識別的邊框、線條或簡單裝飾圖案的情況：
   一般認為未改變商標顯著特徵。
    
5. 符合一般商業慣例的使用：
           如服務商標經常在招牌、牌匾上使用，其實際使用之標誌往往難與註冊標誌保持一致，此外，簽訂合同、開具發票時，商標中的圖形往往無法描述，在圖文組合商標實際使用時，圖形部分常常被忽略，單純圖形商標實際使用時，往往以其所指代事物稱之。此類情形一般也認為未改變商標顯著特徵(註12)。

        以上情況一般認為未改變顯著特徵，屬於註冊商標之使用。但若是自行添加或刪除具商標顯著性文字、顏色組合商標改變顏色或顏色間的排列關係等，均屬改變顯著特徵，不構成註冊商標真實使用。

(三) 實際使用商品為贈品

        商標使用在贈品上，是否認定為註冊商標真實使用，需檢視是否足以發揮註冊商標在核定商品上之指示產源功能，如其使用可使消費者識別為指示核定商品產源(註13)，則認為屬商標使用，反之則否(註14)。

四、 結論

        商標之主要功能乃在市場上發揮正確指向產製來源／服務主體，因此商標之價值貴在使用。台灣與大陸商標法皆採註冊保護主義，然為免佔有權利而不使用，造成市場公平競爭機制停擺，因此兩岸商標實務皆要求商標權人應真實在市場上使用其商標。原則上，商標權人應將商標使用於指定／核定之商品或服務上，並於市場上有行銷、銷售之事實，而使用之態樣應使消費者可與註冊圖樣產生連結，然隨著社會及各產業發展，商品及服務之樣貌日新月異，新的交易方式不斷推出，就前述案例可知，台灣商標實務上認定商標是否有真實使用的判斷標準較有彈性，然中國大陸之證據鏈要求較為嚴格，而使用註冊商標之舉證被採納後，在兩岸所能維持註冊之範圍亦不相同，大陸實務上，舉證獲採可維持類似商品範圍內的商標註冊(註15)；台灣實務對此部分則區分較為細緻，當註冊商標指定使用商品是具體性商品項目時，僅舉證其中一項商品上之商標使用，如獲採認，則可維持該項商品以及指定商品當中與之同性質之類似商品之註冊(註16)；當註冊商標指定使用商品是概括性商品項目時，如僅舉證其中一項具體商品上之商標使用，獲採認則視為該概括性商品項目有使用(註17)。惟無論是何國審查實務，建議商標權人應正確使用註冊商標並適當保存使用證據，倘若有任何商標使用上之疑義，應向專業代理人諮詢，方可更周延的保全自身商標權利。

註釋