智慧財產專業團體

洪子洵   律師

一、前言

       當專利權受到侵害，專利權人除得請求排除、防止侵害之外，亦得請求侵權者賠償其損害。惟損害賠償應如何計算，方能確實且衡平地填補損害，值得我輩深思。依我國專利法規定，發明專利侵害成立時，專利權人得選擇依第97條第1項第2款之規定，以侵害人因侵權行為所得之利益來計算損害賠償。新型專利、設計專利準用之。而所謂因侵權行為所得之利益，目前法院實務多半以侵害人銷售侵權產品利得作為損害賠償之計算(註1)。

       然，就設計專利侵權損害賠償計算而言，若構成侵權者僅為全部產品之部分，究應以整個產品之售價扣除成本及必要費用後，去計算損害賠償？抑或是應將構成侵權之部分元件與產品之其他部分區隔，單獨依其價值或依其所佔該產品之比例作為計算之基礎？方能達致法律規範之目的，值得討論。在美國專利法制上，因設計專利有專利法第289條（35 U.S.C. §289）之特別規定，得以侵權者就整體產品獲得之總利益計算損害賠償，而可不適用實務上對於其他專利所發展之「整體市場價值法則」(註2)等判斷基準。然，目前我國專利法制在設計專利的損害賠償，對於以侵權者銷售產品利得作為損害賠償之計算，並無如美國專利法第289條之特別規定，故法院係依據個案作分別之判斷，是否發展出類如前述美國實務上針對不同專利類型應用之判準，值得觀察。

       因近期我國智慧財產法院（下稱智財法院）於104年度民專訴字第62號（105年6月21日作成判決）關於設計專利侵害之一審民事判決中，對於損害賠償計算所持之理由，與美國法之「整體市場價值法則」有所形似，值得比較。因此，本文將以該判決為引子，並比較近年著名手機大廠Samsung與Apple於美國對於手機設計專利所進行之訴訟相關資料，觀察是否有值得我們借鏡之處。

二、我國對於侵權元件與非侵權元件組合物，計算侵權利得之相關實務見解

       現今工業產品之技術發展已日漸成熟，大多產品皆由多數元件所組成，而各元件可能分別依其結構、功能、方法甚或是外觀等技術內容，申請並取得專利保護。故涉及侵權之產品，經常是由侵權元件及非侵權元件所共同構成之組合物。此時，應如何計算侵權人實施專利權人專利之利得，便成為當事人雙方爭執之重點。

       在美國，因發明專利並無如設計專利有美國專利法第289條之特別金錢賠償之規定，故實務上有發展如「整體市場價值法則」、「分配法則 (apportionment)」等判斷基準。惟，我國因專利法制不論在發明、新型或設計專利之損害賠償上，皆係以專利法第97條之規定進行計算。依該條規定，權利人得選擇以「侵害人因侵害行為所得之利益」計算損害，其因果關係之要件，應當蘊藏了發展出本土特色的「整體市場價值法則」與「分配法則」的種子。但從實證面考察，相關原則仍在演化，法院實務仍然呈現個案判斷色彩。智慧財產法院之判決中，有以與美國實務所採之「整體市場價值法則」之相類似標準判斷者(註3)，認為若侵權人銷售之產品同時包含侵權元件及非侵權元件，而侵權元件與非侵權元件通常係共同銷售，二者須共同作用使得發揮專利所欲達成之效果，且侵權元件對於產品功效之作用復為消費者購買該產品之原因時，則應以產品之整體價值計算專利權人所受之損害，而不應將侵權元件之價值由該產品中抽離。亦有認為應以侵權元件與其他非侵權元件對於產品利潤之「貢獻度」，作為損害賠償之計算基礎者(註4)。

       綜上，目前對專利侵權之損害賠償計算，是否應採類似美國「整體市場價值法則」、「分配法則 (apportionment)」之判斷，智財法院似未有一定之判準。而對於設計專利，是否應與發明、新型專利之損賠計算標準予以區分或者一體適用，亦莫衷一是。智慧財產法院近來在104年民專訴字第62號一審民事判決中，針對設計專利損害賠償之計算是否、以及如何斟酌「整體市場價值法則」之概念，提出了較明確的看法，謹先簡介案情如後。

三、本案事實摘要

       本案涉及之專利為原告公司（下稱原告）所有之中華民國第D141942號「手把（一）」新式樣專利（下稱系爭專利）。系爭專利依其說明書之內容，係有關一種行李箱手把之新式樣設計，其主要設計特徵在於長橢圓型手把主體，採取對稱式設計風格，分別向手把兩側以圓弧線條表現出對稱之圓弧狀區塊，手把上方中間處設一凸起圓角矩形按鈕，手把上端由複數線條區隔為相異之傾斜面，下方略向拉桿窄縮傾斜，手把兩側以ㄇ字形向下連接拉桿部，前後均設有延伸至拉桿部之長弧形溝槽。

       智慧財產法院將系爭專利與被告銷售之行李箱產品之手把部分（下稱被控侵權對象）比對分析後，認為以普通消費者選購商品之觀點，經整體比對並綜合判斷兩者視覺外觀時，即有使普通消費者誤認係同款型式之行李箱手把，而產生混淆之視覺印象，應認定被控侵權對象整體外觀與系爭專利屬近似，故被控侵權之行李箱產品已落入系爭專利之專利權範圍。被告雖另有抗辯系爭專利有應撤銷之事由及其無故意過失，然，該等主張法院皆未採納，仍認定被告之侵權行為成立。

       法院認定侵權行為成立之後，應審酌關於損害賠償額計算之適當方式，以賠償專利權人之損害。於本案中，法院即係依前引專利法第97條第1項第2款之規定，以被告因本件侵害行為所得利益為計算之方式，然，法院之計算基礎及其理由為何，本文以下詳述之。

四、本案損害賠償計算基礎

       法院於本案之損害賠償計算時，亦提出本案侵害專利權之損害，究應以系爭行李箱產品抑或被控權之對象（即行李箱手把）之價值，作為本案損害賠償計算之基礎之爭議。對此爭議，原告主張行李箱手把係與行李箱共同銷售，並無單獨銷售，故應以行李箱之價值計算專利權人之損害。然，法院於此爭議之審酌，應用類如「整體市場價值法則」之概念，認為若被控產品係由專利侵權元件及非侵權元件所組合而成，那麼以侵權人銷售整體產品之總價額作為其因侵害行為所得之利益，須具備三項前提，即：(1)侵權元件及非侵權元件通常係共同銷售; (2)侵權元件及非侵權元件須共同作用使得發揮專利所欲達成之效果; (3)專利權人已舉證證明該專利元件係促使交易相對人購買該產品之主因。

       本案中，智慧財產法院認為：行李箱（非侵權元件）及其手把（侵權元件）雖通常為共同銷售，惟，系爭專利為設計專利，其所欲達到之專利效果係手把形狀所呈現之視覺創作，且依通常交易情形而言，一般人選購行李箱，所考量之重要因素眾多，如：尺寸大小、箱體設計、外殼材質、安全防護等。另依據原告所提出網路行銷販售系爭行李箱產品資料內容，均未強調手把之設計特徵，以此來吸引交易相對人購買，原告亦未提出其他證據證明該手把係消費者購買系爭行李箱之主因。據此，法院認為本件損害賠償之計算，無從以被告銷售系爭行李箱整體之總價額作為其因侵害行為所得之利益。綜上理由，智慧財產法院依被告所提出之行李箱手把連同拉桿之維修更換價格作為其單價，並以之為基礎，計算被告所得之利益。

五、 小結

       本案判決中，法院在設計專利之損害賠償計算中，在得以侵權人銷售整體產品之總價額作為損害賠償之計算基礎之標準，應用「整體市場價值法則」之要件，似提供了較為明確之方向。然，此區分標準是否會在智慧財產法院之關於設計專利侵權案件之審理，成為漸趨一致之標準，仍有待觀察。且將「整體市場價值法則」一概適用於設計專利侵權之損害賠償計算，對於達致衡平當事人權益之目的是否妥適，是否須有其他配套之措施，仍有待探討。近年來，關於設計專利之損害賠償計算爭議，亦在著名手機大廠Samsung與Apple於美國涉及手機外觀之設計專利訴訟中，多有討論。本文以下將說明該訴訟中，相關事實背景及法庭之友所提出之意見，由其討論之重點，觀察是否有值得我國借鏡之處。

六、 Apple v Samsung案之相關背景事實

       全球智慧型手機之兩大公司，Apple與Samsung之間之專利戰爭，早已纏戰多時，其中最主要之訴訟，係Apple在2011年於北加州的聖荷西聯邦地方法院所提出Samsung侵害其多項發明專利及設計專利之訴訟，期間歷經聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院之審理，皆判決Samsung構成對Apple專利之侵害，並且判賠高額之賠償金，其中賠償金有一定之比例來自於Samsung對Apple所有之設計專利之侵害，故如何計算損害賠償金亦成為雙方主要攻防之重點。

       原告Apple基於維護其權利，主張應依美國專利法289條之規定，以Samsung涉侵權之手機產品整體販售之獲利作為計算基礎，被告Samsung則認為計算損害賠償時，應考量侵權與損害間之因果關係（causation），故應依據落入Apple專利之Samsung手機部分元件（Samsung手機邊框及外觀設計等）之獲利佔整體產品之比例，作為損害賠償之計算基礎。惟，聯邦巡迴上訴法院並不支持Samsung所提出主張，認為因果關係應與分配原則有關，即要求專利權人指出侵權人哪個部分利潤係來自於系爭設計專利，哪個部分來自於產品本身，而對於設計專利之損害賠償計算而言，此要件已於1887年修法時刪除，並引據現有美專利法289條之規定，認為應以侵權人所生產之落入設計專利範圍之物品之整體獲利（total profit from the article of manufacture bearing the patented design），來計算損害賠償，並認為Samsung手機產品中侵害Apple設計專利之元件，並未能構成與手機中其他部分分離而獨立販售之生產物（articles of manufacture）(註5)。

       Samsung不服聯邦巡迴上訴法院之決定，並於2015年12月15日向美國聯邦最高法院提出上訴，並爭執兩點，第一點係有關設計專利中之功能性設計是否可限縮該設計專利範圍，第二點則是設計專利損害賠償計算之問題(註6)，美最高法院於2016年3月22日僅受理關於Samsung所提出上訴理由中，關於設計專利損害賠償計算之部分(註7)，預計美最高法院審理之重點在於美國專利法第289條之解釋與適用。

七、 美國專利法第289條及相關法庭之友意見

       美國專利法第289條規定：「任何人於設計專利期間未得所有人授權，而（1）使用已專利之設計或其引人誤解的仿冒於任何生產物品以供販售，或（2）販售或陳列以供販售使用該設計或其引人誤解的仿冒之任何生產物品，於對當事人有管轄權之任何美國地方法院而在所有人可回復總利益之範圍內，應對其負責，但不得少於250美元。本條規定不應妨礙、減少或害及被侵權專利所有人依本法各條款享有之任何其他救濟，但不得雙重回復因侵權之利得。」(註8)，美國專利法制之所以在設計專利之損害賠償計算規定，刪除對於apportionment之要件，主要係因19世紀末時，於美最高法院之Dobsons案地毯設計專利侵害之判決中，因專利權人難以克服因果關係之舉證要求，僅獲得極少額之損害賠償，當時美國國會基於民意壓力，為衡平設計專利權人之舉證責任，故於1887年進行相關之修法，使設計專利之損害賠償計算不須考量如發明專利之舉證原則(註9)。

       然，科技發展日新月異，工業產品之製造及分工已漸趨細緻，產品之內涵亦豐富許多，智慧型手機產品更屬其中之佼佼者，而該次修法至今已超過120年，當時所考量之點，是否仍可普遍適用於今日，成為值得討論之議題。美國各界人士亦藉由本次美最高法院受理審理Samsung關於此部分之上訴理由之機會，紛紛向法院提出法庭之友意見，其中，電腦及通訊產業之諸多巨擘（包含：戴爾、eBay、Facebook、Google、HP等公司）所提出之法庭之友意見，主要係持與Samsung之主張相類之意見，認為聯邦上訴巡迴法院於本案對美國專利法第289條規定之適用不當(註10)，而111位設計師們則提出與科技產業巨擘立場相反之法庭之友意見(註11)。

       電腦及通訊產業業者之法庭之友意見主要認為，若依聯邦巡迴上訴法院之見解，於本件之損害賠償計算，採以侵權人販售之手機產品整體之銷售總利得，而不以侵權元件對於產品整體獲利之貢獻比例為基礎作計算，將可能不當擴張設計發明人之發明。其原因在於，一智慧型手機產品包含之元件眾多，各元件所凸顯之目的及功能亦有諸多不同，若簡單因其為共同銷售，即認為於其中一或部分元件侵害設計專利時，須以手機整體之銷售利得作為計算基礎，除擴張該設計專利之範圍外，亦忽視了電腦及通訊產業界多年投注於研發相關元件以促進其功能之心力。除此之外，就一般消費者而言，是否購買之重要考量因素，不僅僅在於其外觀設計，而應會綜合功能、應用、服務、外觀等因素為考量。聯邦巡迴上訴法院對於設計之比重放大到整體手機之見解應有違誤，且與現今之科技發展不同調(註12)。

       眾多設計師所提出之法庭之友意見，主要就就設計歷史、認知科學、市場選擇之原則等面向作討論，並舉出如可口可樂瓶身設計，可使消費者於飲用時感受到更好的口感等例子，認為設計已成為產品自身，並足以左右消費者之購買意願（A product’s visual design drives sales and becomes the product itself）。當科技變得愈進步且複雜，設計即成為消費者與科技產品之聯繫管道，視覺上的設計成為關鍵之購買因素。故支持聯邦巡迴上訴法院，依據美國專利法第289條，以販售整體產品之總利得，作為損害賠償計算依據之見解(註13)。

       由前述法庭之友之正反意見可知，其爭執之損害賠償計算基準在於，基於一般消費者之立場，影響其購買商品之關鍵因素為何，與我國智慧財產法院於104年度民專訴字第62號判決所應用之標準前提相似。然，消費者購買智慧型手機之主因，究竟是僅止於「設計」或是尚須考量其功能性等其他因素，且美國專利法第289條是否仍適用於目前產業之發展，此仍待美國最高法院後續之審理結果，方知其選擇採取之見解為何。

八、 結論

       總合本文可知，雖我國智財法院於104年度民專訴字第62號判決，對於設計專利侵權之損害賠償，應用類似「整體市場價值法則」，作為判斷之基準，惟其是否將成為智財法院對待設計專利之損害賠償計算方式之一致見解，仍有待觀察；其具體操作的方法，亦須持續累積案例，方能窺其全貌。例如在同樣是設計專利的侵權訴訟中，智財法院於101年度民專訴字第34號案件，即認定：「被告雖辯稱：所謂『依侵害人因侵害行為所得之利益』，尚須討論侵害專利行為實際上對於侵害人銷售侵權產品利潤的貢獻度如何，依波仕特線上市調所示，影響消費者選購機車之最主要因素，『造型』僅占9.8%，故被告侵害系爭專利與系爭產品之銷售利潤間並無直接因果關係云云，惟上開線上市調公信力及可信性如何，被告並未證明；又上開市調係針對『機車』產品，而非系爭產品所屬之『電動自行車』；再者，縱認僅9.8%之消費者以『造型』為影響選購機車之最主要因素，但上開市調未揭露多少消費者以之為次要或再次要之因素，是並未能全面顯示『造型』影響消費者選購機車之真正比重為何，是被告認其侵害系爭專利與系爭產品之銷售利潤間並無直接因果關係云云，尚難遽採」。在該案中，智財法院似乎認為在設計專利價值貢獻度的討論上，係由侵權人來「舉證」專利貢獻度，否則即會以「完整產品」的價格來做計算，並未考慮侵權和非侵權元件之從屬關係，也未要求專利權人先行舉證。

       在政策面上，智財法院於104年度民專訴字第62號案件中所採的判斷基準，是否應一概適用於設計專利，由Samsung與Apple之間的上訴至美國最高法院之法律訴訟，所引起之諸多討論來看，仍有值得深入且細緻討論之處。自美國最高法院受理Samsung所提出之關於設計專利之損害賠償此部分之上訴理由可知，其想要面對並解決美國專利法既存之特定規範，是否足以對應現今之科技發展之問題，爭議性不小。而我國法院，因現有之專利法規，對於設計專利之損害賠償計算，未如美國法上存在既有之特定規範，故較有依個案判斷之空間。職故，在實務上案例累積的數量以及「整體市場價值法則」之運作臻至成熟前，容留相當彈性讓法官在個案中可根據審酌產品特性、專利權特徵、專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度、侵權產品之市場佔有率等一切情況審酌其具體操作之方法論，或為較穩健的策略。

註釋