智慧財產專業團體

李佩勳

一、 前言

        美國發明法案(America Invents Act)制定了新的多方複審程序(Inter Partes Review，以下簡稱IPR)來取代先前的多方再審查程序(Inter Partes Reexamination)，並於2012年9月16日起生效。非專利所有人可向美國專利商標局(USPTO)提出申請啟動IPR，並於請求書中說明系爭專利請求項不具可專利性之理由，後由美國專利商標局(USPTO)專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱PTAB）進行審理。當IPR申請人不認同PTAB在IPR所作出的最後書面決定(Final Written Decision)時，其可向美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC)提起上訴。

        以下藉由CAFC於2016年04月05日的HP INC. V. MPHJ TECH. INVS.一案中，探討IPR的啟動及CAFC可否對多方複審程序的立案決定進行複審。 

二、 案情介紹

(一) 系爭專利

        MPHJ所擁有的美國專利第6771381號專利(以下簡稱’381號專利)於2004年8月3號核准公告。’381號專利是關於一種「分散式電腦結構及虛擬複製方法」，涉及由位於一地的一裝置掃描一紙張，並複製到另一地的另一裝置。’381號專利之請求項13界定如下(註1)。

        一種電腦資料管理系統，包括一伺服器模組，包含：

致能虛擬複製操作構件來啟動、消除及重置該電腦資料管理系統；

維持可用模組構件的列表來維持一註冊表，該註冊表包含一可用在該電腦資料管理系統之該等輸入、輸出及處理模組的列表，啟動時讀取該列表，且將該列表的另一副本維持在一該等輸入模組、輸出模組、用戶端模組、處理模組和伺服器模組可取用的模組物件中；

維持目前活動中的模組構件來維持目前在一程序物件中被用於一當前電腦資料管理系統的複製操作的該等輸入模組、輸出模組及處理模組，並將該等目前活動中的模組存在一製程模板檔案；及

維持完整的文件資訊構件來維持關於一當前檔案被複製的訊息，並將該訊息存在一文件模板檔案。

(二) 案件歷程

        MPHJ獲取’381號專利後，發函警告HP的多功能印刷機的用戶，稱其可能侵害了’381號專利。因此，HP向USPTO提出對’381號專利進行IPR的請求。在HP的複審請求書中，其主張七個屬可預期而知的理由及一個顯而易見的理由，來指控’381號專利的所有請求項不具可專利性。其中與本上訴案有關者為：(1)理由1，根據HP的ScanJet 5掃描器用戶指南(以下簡稱SJ5)，’381號專利的所有請求項是可預期而知的；(2)理由6，基於美國專利號第5499108號專利(以下簡稱Cotte 專利)，’381號專利的所有請求項是可預期而知的；及(3)理由8，基於描述SJ5掃描器的媒體發表新聞稿內容，’381號專利的請求項第5、7、9、11–13及15項是顯而易見的。

        PTAB准許對’381號專利所有請求項的複審，並認定HP建立了「所有請求項是被Cotte專利或SJ5所預期而不具可專利性」的合理可能性。此外，PTAB拒絕根據其他主張不可專利的理由來提起複審，判定「在已有使請求項不具可專利性的合理可能性下，其餘理由係為多餘」，並引用美國專利法施行細則之規定：「當啟動IPR時，PTAB可對全部或部分有爭議的請求項，及每一請求項的全部或部分不可專利理由進行複審」做為前述決定之依據(註2)。

        在MPHJ提出答辯，HP再提出回覆後，於口頭聽證中，專利行政法官提問HP的律師關於「維持可用模組構件的列表」的限制條件是否已經被SJ5所教示。詳言之，法官要求HP的律師解釋在SJ5中出現的處理模組和伺服器模組。然而，該律師回應處理模組和伺服器模組並無特定名稱。

        PTAB在2014年11月19日做出最後書面決定(Final Written Decision)並認定，基於Cotte專利，請求項1-12、14、15是可預期而知的且不具可專利性。PTAB另認定Cotte專利並未預期到請求項13，因HP沒有建立Cotte專利揭露請求項13之可用模組構件的列表的限制條件，該認定係基於上述法官與HP的律師間之詢答，PTAB認為HP並未揭露特定列表或表明啟動時讀取該特定列表。

        關於請求項13是否可由SJ5所預期而知， PTAB指出HP對於MPHJ關於請求項13非可預期而知的爭論並未作出回應，且再次引用上述詢答內容。此外， PTAB認為，雖然複審請求人大致係參考請求項 1、 2、7的分析來說明請求項13中的限制，但請求項 1、2、7與請求項13其實是提到不同的元件。再者，因 HP並未具體指明所需的模組的列表，所以PTAB認定HP並未清楚地指明SJ5如何揭示所有列舉出之具爭議的元件。最終，PTAB認定HP並未盡到證明請求項13是不具可專利性的舉證責任。針對PTAB的決議，HP向CAFC提出上訴。

三、討論

(一) PTAB的認定是否被實質證據所支持

        依據先前判例所建立之原則，可預見性屬事實問題，其以實質證據來認定(註3)。若一具有合理心智之人能接受實質證據足以支持一認定時，該認定即被該證據所支持(註4)。HP主張PTAB並未考慮其在複審請求書中提出的所有證據，因此PTAB的認定不被實質證據所支持。詳言之，HP主張雖然PTAB認為HP關於請求項13的主張與其對於請求項 1、2、7的主張重覆，但其關於請求項13的主張還參考相關於請求項 9的主張及證據。由於PTAB沒有處理HP的所有主張來判定請求項13，HP認為PTAB 之判決應被撤銷。

        此外，HP還主張因’381號專利中的一較佳實施例教示了「Windows註冊表係包含可用模組的列表」，而SJ5教示了「使用目標位址、工作流程的列表，及其他當Windows啟動時自動啟動的目標位址、工作流程的列表」，所以SJ5已經揭露「可用模組構件的列表」的限制條件，因此PTAB之判定並沒有受到實質證據的支持。

        MPHJ則回應PTAB已充分考慮了HP的爭論意見、專家證詞、先前技術，及MPHJ對於此複審的答辯，且合理的認定請求項13並非可預期而知而不具可專利性。

        CAFC同意MPHJ的看法，認為PTAB對於HP提供的所有證據已做充分的考量。雖然PTAB的決定並沒有直接聲明其已經考量過相關於請求項9的證據，然而此證據與HP所提供的對應請求項13的證據幾乎相同。如PTAB所述，相關於請求項9、13的證據大致參考請求項1、2、7的分析，而被列在對應請求項9而沒有列在對應請求項13的唯一證據，即為SJ5的第33、34及114頁的內容。然而，SJ5這幾頁的內容是被引用於HP的專家報告的第132段落，且第132段落是被列在對應請求項13的證據。因此，PTAB確實已考量HP聲稱被PTAB所忽略的證據。

        其次，藉由對SJ5的審視，更可發現PTAB對於SJ5未教示可用模組構件的列表的認定是被實質證據所支持的。因為HP的複審請求中未具體指明何者是被視為輸入模組、輸出模組及處理模組，且HP唯一指出的列表為「目標位址、工作流程及類似的列表」，而其所提供的證據並未說明目標位址或工作流程等同於輸入模組、輸出模組或處理模組。如同PTAB所強調的，即便在口頭詢答當下，HP仍無法明確指明於一列表或多個列表中處理模組或伺服器模組的名稱。據此，CAFC維持PTAB對於請求項13並未被SJ5所預期而知的判定。

(二) CAFC可否對IPR的立案決定進行複審，及PTAB是否需要在其所作出的最後書面決定中處理複審請求中所提出的所有理由

        針對PTAB認定HP於複審請求中提出的顯而易見理由相對於不具新穎性之理由而言係屬多餘，而拒絕以此部分提起複審，HP亦提出異議。CAFC首先引述美國專利法第314條(d)項(註5)規定：「USPTO局長依據本法條所作成之是否啟動IPR之決定，均為最終決定且不可再上訴」，說明自身對於該異議沒有管轄權。

        HP主張專利法第314條(d)項所規定之「依本法條」，應該是指依照該條文之通常規定內容，而不包含「複審請求之理由為多餘」，故該條文並不會對CAFC於此問題之審查造成影響。詳言之，HP認為所謂「依本法條」之規定而所為之決定，僅限於「決定在複審請求及任何答辯中所提出的資訊是否顯示請求人具有合理之可能性能夠在請願中被挑戰的請求項中的至少一請求項獲勝(即，IPR的立案標準)」，而該條文並未給予USPTO局長權力來基於「複審請求之理由為多餘」而拒絕啟動IPR。然而，在先前判例中，CAFC已判定該條文之「依本法條」規定之適用並不限於此。事實上，參照Shaw、Harmonic(註6)兩案，CAFC甚至已明確判定，對於USPTO局長因「複審請求之理由為多餘」的理由而不准予啟動IPR的決定，亦有本法條之適用。

        接著，HP根據Versata(註7)案主張因為CAFC可以複審PTAB是否適當地解讀其權限範圍，故專利法第314條(d)項並未排除CAFC對本案的管轄權。HP提到，就如Versata案論及PTAB關於一專利是否屬於商業方法專利的決定，也因此說明PTAB是否有法定權限來複審此專利一樣，本案亦說明了PTAB的法定權限。USPTO局長回應，PTAB基於「複審請求之理由為多餘」的理由而拒絕立案複審並未超過其法定權限，因此Varsata案在此並不適用。CAFC亦同意此見解。

        再者，HP主張PTAB沒有權限僅基於複審請求中所提出的所有理由中之一部分來啟動IPR。HP認為若PTAB判定提起IPR的申請人具有合理之可能性成功地挑戰一個請求項，那麼PTAB就必須提出書面決定對複審請求中所提出的所有請求項及所有理由進行審查。USPTO局長回應，PTAB基於請求複審之請願中所提出的任何理由，可選擇啟動IPR或不啟動IPR，且專利法第314條(a) (註5)項僅建立欲複審必須滿足的門檻，而非達到該條件就強制需複審。

        CAFC說明，在早先判例中，CAFC已判定其不得對PTAB「啟動IPR」及「拒絕IPR」的決定進行複審，而在Harmonic案中則提到基於複審請求之部分理由來啟動IPR的決定僅為上述兩種決定的簡單組合，所以CAFC亦不能對其進行複審。因此，Harmonic案實係確定依專利法第314條(d)項可排除CAFC對PTAB僅基於複審請求之部分理由啟動IPR的決定進行複審。

        CAFC另提到依照Synopsys案(註8)之判決內容，PTAB只需要在最後書面決定中提及可據以啟動IPR且在IPR立案後會被IPR請求人所挑戰的請求項即可，而不需要在最後書面決定中提及無法啟動IPR的請求項或理由。也就是說，綜合Harmonic案及Synopsys案，HP的主張係完全被駁回。

        基於以上理由，CAFC無法對HP認為PTAB僅基於部分理由啟動IPR的決定有誤的論點進行複審，並且CAFC認定PTAB在其所作出的最後書面決定中僅提及啟動IPR的理由並沒有錯誤。

(三) PTAB是否履行行政程序法規定的義務

        HP另主張PTAB未在最後書面決定中提及請願中所提出的所有理由，亦違背了行政程序法（Administrative Procedure Act，以下簡稱APA）規定的義務。

        CAFC認為Harmonic案中已提到，「在IPR的立案階段(institution phase)期間，PTAB係建立在實質階段（merits phase）期間限制程序的參數」。根據USPTO的規章，無法啟動IPR的理由絕不會成為IPR的實質階段的一部分，所以APA並沒有要求PTAB在其最後書面決定中需提及無法啟動IPR的理由。在本案中，由於最後書面決定中，PTAB已提及、分析及衡量HP的每個關於可啟動IPR之理由的主張，因此，PTAB實已盡了APA規定的義務。

四、 小結與啟示

        因此，基於上述的討論，CAFC同意並維持PTAB的判決。

        由上述案例介紹可以了解，PTAB基於複審請求中所提出的任何理由，可准予啟動IPR(即，IPR的申請人具有合理之可能性能夠戰勝在請願中被挑戰的請求項中的至少一請求項)或拒絕啟動IPR，並且PTAB只需於IPR的最後書面決定中提及可啟動IPR的請求項及理由即可。此外，基於美國專利法第314條(d)項，USPTO局長依據該法條所作成之是否啟動IPR的決定均為最終決定且不可再上訴。亦即，CAFC無法對PTAB是否啟動IPR的決定進行複審。透過本判決內容，可讓我們對於IPR制度有更進一步的瞭解。

註釋