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一、 前言
申請專利範圍的負面限制條件（negative claim limitation，下稱負面限制條件）是申請專利範圍中可用的一種元件/條件界定方式，用以排除某些範圍。特別是，在例如多方再審查（inter partes reexamination）(註1)等領證後程序中，為避免已獲准之專利的申請專利範圍因第三方所提出之新事證（例如新引證案）而無效，專利權人可新增負面限制條件來修正申請專利範圍，以排除該引證案所揭露的元件於申請專利範圍之外，進而維持該專利的有效性。
與其他種申請專利範圍之限制條件無異，任何被請求的負面限制條件須在專利之原始揭露內容中有支持的基礎。若無，則會因說明書缺乏對應的書面說明（written description）而不符合美國專利法第112條第1項(註2)的規定而導致請求項無效。
但是，判斷請求項中的負面限制條件是否有被書面說明所支持的標準為何？也就是說，說明書的揭露要到何種程度才能清楚地使所屬技術領域中具有通常知識者得以辨認申請人所請之負面限制條件？聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於本案的判決確立了此標準，並形成判決先例。
二、 案件背景
(一) 系爭專利
Netlist, Inc.（以下稱Netlist）擁有美國專利第7,532,537號專利（以下稱’537專利），該專利涉及電腦系統記憶體模組，特別是改進了記憶體模組的性能及/或容量。Inphi Corporation（以下稱Inphi）在2010年6月9日提出多方再審查的請求。審查委員鑑於先前技術，以不具進步性為由核駁’537專利的請求項1-9、12-31以及34-44。為克服此核駁，Netlist藉由引入負面限制條件而修正、限縮其請求項。此後，審查委員撤銷對這些請求項的核駁並作成最終決定。
以下列出’537專利請求項1之修正內容：
「其中該系統記憶體區域與第一數量個晶片選擇信號相容，且該實體記憶體區域與第二數量個晶片選擇信號相容，第二數量是第一數量的兩倍，其中該等記憶體裝置包含雙倍資料傳輸率（DDR）動態隨機存取記憶體（DRAM）裝置，且第一及第二數量個晶片選擇信號所包含的晶片選擇信號為不是CAS、RAS及記憶庫位址（bank address）信號的DDR晶片選擇信號」 (註3)。
Inphi隨後對專利審理暨訴願委員會（以下稱PTAB或委員會）提起上訴通知，主張此引入負面限制條件的修正未被說明書支持，因而構成不被允許的新事項（new matter）而違反美國專利法第112條第1項關於書面說明之規定。
(二) PTAB之見解
委員會決議維持審查委員的最終決定而拒絕核駁相關的請求項。對於前述委員會所作之決議，Inphi請求再聽證。Inphi在其再聽證之請求中引用了（CAFC）在Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc. (註4)（以下稱Santarus案）的判決，其中提到當在說明書中記載了將特定條件排除於申請專利範圍之外的理由時，負面限制條件才有充分支持(註5)。
針對Inphi再聽證之請求，委員會在其決議中解釋，雖然’537專利並未明確表達出排除RAS與CAS信號的理由，然而委員會以’537專利之說明書下列三個部分為依據，認定該負面限制條件有被合理支持：（1）符合聯合電子設備工程會議（JEDEC）之標準；（2）’537專利的表2排除RAS與CAS信號為晶片選擇信號；和（3）’537專利中包括圖9A的其它不同的段落。其中，JEDEC標準規定DDR信號（包括CS（即晶片選擇信號）、RAS、CAS及記憶庫位址信號）彼此不同。而表2藉由提供分別的欄位給CS、RAS及CAS來區分相關信號。圖9A藉由將晶片選擇信號（CS0、CS1）、命令信號（包括CAS及RAS信號）及記憶庫位址信號（BA0-BAm）顯示在不同信號線上，來區別這些信號。
委員會並且認定，Inphi針對前兩項證據（JEDEC標準與表2）的挑戰不具說服力，還認定所屬技術領域中具有通常知識者可以基於表2內容中清楚分別的RAS及CAS信號，而合理推斷出至少為隱含的理由來排除RAS與CAS信號。Inphi並未針對最後一項證據作回應。最後，委員會認定專利權人所引用的JEDEC標準，以及Inphi專家證人所提出且未被反駁的證詞，亦即具有通常知識的技藝人士能夠理解一個DDR晶片選擇信號與RAS、RAS及記憶庫位址信號有所區別，都強化該負面限制條件的支持。
針對委員會的決議，Inphi向CAFC提出上訴。
三、 討論
(一) CAFC對於負面限制條件的書面說明要件標準的建立
CAFC對於委員會的事實認定採取遵從的複審標準（deferential standard of review）。
在In re Wright案中(註6)提到，當原始揭露內容的本質傳達了必要的資訊時，不論它是如何傳達這樣的資訊、且不論所揭露的文字是否會有不同的解釋，說明書能滿足書面說明要件（written description requirement）之認定就有實質證據支持。
CAFC還引用了數個判例來說明所採用的標準。Falko Gunter Falkner v. Inglis案，基於專利權人的專利案中數個段落，以及專利權人的專家證詞，亦即熟習技藝之人能夠理解該發明，而認定實質證據支持了書面說明。Novozymes A/S v. DuPont Nutrition Bioscience案則是討論了In re Ruschig案中的一個比喻：一揭露書應當提供足夠的指標，來引導讀者穿過充滿各種已揭露之可能性的叢林，而指向所請求的化合物。Vas-Cath Inc. v. Mahurkar案認定，一專利請求項是否能夠滿足美國專利法第112第1項所規定的書面說明要件，是取決於說明書是否能夠清楚地讓所屬技術領域中具有通常知識者認知到發明人發明了所請求之物。Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co.案則是提到：「無論表達的方式為何，測試（是否滿足規定）需要從一所屬技術領域中具有通常知識者之觀點來客觀地探究說明書的各個部分。基於此探究，說明書必須描述該技藝者能理解的發明，並顯示出發明人的確已發明了所請求的發明」。
CAFC特別引用了在Santarus案中對於負面限制條件的解釋：「當說明書描述了將特定條件排除於申請專利範圍之外的理由，負面限制條件即被適當地支持」。在本次上訴中所要釐清的重點是’537專利的說明書是否有提供理由來排除（reason to exclude）CAS、RAS或記憶庫位址信號，以滿足Santarus案中所傳達的書面說明要件。
Inphi在其上訴書中爭論：「Santarus判例要求專利權人必須描述出所請求信號較被排除信號為佳（或者，必須描述被排除信號的缺點）」。也就是說，當專利權人限縮請求項時，留存在請求項的部分的相對優點必須在說明書中有所描述。但是其後在口頭辯論時，Inphi的律師似乎放棄此一論點，暗示了Santarus案的判決並未要求必須列出可替換的信號類型之優缺點。因此，剩下的爭點在於，在有適切地描述出可替換的特徵，而不闡述每一特徵的優缺點的狀況下，是否可以在Santarus案中所闡述的標準下構成「排除的理由」。CAFC在此做出肯定的認定。
(二) 有關Santarus案的背景資訊
Santarus案中的系爭專利（美國專利號US7,399,772）是關於酸引起之胃腸道疾病的一種治療方法。法院認為系爭專利的專利說明書因為有下列描述而能夠支持申請專利範圍中「該化合物中不含斯克拉菲（sucralfate）」此一負面限制條件，進而滿足專利法第112條第1項的規定：「斯克拉菲在使用上有特定缺點」、「相較於斯克拉菲，質子泵抑製劑（例如奧美拉唑（omeprazole）在治療壓力相關之粘膜損傷的併發症上是一種較佳替代品」、「已知斯克拉菲有偶發的副作用」。也就是說，說明書中已經明確地提到放棄請求之元件－斯克拉菲－的缺點以及所請求元件－質子泵抑製劑（例如奧美拉唑）－的優點。
在Santarus案中，地方法院裁定，系爭專利之專利說明書提及所請求之組合物優於斯克拉菲的描述是不充分的…。CAFC的審查團在撤銷地方法院意見的判決中首先提到，專利權人有權限縮申請專利範圍。再者，美國專利審查指南（MPEP） §2173.05(I)規定：「若說明書確實地敘述了替代的元件，則在請求項中可以明確地排除這些替代元件」。因此CAFC評論：「申請人可以自行決定他所要請求保護之標的的邊界為何」。
「當說明書已經描述了將特定條件排除於申請專利範圍之外的理由時，則請求項中的負面限制條件可被說明書充分支持。這種書面說明支持的程度不需提升到放棄聲明（disclaimer）的程度。事實上，對專利權人而言，同時支持包含一材料也支持排除同一材料的狀況是有可能的」。
(三) Santarus案對於前述負面限制條件的書面說明要件標準之影響
前述Santarus案的判決文義正是本案兩造之間的核心爭議。Inphi認為，要構成所謂的「排除理由」，需要作到比適當地敘述所請求專利之發明中可替換特徵來得更多。另一方面，Netlist回應，當可替換特徵被適當地描述時，便已滿足書面說明的要件。審理Santarus案的法院認定，該案之系爭專利中關於優缺點的明確描述足以提供將特定條件排除於申請專利範圍之外的理由。然而，該法院並未主張說明書必須出現上述這種描述（關於優缺點）才能滿足專利法第112條第1項的書面說明要件。而審理本案的CAFC也未發現任何需要在當下對負面限制條件闡述一個新且較高標準的理由。
當檢視其上下文時，Santarus案僅反映出一個事實：如CAFC的先例所述，說明書僅需滿足專利法第112條第1項的要件，其可藉由符合前述MPEP §2173.05(I)規定以及Johnson案（「申請人可以自行決定他所要尋求之保護的邊界為何」）而獲得滿足。
Santarus案要求的「排除理由」可例如由敘述所請發明的可替換特徵來構成。在Johnson案中，上訴人被視為僅是切除他不享有的另一個發明，而不被視為是請求新事項。當然，這並不代表專利權人能夠為了迴避前案進行修正而任意地切割自己的發明。舉例來說，當說明書已直接封鎖了負面限制條件的可能時，該負面條件不符合美國專利法第112條規定。
回歸本案，實質的證據支持委員會的認定，亦即說明書有適當地區別相關信號型式—CS、CAS、RAS與記憶庫位址。此部分兩造均表認同，但對於該種區分是否產生一滿足專利法第112條第1項規定之「排除理由」，則無法達成共識。Inphi表示：「委員會將『區分』各種信號與『排除特定信號之理由』混淆」。Netlist則表示：「說明書已明確地敘述一DDR晶片選擇信號並非CAS、RAS信號，亦非記憶庫位址信號，這樣的區隔合理地傳達出一個排除的理由，進而提供支持委員會判決的實質證據」。
CAFC最終維持了委員會的判決。也就是說，Santarus案並未對負面限制條件產生一更高的書面說明標準。此外，可替換特徵之適當描述即足夠滿足美國專利法第112條第1項針對負面限制條件的書面說明要件。
四、結論
在Santarus案後到本案CAFC作出裁定之前，即使MPEP有相關規範，關於負面限制條件的書面說明要件的標準仍不甚明朗。此乃因為Santarus案之系爭專利的專利說明書有明確定義某些物質具有不良效果，因此其請求項排除該等物質的負面限制條件被判定為滿足書面說明要件當屬合理；但是Santarus案未能對負面限制條件在專利案的原始揭露內容沒有詳加說明優缺點的狀況下是否仍滿足書面說明要件給出一個明確的答案。
於是，本案的訴訟過程中上訴人Inphi援引Santarus案之系爭專利的專利說明書有明確描述優缺點的事實，來解釋成該判例產生了新標準，也就是當欲請求負面限制條件時，原始揭露內容必須提出欲排除於請求範圍外之元件/限制條件的缺點及/或要請求之元件/限制條件的優點。這樣會造成負面限制條件之書面說明要件的標準被拉高，便可主張系爭專利無效。然而，CAFC根據MPEP的規定，認為專利權人並無必要對於各種可替換元件的優缺點進行說明，而在揭露數種可能的態樣之後，便能自行決定欲尋求保護的部分。也就是說，Santarus案的系爭專利「加碼」寫出的優缺點使其請求項有更確實的書面支持，並不應被認定為「若專利說明書沒有寫優缺點，會造成請求項無效」的一個必要條件。
本判例對於專利權人可能的啟示是，在提出專利申請時，原內容可考慮揭露較多的可替換元件/態樣，因為此判例再一次地確立了在揭露了可替換態樣後，專利權人即得到了在請求項中包括該態樣以及明確地用負面限制條件排除該態樣的書面支持。更進一步地，專利申請人可嘗試避免直接封鎖掉日後可能會需要加入負面限制條件的可能性（舉例來說，試著避免於專利說明書中表示某個元件或態樣為「必須的」）。藉此，在爾後的審查過程中，專利申請人對於申請專利範圍將能有更多修正的空間。
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