智慧財產專業團體

一、 前言

        美國於2012年正式實施美國發明法( Leahy-Smith America Invents Act，AIA)，新增領證後審查程序，其中包括「多方複審程序」(Inter Partes Review ，以下簡稱IPR)，由行政法官( administrative judges )所組成之專利審判及上訴委員會( Patent Trial and Appeal Board ，以下簡稱PTAB)來負責審理。IPR程序允許除了專利權人之外的任何人，在專利核准(或重新公告)之9個月後向PTAB提出聲請以挑戰專利權之有效性，但是PTAB會初步判斷聲請人是否具有能成功挑戰至少一個請求項的可能性，若有才會核准立案。聲請人及專利權人對於PTAB做成的書面決定不服均可上訴至聯邦巡迴上訴法院( Court of Appeals for the Federal Circuit ，以下簡稱CAFC)。

        在IPR程序中PTAB的法官對於請求項語詞的解釋通常對於請求項的專利有效性有決定性的影響，在 Straight Path IP Group, Inc. v. Sipnet Eu S.R.O.一案(註1)，CAFC認為PTAB並未依據字面意義( plain meaning )解釋系爭請求項，而撤銷PTAB的決定(註2)並發回重審。本文即藉由此判決探討請求項用語的字面意義在解釋請求項時的影響。

二、 Straight Path IP Group, Inc. v. Sipnet Eu S.R.O.案例介紹

(一) 案件背景

        Straight Path公司為美國專利第6,108,704號專利(以下簡稱704專利)的專利權人，704專利的題目是“點對點網際網路協議”，且通常涉及建立點對點通信鏈結。該專利技術主要是：一第一處理單元(first processing unit)自動發送其相關聯的電子郵件地址和IP地址至一連接伺服器。該連接伺服器在一資料庫儲存該等地址，藉此該第一處理單元被建立為可用於通訊的活動在線的一方(active on-line party)。該第一處理單元發送一則查詢到該連接伺服器，該連接伺服器搜索該資料庫以確定一第二處理單元(second processing unit)是否處於活動在線狀態。如果該第二處理單元是活動在線的，該連接伺服器發送從該資料庫取得的該第二處理單元的IP地址到該第一處理單元，而能執行點對點的網際網路協議的通訊。該第一處理單元然後使用所取回的IP地址直接建立與該第二處理單元的點對點的網際網路協議通訊。

704專利的圖1如下：

        聲請人Sipnet公司向PTAB申請IPR，PTAB的最終書面決定認為704專利請求項第1-7及32-42項因可預期及顯而易見應撤銷。Straight path公司不服，而向CAFC提起上訴。

        CAFC對於704專利的請求項1的文義解釋與PTAB有不同的看法，為方便讀者理解本案的爭點，茲將704專利請求項1的原文摘錄如下：

        上述704專利請求項1中，PTAB與CAFC對於“該第二行程是否連接到電腦網路的一查詢(a query as to whether the second process is connected to computer network)”的文義所做的解釋不同，其所依據的理由將於後文中介紹。

        在介紹PTAB與CAFC的見解之前，先說明的是，由於704專利請求項1中所用的第一行程( first process )在其說明書是對應於第一處理單元( first processing unit )，亦稱為呼叫方；而第二行程( second process ) 在其說明書是對應於第二處理單元(second processing unit)，亦稱為被叫方。在PTAB的決定書及CAFC的判決書中交替使用“行程”，“處理單元”，或者是“呼叫方”及“被叫方”等用語，本文依據PTAB的決定書及CAFC的判決書相關段落的原文採用對應的用語。

(二) 有關PTAB的見解

        一般PTAB解釋請求項的標準是基於系爭專利說明書以最寬廣合理解釋的標準解釋未過期專利(unexpired patent)的請求項。基於最寬廣合理解釋的標準，請求項語詞給出其普通和通常的含義，會被本技術領域具有通常知識者從整個揭露內容的上下文所理解。

        PTAB在 Straight Path 案的決定書中有關解釋請求項中“連接到電腦網路(is connected to the computer network)”之語詞的段落(註3)提及：

        聲請人基於最寬廣合理解釋主張“連接到電腦網路”僅指“正在線上”(being on-line) 。聲請人還主張基於704專利說明書中此用語的用法，“連接到電腦網路”只要求有登錄到該伺服器。

        專利權人同意，“連接到電腦網路”包括“正在線上”，但爭執登錄一地址未符合“正在線上”的要求。專利權人特別爭執的是，雖然“一行程(process)可能在登錄的時點是正在線上，但是可能隨後離線”。專利權人的專家，Ketan Mayer-Patel博士作證指出，雖然“一處理單元在登錄時是活動的且在線的，不過可能隨後離線且變為不活動的，但是該行程可以保持其登錄狀態”。

        PTAB採用聲請人主張，認為“連接到電腦網路”是指“正在線上”，其能藉由在該伺服器登錄一地址而完成。在704專利說明書及請求項並未限制“連接到電腦網路”的範圍，而且，704專利說明書揭露“該第二處理單元22在經由連線服務提供者連接到網際網路24後，被該連接伺服器26處理以在該資料庫34建立為活動在線的一方”。因此，在704專利說明書揭露“連接到電腦網路”的上下文，包括由該連接伺服器的資料庫儲存該第二處理單元地址，並將該第二處理單元建立為活動的且在線上的。

        PTAB認為專利權人和 Ketan Mayer-Patel 博士同意“連接到電腦網路”是指該第二處理單元是“在登錄時是活動的且在線上的”，雖然專利權人爭執一行程“正在線上”不包括登錄一地址，因為該行程“可能隨後離線”，然而專利權人沒有提供任何有說服力的理由或證據證明 “連接到電腦網路”之限制，或任何其它請求項的限制，要求一處理單元在特定時間的期間是“活動的且在線上的”。因此，PTAB認為“連接到電腦網路”之限制的適當範圍並未排除一處理單元是“活動的且在線上的”但是“可能隨後離線”。故基於最寬廣合理的解釋，“連接到電腦網路”包括一處理單元“在登錄時是活動的且在線上的”(a processing unit that is “active and on-line at registration”)。

        換言之，PTAB認為“連接到電腦網路”( is connected to the computer network)的文義包含了在該查詢被發送到該伺服器的當時，該第二行程雖然在資料庫中列為在線上的，但實際上已離線的狀態。
 

(三) 有關CAFC的見解

        然而，CAFC認為“連接到電腦網路”( is connected to the computer network)僅指在該查詢被發送到該伺服器的當時，該第二行程是實際有連接到電腦網路的狀態。

        CAFC的判決書在背景段落中提及，在上訴中至關重要的是，PTAB採用了Sipnet公司提出的如前所述的請求項用語的解釋。雖然兩造都同意，該用語要求“正在線上”(being on-line)，但是他們不同意該用語是否指向一現在式狀態(如Straight Path公司主張的)或是該用語“只要求在該伺服器登錄”(如Sipnet公司主張的)。而PTAB的意思是，該查詢的請求項用語(即“a query as to whether the second process is connected to computer network”)中，從該第一單元的所有查詢需要做的是，要求該連接伺服器已經列出的所有關於一第二單元的在線狀態，即使列出的信息在該查詢的時間點是不準確的，也就是說，即使列出了該第二單元為正在線上，而實際上該第二單元在該時間點不在線上。

        而在CAFC的判決理由論及，在“連接到電腦網路(is connected to the computer network)”語詞中的現在式“is”，明白地表示該查詢傳送到該伺服器尋求確定該第二單元在那個時間點是否連接，也就是說，確認在該查詢被發送的那個時間點該第二單元是否連接到電腦網路。由該查詢詢問的問題是該第二單元此時是否連接，而非是否已連接或是否仍登錄為連接，即使該登錄信息不再準確。考慮到其字面意義，將該請求項用語解釋為滿足只要求登錄信息而不管其現在的準確性的查詢並不合理。當爭議的請求項用語具有非常明顯的意義，留在該案件有關的解釋問題沒有真正的不明確性，所以特別難以得出該說明書合理地支持一個不同意義的結論。該說明書在此處相較於一般請求項語詞在相關方面不明確的情況下，扮演較為限制的角色。其理由是，除非有聲明排除或重新定義，無論明示或暗示，除其他事項外，任何請求項用語正確的解釋必須“忠於請求項用語”。

        CAFC在Phillips案(註4)確認目前主導法院解釋請求項的方法，該方法強調說明書在定義和解決有關請求項用語的不明確性，以及聲明重新定義或排除時的重要性。根據Phillips案的方法，請求項用語的字面意義必然影響有關基於說明書的請求項解釋如何正確地被劃出的最終結論。出於這個原因，法院從Phillips案一再聲明在請求項用語是清楚的(plain)、在上下文缺乏可能的普通意義的範圍時，重新定義或排除是需要的。

        CAFC認為704專利的說明書中沒有提供，可用以合理採用與該請求項用語的字面意義相矛盾之解釋的基礎。PTAB依據的僅是704專利說明書所載“一第二用戶操作該第二處理單元，在經由一連接服務提供者連接到網際網路後，是由該連接伺服器進行處理以在該資料庫中被建立為活動在線的一方”。但是，該段落並沒有表示該單元在其登錄時是活動的且在線上的而可用於通信。其未明示或暗示重新定義“連接”(is connected)是指“仍然是登錄的、曾經連接，以及仍然有或沒有連接”，並且也沒另外建立“在登錄的時點是活動的且在線上的”(being active and online at the time of registration)是指在呼叫方送出對被叫方狀態的查詢時是活動的且在線上的。

        CAFC認為PTAB對於該請求項用語的解釋從704專利的說明書找不到基礎，該請求項用語的字面意義並沒有被說明書推翻，且可在704專利的審查歷史確認該字面意義。因此，CAFC對於“連接到電腦網路(is connected to the computer network)”做出的解釋是“該查詢被發送到該伺服器的當時連接到電腦網路(is connected to the computer network at the time that the query is transmitted to the server)”，亦即，該查詢要確認的是該第二行程在該查詢被發送到該伺服器的當時是否連接到電腦網路。
 

(四) 有關CAFC的Dyk法官提出的不同意見書

        Dky法官在本案判決的不同意見書中陳述，本案判決對於該請求項用語所做的解釋沒有顧及“is”這字的一般用法，以及CAFC在先前Paragon Solutions, LLC v. Timex Corp. (註5)案中確認請求項用語“即時(real-time)”為不需要要求絕對現在的解釋。此外，在Phillips案認為說明書總是與解釋請求項的分析高度相關，且是瞭解爭議語詞的意義的單一最佳指引，而本案判決並未遵循Phillips案的方法給予說明書足夠的分量。

        Dky法官認為本案判決的多數意見是根據他們對該字(is)用法的知識來決定該請求項用語的意義，而不是根據專利權人的說明書。而且該字(is)的用法並不必然包含絕對準確或絕對現在。他提及在Paragon Solutions案中對於請求項用語的解釋與本案有幾乎相同的情況。Paragon Solutions案涉及可以戴在手腕的運動監視系統，其可對使用者顯示從一電子定位裝置及一生理監視器獲得之資料，而有爭議的請求項用語是“一用以顯示即時資料的顯示單元”(a display unit configured for displaying real-time data)。對於其中的“即時”(real-time)，CAFC主張基於該請求項用語在說明書中上下文的閱讀，該請求項用語不是指瞬間的(instantaneous)，因為依據該說明書的說明，該請求項要求需要時間發展的資料，所以“即時(real-time) ”不是指瞬間。

        而在704專利說明書中清楚指出“連接(is connected)”並未要求即時(real time)的檢查。704專利說明書描述當一查詢被接收時，該伺服器搜尋該資料庫，藉由尋找任何對應該被查詢者已儲存的信息以確認該被叫方是否登入。如704專利說明書所描述的在該資料庫的此信息是保持在 “相對現在”(relatively current)。在資料庫中檢查相對於現在的歷史信息不是即時的確認。

        Dky法官認為本案判決的解釋不僅與704專利的一般描述不一致，也與實施例的描述不一致，且強調本案判決對於該請求項用語的解釋沒有遵循在Phillips案確認的解釋請求項原則，即，說明書是解釋爭議語詞的意義單一最佳的指引。

三、 對於PTAB在IPR案採最寬廣合理解釋原則的爭議

        704專利於1995/9/25申請，其專利權在上訴至CAFC的期間於2015/9/25過期，Straight Path公司向CAFC請求因其專利權已過期，希望法院解釋請求項時採用Phillips案的原則而不是最寬廣合理解釋原則，而CAFC認為本案即使以最寬廣合理解釋原則解釋請求項，PTAB的解釋仍是有誤的，因此未討論此議題。

        為何Straight Path公司會向CAFC提出此請求，是因為在In re Cuozzo Speed Techs., LLC (註6)一案，CAFC確認PTAB在IPR程序中，對於未過期專利案解釋請求項時，由於未過期專利案仍有修正的機會，因此採用與專利審查過程中相同的最寬廣合理解釋原則，而對於已過期的專利案，由於沒有修正的機會，因此採用Phillips案的原則，儘量以維持專利權有效的情況下適當解釋請求項。

        在Cuozzo案的判決書中，Newman法官提出不同意見，其認為AIA實施後，IPR程序是用來替代地方法院的專利有效性訴訟，藉由受過技術訓練且專利專業的審判人員，以較為經濟的時間和成本提供一個可信賴的早期決定。在IPR程序中對於已授權的專利所採用的解釋請求項標準，應該與侵權訴訟中地方法院解釋請求項的標準一致，因為在IPR程序中限制專利權人只能提一次修正動議，且修正內容也受到很大的限制，並不易獲准修正。已授權專利的修正標準不像審查中的案件可以大幅的修正，專利權人幾乎是無法在授權後的有效性程序中對專利進行修正。Newman法官主張PTAB在IPR程序不應該採用最寬廣合理解釋原則解釋請求項，而應該採用與地方法院解釋請求項相同的標準，否則相同的證據，在PTAB與在地方法院對於專利有效性的審判可能得到不同的結果。

        Cuozzo案的專利權人曾經提出請求全院聯席審判，但是以6:5的票數被駁回，由於票數相當接近，顯示CAFC的法官對於IPR程序採用最寬廣合理解釋原則解釋請求項仍有歧見，未來是否會改變，有待觀察。
 

四、結論

        一般解釋請求項用語時，通常會參考說明書及審查歷史，然而比較特別的是在Straight Path案中，CAFC的判決認為當請求項用語的字面意義沒有其它可能解釋的範圍，且在說明書中沒有重新定義該用語或聲明排除的範圍時，則請求項用語應該依照其字面意義解釋，而不是依據說明書。但是Dyk法官在Straight Path案提出不同意見，主張CAFC自Phillips案以來，對於解釋請求項用語參考該案的說明書及審查歷史是最佳指引。顯然，請求項用語是否直接依照其字面意義解釋存有爭議。但是由Straight Path案可知，在撰寫請求項時應避免使用本身具有明顯普通意義的語詞，來表示有別於該普通意義的特殊意義，且當語詞有多種可能解釋時，可以在說明書中加以定義，以明確該語詞的意義。不過若將請求項語詞定義的太清楚，亦可能失去日後解釋的空間，需要審慎拿捏。

        目前IPR程序採用最寬廣合理解釋原則解釋請求項，且舉證責任標準為“優勢證據(a preponderance of the evidence)”，而在聯邦地方法院中，對於挑戰專利有效性的舉證責任標準則是較高的“清楚且具有說服力的證據(clear and convincing evidence)”，使得在IPR程序相較於在地方法院挑戰專利有效性較容易成功，因此，被控侵權人若要挑戰專利有效性，建議可選擇IPR程序。然而，PTAB在專利領證後審查程序採用最寬廣合理解釋原則解釋請求項存有爭議，未來是否會改變，值得觀察。