林怡州 律師
本所在近年來曾數度受到日本企業或事務所詢問專利「間接侵害」(secondary infringement)在台灣係如何規範之問題。例如，若日本廠商生產原料或零件出售給台灣廠商，而該台灣廠商將該原料用於他人之專利製程，此時該日本廠商雖然並未直接參與、分擔該專利製程，是否仍有可能在台灣成立專利侵權？如本文嗣後所介紹者，在日本特許法上就「間接侵害」之規定已經有相當之時日，有意了解台灣相關規定之日本企業可能會先用日本法上之概念來推測台灣相關規定內涵，惟此種推測可能會產生理解上的誤差。另一方面，台灣在法制上一直深受日本之影響，在未來間接侵害的法制發展上，亦可能受到日本之影響。對筆者而言，兩國的法制之比較係具有趣味之議題，本文擬先介紹台灣與日本相關法制之簡單比較，再用設想之案例來說明在兩國法律之應用上可能出現之不同。
一、台灣
台灣現行專利法並無直接就間接侵害加以規定。台灣過去雖曾有修改專利法納入間接侵害規定之呼聲，但產業界(特別是在供應鏈關係中提供零件或原料的上游廠商)憂慮此種規定會誘發專利權人濫訴而予以強烈反對，最終未能實現修法。此外，智慧財產法院亦數度確認台灣專利法上並無專利間接侵害之明文規定。就此有以下判決可資參考：
(一)我國專利法制中尚無有關「間接侵權責任」（對第三人之直接侵權行為負間接侵權責任）之概念，亦即經評價其主觀意圖及行為態樣，如未直接參與或介入第三人侵害專利權之活動，不得僅以其與第三人之侵權行為有所關連，而令該人負侵權責任(智慧財產法院100 年民專訴字69號判決)。
(二)按物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權，專利法第56條第1項定有明文。準此，侵害專利權之行為態樣涵蓋擅自製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為。而發明專利權人因其專利權受侵害，依專利法第84條第1項規定得請求賠償損害、排除及防止侵害，其請求對象乃侵害發明專利權之直接行為人。我國專利法制中尚無有關「間接侵權責任」(對第三人之直接侵權行為負間接侵權責任)之概念，亦即經評價其主觀意圖及行為態樣，如未直接參與或介入第三人侵害專利權之活動，不得僅以其與第三人之侵權行為有所關連，而令該人負侵權責任(智慧財產法院101年度民專上字第22號判決)。
(三)按造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第185條第2項定有明文。又本條所稱「造意」、「幫助」，相當於刑法上之「教唆」、「幫助」概念，是以「造意」，係指教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為。而「幫助」，則指予行為人助力，使之易於為侵權行為，其助力包含物質及精神上幫助。主侵權行為人須為侵權行為，且客觀上造意、幫助行為均須對侵權結果之發生有相當因果關係，造意人、幫助人始負共同侵權責任，且「造意」、「幫助」均須出於故意(最高法院92年度臺上字第1593號民事判決，及王澤鑑，「侵權行為法」，第456至458頁參照)。準此，我國對「造意」、「幫助」之侵權責任係採從屬說，並非獨立說，並以故意為必要，不將之「過失化」，且於現行民法及專利法體例下，並無「間接侵權責任」之規範(智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決)。
以下試整理前揭各判決來就台灣實務處理所謂專利間接侵害方式之輪廓：
(一)在台灣並無專利間接侵害行為之概念，對於類似於外國法上所稱間接侵害之行為，只能透過對於專利侵權行為之「造意」(教唆)或「幫助」行為之相關規定加以處理。其法律依據為民法第185條「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同(第一項)。造意人及幫助人，視為共同行為人(第二項)」。
(二)專利侵權行為之「教唆」或「幫助」行為具有法律責任之前提，在於其所教唆或幫助之行為本身必須構成專利侵害(從屬說)，是否構成專利侵害則須依照全要件原則加以判斷。
(三)縱使教唆或幫助之行為本身構成專利侵害，教唆或幫助行為是否發生法律責任，仍須考慮下述要件：
1.客觀要件：客觀上確實有教唆或幫助他人進行專利侵害之行為。
2.主觀要件：主觀上有教唆或幫助之故意。
3.相當因果關係：教唆或幫助與直接侵害之發生須有相當因果關係。
在本文文首之具體案例中，日本廠商生產原料或零件出售給台灣廠商，而該台灣廠商將該原料用於他人之專利製程時，此原料或零件可能係僅能用於該專利製程、而別無用途；亦可能有其他用途。如下所述，在外國的立法例中，有以「專用品」或「非專用品」之法律概念來對該等原料或零件予以定性之情形。在我國現行法規下，此等「專用品」或「非專用品」之差異，似只能以「相當因果關係」之觀點來處理。例如，當該日本廠商係供應在多種不同製程中被普遍使用之原料或零件時，似可以提供該原料或零件與專利侵權行為並無相當因果關係為由，否認該日本廠商構成教唆或幫助專利侵權。
二、日本
(一) 舊法
日本特許法原先亦無間接侵害之規定。若發生所謂專利間接侵害之情形，與現今台灣之情形相同，係以民法上共同侵權行為之規定加以處理(日本民法719條)(註1)。嗣後日本在1954年後參考美國法制，開始研議將間接侵害規定納入其特許法中。經過數年檢討審議後，日本在1959年正式將間接侵害規定納入特許法101條中。在舊特許法101條中，規定了兩種間接侵害專利之行為(註2)。
1.專利係物之發明時，在業務上就僅能用於生產該物之物，進行生產、轉讓、借貸、或進口或為轉讓或借貸之要約之行為(舊特許法101條第1款)。
2.專利係方法發明時，在業務上就僅能用於實施該方法之物，進行生產、轉讓、借貸、或進口或為轉讓或借貸之要約之行為(舊特許法101條第2款)。
(二) 現行法
1959年的日本舊特許法僅將專利間接侵害局限限制僅能用於使用於專利物之生產、或專利方法之實施之物之生產等行為。嗣後，為擴大間接侵害範圍、以加強對專利權保護，日本在2002年進一步修法增加間接侵害之態樣。現行日本特許法第101條第1、2、4、5款規定了間接侵害專利之行為，分述如下：
1.專利係物之發明時，在業務上就僅能用於生產該物之物，進行生產、轉讓、進口或為轉讓之要約之行為(特許法第101條第1款)(相當於前揭舊特許法101條第1款)。
2.專利係物之發明時，就用於生產該物之物(除廣泛流通於日本國內者外)係以該發明解決課題所不可或缺者，明知該發明係專利發明且該物係用於該發明之實施，在業務上進行生產、轉讓、進口或為轉讓之要約之行為(特許法第101條第2款)。
3.專利係方法發明時，在業務上就僅能用於該方法之物，進行生產、轉讓、進口或為轉讓之要約之行為(特許法第101條第4款)(相當於前揭舊特許法101條第2款)。
4.專利係方法發明時，就用於該方法之物(除廣泛流通於日本國內者外)係以該發明解決課題所不可或缺者，明知該發明係專利發明且該物係用於該發明之實施，在業務上進行生產、轉讓、進口或為轉讓之要約之行為(特許法第101條第5款)。
在前揭條款中，特許法第101條第1、4款之重點在於客觀上須滿足「僅能用於物之發明或方法發明之物」之要件，至於行為人的主觀認識為何，在所不問。所謂「僅能用於物之發明或方法發明之物」(亦即所謂「專用品」)，係指依社會通念，該物在「商業經濟或實用上」並無其他用途之情形。
同條第101條第2、5款則與第1、4款不同，除了規定行為的客觀要件外，亦規定行為人之主觀要件。亦即，在客觀上，行為人所生產(或轉讓等)之物除須係解決課題不可或缺者外，行為人在主觀上必須明知該專利之存在、以及該物係用於實施該專利。由於在訴訟上難以證明此等主觀要件，通常要藉由專利權人對行為人寄送警告信告知專利存在，以嗣後在訴訟上證明行為人確實知悉專利存在(註3)。
又，第2、5款係以「解決課題不可或缺者」為要件，而非如第1、4款以「僅能用於物之發明或方法發明之物」為要件。是故，縱使係對非專用於專利發明之物(亦即所謂「非專用品」)為生產等行為，亦可能構成間接侵害。惟此時行為人是否確實構成專利侵害，仍須依賴前揭主觀要件加以限縮。
又，依照日本實務見解，所謂「解決課題不可或缺者」與專利發明之請求項之構成要件是不同的概念。縱使是專利發明構成要件以外之物(如用於專利物之生產、或使用於專利方法之原料、工具)，均可能成為解決課題不可或缺之物。反之，縱使是某物係專利請求項之要件，若該物與該專利所欲解決之問題無關，則不被認為係屬「解決課題不可或缺者」(例如，若就某種裝置有一新發明，該發明有A、B、C三要件，若A要件係該類裝置自始以來即須具備之物，而與該新發明所欲解決之問題無關，則A並非「解決課題不可或缺者」)(註4)。換言之，若專利發明之某一技術手段係解決習知技術的問題點之方法，且該技術手段係該發明所開示、未見於習知技術者，直接構成該手段之特徵之特殊結構或成分之物可被認為係「解決課題不可或缺者」。
再者，此兩款規定係將就「廣泛流通於日本國內」之物為生產等行為排除於間接侵權之對象外。其立法意旨為：若將生產製造廣泛流通於日本國內之物等行為納入間接侵權之對象，則恐有妨害日本國內交易秩序之虞。至於日本以外的國家之交易秩序，並非日本特許法所關切的對象，故該專用於專利發明之物，在日本以外之國家是否係廣泛流通之物，則非適用同條第2、5款時應予考慮之問題。
如前所述，台灣實務判決明示對於專利侵害的幫助行為若要成立法律責任，須以直接侵害行為存在為前提(從屬說)。相較於此，日本特許法並未規定是否必須以有直接侵害行為存在為前提始構成間接侵害。學說此亦無定論，法院實務似依個案予以判斷。
(三) 案例介紹
以下則介紹數個日本有關專利間接侵害之案例：
1.一太郎事件(註5)
(1)本案專利技術係在情報處理裝置(如電腦)上顯示兩個圖示(icon)，圖示1係執行說明功能之圖式、圖式2係執行資訊處理機能之圖式。本案專利之請求項1係規定一資訊處理裝置(物之發明)、而請求項2係規定一資訊處理方法(方法發明)。
(2)在電腦使用被告所生產之文字處理軟體及影像軟體時，若點擊問號圖式後再點擊其他功能(如列印)之圖式，則會顯示對第二次點擊之圖式之說明。
(3)若在電腦中安裝被告所使用的軟體，會構成本案專利請求項1及3所定義之資訊處理裝置及資訊處理方法。惟被告所生產之軟體本身並非資訊處理裝置或資訊處理方法，則本案之爭點之一在於被告生產該等軟體「一太郎」是否構成本案專利之間接侵害。
(4)就是否間接侵害請求項1之物之發明而言，日本智慧財產高等法院認為安裝了被告產品的電腦滿足了請求項1所有要件。是故，被告產品係用於生產請求項1之物之發明之物。再者，只有在電腦上安裝被告產品後，才能使電腦具有如同請求項1之組成，故該產品係屬以請求項1來解決課題時所不可或缺者。再者，被告產品係軟體，只能安裝在電腦上使電腦產生請求項1之組成，不能認為其係在日本廣泛流通之物。此外，被告至少從收受訴狀時起，即知悉專利發明及被告產品係用於該發明，故該法院依特許法第101條第2款認定被告產品牴觸請求項1(惟同法院在同判決中判定請求項1無效)。
(5)至於就是否侵害請求項3(方法專利)，該法院認為，在本案中「用於該方法之物」係指電腦。若製造用於該方法之電腦固然侵害請求項3，但被告並非製造電腦、而係製造電腦軟體，故不牴觸請求項3。
2.Pioglitazone事件(註6)(註7)
(1)專利權人(某藥廠)發明一種治療糖尿病之藥劑，包含A與B兩種成分。A與B均為在專利優先權日前習知之治療糖尿病之藥劑。專利權人主張此專利發明之藥效比單純使用A或B之藥效為佳，且A成分係解決此專利課題之重要成分。
(2)被告等(其他藥廠)生產A成分之藥劑，專利權人在東京地方法院及大阪地方法院分別控以專利侵權，其中生產A藥劑之行為是否構成間接侵權為爭點之一。
(3)東京地方法院認為，在系爭專利中解決習知技術的問題點之技術手段係A與B藥劑之組合本身，A成分並非該發明所開示、未見於習知技術之技術手段，故A成分並非「解決課題不可或缺者」。生產A成分不構成專利間接侵權。
(4)另外，在大阪地方法院之訴訟中，A成分是否為「用於生產專利物之物」係爭點之一。就此，大阪地方法院認為，被告生產之藥劑，本身即為醫藥成品，並非特許法第101條第2款所稱用於生產專利物之物。
三、台灣法與日本法之比較
以下謹粗略就若行為人生產用於生產專利物或專利製程之專用品或非專用品時，台灣法與日本法係如何處理加以比較。
(一) 專用品：
1.依現行日本特許法第101條第1、4款，僅在業務上生產專用品即足以滿足間接侵害之構成要件(是否造成具體損害則另計)。惟在台灣之情形，若僅有生產行為，而未達到將生產出之專用品交付給進行直接侵害專利之人時，理論上似難構成幫助專利侵害之行為。
2.在日本特許法第101條第1、4款之情形不須考慮行為人之主觀要件。惟在台灣之情形，若以共同侵權行為的觀點來分析行為人之行為，仍需討論行為人是否有幫助專利侵害之故意。 惟在實際情形，若行為人係在業務上生產僅能用於專利物之生產或專利方法之物、並將該物提供給進行直接侵害之人，似難謂該行為人有不知該物為專用品、而否定其幫助故意之可能。
3.與在日本特許法第101條第1、4款之情形不同，在台灣考慮共同侵權行為是否成立時，應考慮行為人將物品提供給直接侵害專利之人時，該提供行為與專利侵害行為之發生是否具有相當因果關係。惟該物品若為專用品，應相當容易通過相當因果關係之檢驗。
(二) 非專用品：
1.依現行日本特許法第101條第2、5款，僅在業務上生產非專用品亦有可能滿足間接侵害之構成要件(是否造成具體損害則另計)。惟在台灣之情形，若僅有生產行為，而未達到將生產出之非專用品交付給進行直接侵害專利之人時，理論上似難構成幫助專利侵害之行為。
2.在現行日本特許法第101條第2、5款之情形，以及在台灣以共同侵權行為觀點處理製造販賣非專用品予直接侵害專利權之人是否構成侵權之情形，均須考慮行為人是否有故意，亦即該物是否係被用於生產專利物或專利方法。
3.至於，現行日本特許法第101條第2、5款所謂以該發明解決課題所不可或缺(且非廣泛流通)之物，似為與台灣法下「相當因果關係」為類似、但更為具體之概念。另一方面，在台灣法下亦可將「相當因果關係」解釋為若非專用品對專利物或專利方法所欲解決問題並非不可或缺、或該非專用品係在台灣市場普遍流通之物時，則生產供應該非專用品、與專利侵權之發生並無相當因果關係。惟此「相當因果關係」之概念仍有賴實務見解加以累積。
四、小結
台灣目前雖無專利間接侵權之直接規定，但依照以上比較，似乎非無透過對於共同侵權行為規定之解釋，達成類似於日本間接侵害規定之效果。本文謹就以上粗略之比較，提供讀者一初步的認識，以做日後討論之基礎。
※ 註釋