智慧財產專業團體

林秋伶　

一、 前言

近年來因智慧型手機帶來的龐大商機，與此產品相關的專利訴訟大戰一波未平一波又起，其中以iPhone 製造商Apple Inc.(下稱Apple)開啟的訴訟戰爭最受關注。Apple「i系列」產品成功的原因不僅在於，其提供的技術功能，亦為人熟知的是，其簡潔、富美感的外觀以及新穎、容易上手的圖形化使用者介面，被各界推崇為近代消費性電子產品創意的代表。為充分保護其智慧財產權，蘋果申請保護的專利類型不僅涵蓋發明專利，更涵蓋為數不少的設計專利。本文介紹之Samsung vs. Apple(註1)案即涉及用於iPhone之已發證設計專利，這些設計被Apple用來作為打擊對手的利器，其強調iPhone的成功與上述獨特的外觀設計有直接關係。

此案受矚目的主因為，Apple主張依據美國專利法第289條之特別規定計算損害賠償額，該法條規定「設計專利」得以侵權者就整體產品獲得之總利益計算損害賠償，而非適用實務上針對發明專利發展出之「整體市場價值法則(All Market Value Rule)」與「分配原則(apportionment)」等判斷標準(註2)。Samsung則主張，手機所用到複雜技術所涉及的專利可能超過20萬個，其整體價值遠大於應用到Apple幾個設計專利之部分的價值，故應以侵害設計專利之手機部分組件獲利佔整體產品之比例作為損害賠償的計算基礎。在衡量二造論述後，聯邦巡迴上訴法院(下稱 CAFC)肯認地院判決，即Samsung需支付Apple高達3.99億美元損害賠償額。此案因而被不少大型科技公司及機構評為可能對相關產業帶來毀滅性的衝擊。

相較於發明專利訴訟案被最高法院接受審理的比例，一百多年來美國最高法院極少就設計專利訴訟案做出實質判決，故本案受各方關注的程度可想而知。接續本刊第18卷第10期及第15卷第4期二則報導中關於此案案情的討論(註3)，以下就近期美國最高法院針對此案做成之判決內容進行介紹。

二、 案件背景

2007年，蘋果發佈了其第一代iPhone，它是基於先進計算能力、大儲存容量及網路連接之具廣泛功能的智慧型手機，同時，蘋果也獲准了許多與該手機相關的設計專利，在此等專利中，D618,677專利涵蓋了具有複數圓角的黑色長方形前面板，D593,087專利涵蓋了具有複數圓角和一凸起邊緣的長方形前面板，而D604,305專利涵蓋了在黑色螢幕上由16個彩色圖像構成之網格(註4)。除了蘋果，三星電子公司、三星電子美國公司及三星電信美國有限公司（統稱為三星）也製造智慧型手機，且在蘋果發佈iPhone後，三星也發佈了一系列類似iPhone的智慧型手機。

2011年，蘋果在地院起訴三星並指稱，三星的各種智慧型手機侵犯了蘋果的一些專利，其中包含上述三件設計專利，經審理，地院陪審團認定，一些三星的智慧型手機侵犯了此等專利，基於三星從其銷售侵權的智慧型手機中獲取的全部利潤，蘋果因此獲得了3.99億美元的損害賠償判定。後續三星提上訴，CAFC審理後確認了地院判定的侵權損害賠償，在CAFC審理階段，雖然三星抗辯：「所判定的利潤應限於侵權的製品(如智慧型手機的螢幕或外殼)，而不是整個侵權產品(智慧手機)」，但是CAFC認為不需要限制損害賠償，因為三星的手機的內部結構並未與外殼分離並作為不同製品銷售給一般消費者。

三星不服上述CAFC判決，繼而向最高法院提出上訴，眾所矚目下，最高法院接受了此設計專利訴訟上訴，經審理，於2016年 12月做成撤銷原判並發回重審的判決。

三、判決內容介紹

(一) 設計專利的保護及侵害分析原則

最高法院法官提到，自1842年，美國專利法第171條即就「製品的新穎、原創及裝飾性設計」提供專利保護(註5)，一個可專利的設計會賦予使用該設計的製品特殊或可識別的外觀。而最高法院也在先前判例中確立了設計專利的侵害分析原則，即，「如果一個普通觀察者在施予一購買者通常會施予的注意力下，會認為某設計與另一專利設計是實質地相同時，則該設計侵害了該專利設計(註6)」。

(二) 美國專利法第289條的制訂歷史及解釋

美國專利法第289條就設計專利侵權的損害賠償提供一特別規定：「任何人於設計專利期間未得所有人授權，而（1）使用已專利之設計或其引人誤解的仿冒於任何製品(article of manufacture)以供販售，或（2）販售或陳列以供販售使用該設計或其引人誤解的仿冒之任何製品，於對當事人有管轄權之任何美國地方法院而在所有人可回復『總利益(total profit)』之範圍內，應對其負責，但不得少於250美元…(註7)」。

上述美國專利法第289條特別規定的由來為，在1885年的Dobsons v. Hartford Carpet Co.案中，雖然下級法院在計算損害賠償額時是以整個地毯製品的價值來計算，而非依據專利設計對地毯製品總利潤的貢獻來計算，但在最高法院審理時，法官認定當時的法律係，允許設計專利權人可回復其因侵權實際遭受的損失(actual damages sustained from infringement)，且專利權人負擔舉證責任，當時地毯設計專利權人難以克服專利侵害與被告利益或原告損害間因果關係的舉證要求，故僅獲得6美分的賠償。之後，美國國會基於民意壓力而於1887年進行修法，卸除設計專利權人原本擔負之利潤與設計間因果關係及分配要件的舉證責任。後續1952年專利法修法時，此法條被編列為第289條，其全文如上述。

關於第289條中『總利益(total profit)』這個詞，最高法院援引美國傳統英語字典(American Heritage Dictionary)解釋，並提到”Total”這個字當然意指「全部」，因此，侵權者需負責的總利益係，藉由被禁止的行為所獲得的全部利益，也就是，製造或販售已專利之設計或其引人誤解的仿冒於製品所獲得的全部利益。所以，要計算第289條下之損害賠償額包含二個步驟，第一為，辨別使用被侵權設計之製品為何？第二為，計算侵權者在該製品上獲得的總利益。

(三) 本案唯一爭點是，CAFC就「製品(article of manufacture)」的解釋是否與美國專利法第289條對應一致？

就用於一個「單一組件產品(如餐盤)」的設計而言，使用設計的製品就是該產品。就用於一個「多組件產品(如烤爐)」的設計而言，要辨別使用設計的製品是相較困難的。如上述， CAFC主要認定「整個智慧型手機」是計算專利法第289條所述賠償額時唯一可允許的製品，其理由為，消費者無法單獨購買到智慧型手機的組件。

究竟在多組件產品的情況下，相關的「製品」是否必然為販售給消費者的「最終產品」，抑或，也可為「最終產品的一個組件」？在前者的解釋下，賠償額是侵權者由「最終產品」獲得的總利益，在後者的解釋下，賠償額則是侵權者由「最終產品的一個組件」獲得的總利益。因此，本案的唯一爭點為：在CAFC的判決中，就「製品」的解釋是否與美國專利法第289條的文字對應一致？

(四) 在多組件產品的情況下，符合第289條之相關製品不必然是販售給消費者的「最終產品」，也可以僅是「最終產品的一個組件」

就專利法第289條中關鍵詞「製品」的解釋，最高法院引用1885年出版的英語字典及美國傳統英語字典中的定義，並做出以下解釋：「簡單來說，製品就是手或機器製得的東西」。最終產品的一個組件當然也是手或機器製得的東西，故「製品」這個詞是足夠寬廣的，其涵義包含販售給消費者的「最終產品」及該「最終產品的一個組件」。

最高法院也提到，上述這樣的解釋是與專利法第171條(a)款一致的，因為專利局及各級法院均了解，第171條對設計專利的保護是延伸至多組件產品的其中一個組件的，法律文字並未限制保護的設計是用於完整物品或分離的物品，更未限制是單獨販售的物品，如專利局在1898年Ex pate Adams案所做出的處分，及CAFC的前身CCPA於1980年Applicationof Zahn案中所闡釋的。又，這樣的解釋也與專利法第101條一致，在最高法院1931年的American Fruit Growers先例中，就第101條文字中之製造(manufacture)的解釋為：「不論是利用人力或機器，對原始的或經製備的材料藉由賦予其新型態、品質、性質或組合之供使用物品的生產」。而在1890年的著作”The Law of Patents for useful Inventions”中，製品這個寬廣的詞也包含了「機器的部件」。

最高法院指出，CAFC先前做成「因為一般消費者無法單獨購買到最終產品手機的組件，所以符合第289條定義之相關製品不可以是『最終產品的一個組件』」的判決是錯誤，且已過度狹隘地解釋第289條中製品的定義，同時也指出，CAFC在2015年的Nordock案判決中做出類似錯誤的解釋。

(五) 法院拒絕直接認定系爭設計專利中何為第289條定義之相關製品

判決文最後，最高院法官提到，雖然二造要求法院就爭議中的每個設計專利區別出，符合第289條定義之相關製品究竟是整支智慧型手機或其組件？但若要這樣做，最高法院需建立一個測試法並在分析訴訟記錄後適用該測試法，然而，在二造均未針對美國專利局作為法庭之友所提之測試法表示意見下，法院拒絕就第289條賠償額計算的第一步驟建立測試法，並認為CAFC重審時可以解決剩餘的所有爭議。基於上述，最高法院撤銷原判並發回CAFC重審。

四、 結論

在本案中，Apple主張依據美國專利法第289條特別規定計算損害賠償金，但如前述地，此法條的制訂有其歷史背景，Dobsons案爭議的是地毯，當時美國國會在民意壓力下修法並直接免除專利權人前述因果關係及分配原則的舉證責任。然而，一百多年後的今天，科技發展日新月異，外觀設計被大量應用到多組件產品，特別是具有複雜內部組件的產品，如本案焦點的智慧型手機。就此類產品，是否合適如本案下級法院審理時，僅依據手機組件未單獨販售即認定289法條之總利益計算基礎為整支手機(相當於認定侵權品全部利潤均來自侵權設計)，此實不無疑問及需細論之處，此由最高法院集中爭點來處理289法條中計算總利益之基礎-「製品」所涵蓋範圍可得到佐證。總的來說，最高法院認為，CAFC在本案及Nordock案中對於「製品」這個詞的解釋均過於狹隘，並且釐清，就一個多組件產品，可獲得第289條規定之損害賠償額的相關製品，不必是販售給消費者的「最終產品」，也可僅是「最終產品的一個組件」。

最高法院在本案做出的重要闡釋，已為未來設計專利之損害賠償計算可能因應設計本質來適用分配原則留下伏筆，然，不可忽視的是，外觀設計涉及原創性及美感，其對於產品利潤的貢獻存在本質上較難分配及舉證之處，可惜最高法院並未就此揭示具體判斷標準，發回重審後，CAFC將面臨不小的難題，即各系爭設計專利中，符合第289條定義之相關製品究竟是整支智慧型手機或其組件？另一方面，因為這些設計專利經過訴訟審理，均被肯認是有效的，一般認為，Apple不會輕易放棄，故可預期，本案後續發展應仍是精彩可期，值得密切關注。

註釋