智慧財產專業團體

宋逸婷　

一、 2017年大陸商標實務迎向了嶄新的一頁！

大陸《商標法》(註1)修正案及與之配套之《商標法實施條例》已於2014年5月1日施行，歷經數年醞釀，相應之審查標準修訂終於出爐，今年起商標局、商標評審委員會（下稱商評委）已全面適用新版《商標審查及審理標準》進行審查(註2)。無獨有偶，最高人民法院於2013年即開始以2010年發佈之《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（共20條，下稱舊司法文件）為基礎，起草新司法解釋，新司法解釋吸收了舊司法文件部分重要條文，起草過程中，又針對司法實務上之突出問題徵求各方意見、進行多次修改，終於在今年1月發佈了於2017年3月1日起施行之《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》（共31條，下稱《規定》）(註3)，此司法解釋將已對商標實務產生了積極的指引作用。

二、 《規定》之理解與適用

(一) 《規定》係以劃清條文界線、誠實信用原則、實質性解決糾紛為指導思想制定而成，主要內容涉及：

(二) 案件類型及審理範圍：（《規定》第1、2條）

相對人或者利害關係人因不服商評委作出的「商標駁回復審」、「商標不予註冊復審」、「商標撤銷復審」、「商標無效宣告及無效宣告復審」等行政行為，向人民法院發動訴訟的案件，即《規定》所稱商標授權確權行政案件。

一般行政訴訟依據大陸《行政訴訟法》第6條規定，係以合法性審查為訴求，也就是屬於撤銷訴訟性質，然商標確權授權案件因具有裁量權行使，部分案性更有居中裁判的準司法裁決特點，與一般行政案件單純為行政職權行使之性質不同，需要更多的考慮。基於實質性解決糾紛之實務需求，2015年5月1日起施行之大陸《行政訴訟法》修法新增了第70條第6項規定，將「明顯不當」納入審理範圍，至此，法定的行政訴訟審理範圍從以往的合法性審查擴及有限的合理性審查(註4)。

《規定》第2條貫徹了新修正的《行政訴訟法》關於合法性審查及有限的合理性審查的「全面審查原則」，等於也承認了商標授權確權案件具有不同於一般行政案件的特點。本條指出：「人民法院對商標授權確權行政行為進行審查的範圍，一般應依據原告的訴訟請求及理由確定。原告在訴訟中未提出主張，但商標評審委員會相關認定存在明顯不當的，人民法院在各方當事人陳述意見後，可以對相關事由進行審查並做出裁判。」從而可看出，審理範圍以當事人請求為原則，以依職權審查為例外。具體來說，商標授權確權行政案件之審理範圍包含了合法性、有限度的合理性（即明顯不當，指極端不合理的裁量權行使）。

(三) 個別條文之理解與適用：

1. 《規定》第3條是規範與國家名稱相關之商標

涉及國家名稱的商標，縱使商標整體上與國家名稱並不構成近似，也從嚴審查，因為國家名稱作為國家之象徵，不應輕易作為商業標記使用，否則容易導致國家名稱的濫用，損害國家尊嚴，可認定構成《商標法》第10條第1款第8項「有其他不良影響」的情形

2. 《規定》第4條是規範欺騙性商標

2001年《商標法》第10條第1款第7項規範之「欺騙性」在《規定》第4條當中解釋為重點要件，也就是商標縱使沒有具備「誇大宣傳」，但具備「欺騙性」易使人誤解的，應視為構成《商標法》第10條第1款第7項之規定。此乃因新《商標法》修改施行後仍有大量案件需要使用舊《商標法》，為保證對法條適用的統一性並更好的實現立法目的，作為解釋《商標法》之司法解釋，《規定》第4條對2001年《商標法》此條項採用與新法相同之解釋。

3. 《規定》第5條是重申其他不良影響的適用範圍

《商標法》第10條第1款第8項之「其他不良影響」之適用，應僅限於對大陸政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益與公共秩序產生消極、負面影響的情形，對僅損害特定民事權益的，不宜適用，而將政治、經濟、文化、宗教、民族等領域公眾人物姓名等申請註冊為商標，因該相關公眾人物在特定領域具有影響，且與良好的公共秩序維護相關，並不僅僅損害特定主體民事權益，亦有「其他不良影響」之適用。至此，最高人民法院統一了審判標準，讓人民對《商標法》「其他不良影響」的適用可有清晰預期，可預見實務審查與審判均將遵循此方式辦理。

4. 《規定》第6條是規定與地名商標的商標

商標含有地名，是否違反《商標法》第10條第2款規定，採與前述含國家名稱之商標相同觀點，若商標整體與地名相同近似，則適用該款規定；若因具其他要素而致整體有了區別於地名之含義，則不適用。

5. 《規定》第7、8條規定了顯著性的判斷

判斷商標是否具顯著特徵，應以大陸境內、商標指定商品之相關公眾為判斷主體，以其對商標整體的通常認識來進行判斷。當商標為外文標誌時，避免過度強調外文之固有含義，因為，當相關公眾對該固有含義的認知程度較低，主觀上可以將該之作為指示商品產源之識別時，可以認定其具有顯著特徵。

6. 《規定》第9條是關於三維標誌的規定

三維標誌或稱立體商標是2001年《商標法》增加的可註冊商標類型。本條強調，立體商標會被認為不具有作為商標之顯著特徵，並非單純因為是以商品通用形狀或其形狀的一部分申請註冊，而是因為相關公眾一般情況下不易將其識別為指示商品來源之標誌。質言之，立體商標與其商品通用形狀有區別時，並不僅僅因為有該區別，即被認定具有商標顯著特徵，其是否具有顯著特徵之判斷乃與以商品通用形狀申請註冊的情況相同，也是需要通過使用、使相關公眾能夠將其作為來源標記予以識別，才能認為具有顯著特徵（本條第3款）。

較特別的是，本條第2款明確表示：該形狀為其獨創或者最早使用，並不當然導致其具有作為商標的顯著特徵。至此，商標授權確權案件當中，實務上常見獨創或最早使用立體形狀之主張，顯已無法成為該形狀具有作為商標先天顯著性之有利理由。綜上，凡三維形狀，屬商品自身形狀或者自身形狀的一部分的，均需符合本條第3款之規定，亦即均需通過長期或者廣泛使用而使相關公眾能藉以識別商品產源，來取得後天顯著性。

上述情形僅在規範「商品形狀」，由於「商品包裝」是否具有先天顯著性爭議較大，《規定》並未將之納入規範。

7. 《規定》第10、11條關於通用名稱與描述性標誌

(1)通用名稱

《規定》第10條指出，《商標法》第11條第1款第1項所稱通用名稱，指法定的商品名稱或者約定俗成的商品名稱兩種，包含了法律規定的、國家標準、行業標準屬於商品通用名稱的（法定的），以及相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的（約定俗成的）。至於被專業工具書、辭典等列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。

約定俗成的通用名稱，以全國範圍內通用為原則，但有兩個例外，一是若商品的相關市場較為固定/特定，例如由於歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場固定/特定的商品，只要在該市場地域範圍內通用，即可認為是通用名稱；另一是，部分區域內約定俗成的通用名稱，如果申請人對此明知或者應知，也視為通用名稱。

至於審查是否為通用名稱，原則係以商標申請日時的事實狀態為準，但由於是否為通用名稱可能隨著時間推移而發生變化，故特別規定如果核准註冊時事實狀態發生變化的，以核准時的事實狀態為準。

(2)描述性標誌

《規定》第11條來自舊司法文件第9條，本條前段解釋了《商標法》第11條第1款第2項之「僅」包含「只是」和「主要是」兩種情形，「直接」強調的是標誌於商品/服務的聯繫程度；本條後段顯示了區分「直接」和「暗示」的關鍵在於標誌與商品特點的聯繫程度，有些標誌可能暗示商品/服務特點，但標誌與商品/服務特點並非直接聯繫，而是需要通過演繹、解釋、說明或想像，才能建立聯繫，此種情形就不屬於《商標法》第11條第1款第2項禁止註冊的情形。

8. 《規定》第12、13、14條

(1)混淆可能性

《規定》第12條雖然是針對《商標法》第13條第2款未註冊馳名商標的保護進行補充解釋，但《商標法》在相對事由當中有需考慮混淆可能性的情況例如馳名商標、在先權利（例如企業字號）的保護問題、保護在先商標等問題，均可參照本條規定進行判斷。本條規定乃為需判斷混淆可能性的商標授權確權實務操作提供確切法源。

事實上，《商標法》在2013年修改之前，並未明確將「混淆可能性」規定在具體法律條文中，僅有最高人民法院2002年《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條對商標侵權的情況，以司法解釋做了「易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告註冊商標的商品有特定聯繫」的要求，直到2013年修改的《商標法》第57條關於商標侵權的規定才正式納入「容易導致混淆」的要件，至此，「混淆可能性」作為適用要件，此為首次有《商標法》條文作為法源。

而在商標授權確權案件的審理方面，「混淆可能性」至今並無具體之《商標法》條文依據，在相對事由的條款當中有需考慮混淆可能性的情況例如馳名商標、在先權利（例如企業字號）的保護問題、保護在先商標的問題，實務上是透過對商標近似和商品類似兩個概念進行《商標法》意義上的解釋，從而包含了對混淆可能性的判斷，今《規定》第12條已明確將「混淆可能性」/「容易導致混淆」列為考慮因素，包含了第1款的需綜合考量因素（商標近似程度、商品類似程度、請求保護商標的顯著性和知名程度、相關公眾注意程度、其他相關因素）及第2款的參考因素（申請人主觀意圖以及實際混淆證據），以司法解釋的方式對《商標法》進行有益補充。

(2)誤導公眾，致馳名商標註冊人利益受損害

《規定》第13條針對《商標法》第13條第3款已註冊馳名商標之保護如何考慮進行列舉規定：引證商標的顯著性和知名程度、商標是否足夠近似、指定使用的商品情況、相關公眾的重合程度及注意程度、與引證商標近似的標誌被其他市場主體合法使用的情況或者其他相關因素。

由於如何確定馳名商標跨類似商品的保護範圍，一向是實務上的難點問題，其判斷不僅依據法律與司法解釋之規定，更高度依賴個案事實所反映的具體情況，故本條吸收其他司法解釋的規定、考慮了實務上常見的考慮因素之後，列舉5項考慮因素，這表示個案中可能有其他相關的考慮因素，也可能不需要考慮本條所列舉的某項因素。

(3)《商標法》第13條第3款與第30條規定轉換適用問題

由於此二條款均涉及對在先註冊商標的保護，當事人在尋求保護時，由於對商品是否類似可能存在一定的模糊認識，主觀上可能以為商品不構成類似，故尋求馳名商標之跨類保護，然而，個案在商評委審理時，若認為商品屬類似且依照《商標法》第30條足以制止商標註冊，則可轉換適用《商標法》第30條規定。

9. 《規定》第15、16條是對《商標法》第15條進行解釋

對《商標法》第15條第1款之解釋於舊司法文件已明確，《規定》予以沿用。《商標法》第15條第2款規定乃2013年修法時新增條款，引發不少關注，《規定》第16條將該款中「其他關係」如何認定進行列舉規定，但不限於列舉的5種情形：親屬關係、勞動關係、營業地址鄰近、曾就達成代理或代表關係進行過磋商但最後並未形成代理代表關係、曾就達成合同或業務往來關係進行過磋商但最後並未形成合同或業務往來關係。而「在先使用」依據解釋，對使用規模並無要求。

《商標法》第15條第1款與第2款適用，區別在於申請人與先使用人之間聯繫的緊密程度，也就是代理、代表關係是否成立。第1款必須成立代理、代表關係，只要關係成立縱使在前面的磋商階段，申請人因具特定關係而明知他人商標存在，即對該他人負有一定的誠信義務，也就是說，申請註冊時間無論早於或晚於代表代理關係存續期間。甚至於，只要成立了代理、代表關係，縱使商標申請人並非代理人、代表人本身，只要與其存在親屬關係等特定身份關係，就可以推定其與代表人、代理人惡意串通以申請註冊，亦可適用第1款規定。

10. 《規定》第17條關於地理標誌

關於地理標誌的保護，依據《規定》第17條第1款之規定，不限於相同商品，只要能證明使用在其他商品上仍然容易導致相關公眾對產品來源地、質量（品質）、信譽等發生誤認，都可以透過《商標法》第16條規定尋求保護。而若地理標誌取得《商標法》集體商標或證明商標註冊，則亦可選擇以《商標法》第13條或30條之規定尋求保護。

11. 《規定》第18條關於在先權利

本條將《商標法》第32條前段規定之「在先權利」定位為開放性規定，包含當事人在先（指訴爭商標申請日前）享有的民事權利或者其他應予保護的合法權益。而訴爭商標核准註冊時，在先權利已不存在的，不影響訴爭商標註冊。

《規定》第19至22條均為新增條款，就4項在先權利（在先著作權、姓名權、字號權益以及角色形象、作品名稱及角色名稱）的保護進行司法解釋。

12. 《規定》第19條是關於著作權的規定

本條第1款明定了主張在先著作權的一般性規定，亦即，應依照《著作權法》相關規定，對於所主張的客體是否構成作品、當事人是否為著作權人或者利害關係人以及訴爭商標標誌申請註冊是否構成對著作權的侵害進行判斷。

本條第2、3款規定了在先著作權屬認定之通常標準。關於設計底稿、原件、取得權利的合同、訴爭商標申請日之前的著作權登記證書等，均可以作為證明著作權歸屬的初步證據。近來實務上已經據以執行，登記在後之著作權證書基本上已經不被接受。商標公告、商標註冊證等可以作為確定商標申請人為有權主張商標標誌著作權的利害關係人之初步證據。以上初步證據，在無相反證據的情況下，應當認係合法取得，亦即有推定效果。

13. 《規定》第20、21條是關於姓名權、字號的規定

適用《商標法》對他人的在先姓名權進行保護時，不僅涉及對自然人人格尊嚴的保護，也涉及對自然人姓名所蘊含經濟利益的保護。所考慮的包含該姓名或特定名稱在大陸具一定知名度且為相關公眾所知悉、相關公眾使用該姓名或特定名稱指代該自然人、該姓名或特定名稱已與該自然人間建立了穩定的對應關係。

字號則是企業名稱中主要起識別作用的部分，即企業名稱特取部分，常見與商標發生衝突。《規定》第21條吸收了其他司法解釋規定的條件，規定以相關公眾容易造成混淆誤認作為判斷是否侵害字號權益的標準。而企業名稱簡稱若已具有一定市場知名度、與企業建立起穩定對應關係，也可以作為在先權利受到保護。

14. 《規定》第22條是關於角色形象著作權的規定

本條第1款所涉及的角色形象，尤其是虛擬形象，有很多可以作為美術作品進行保護，是著作權法所保護的一種作品類型，屬於法律有明確規定的在先權利。第2款涉及的作品名稱和角色名稱，依照大陸《著作權法》規定，通常無法受到保護，本條第2款針對具有較高知名度的作品名稱、角色名稱給予有限度的在先權益保護。

15. 《規定》第23至25條是關於其他不正當手段搶註的規定

《商標法》採註冊主義，對於未註冊商標僅提供有限度的保護，且需滿足一定條件，除了第15、32條後段之外，尚有第44條第1款其他不正當手段的規定。本條係針對以不正當手段搶先註冊他人在先使用並有一定影響的商標進行規定，實質內容與舊司法文件沒有實質差異，僅於第23條第1款增列但書規定（可舉證證明沒有惡意），並增列第25條規定（惡意註冊的判斷與推定）。

16. 《規定》第26條是關於商標使用的解釋

本條規定解釋了商標使用主體(包含許可使用、其他不違反商標權人意志的使用)、未改變註冊商標顯著特徵的使用（商標同一性）、未發揮識別作用的使用（非真實使用），以及商標未使用的正當理由（舊司法文件有列出正當理由，但《規定》第26條第4款改為「因其他客觀原因」）。

17. 《規定》第27至30條均為新增條款，是關於程序性條款

《規定》第27條列舉了商評委行政行為違反法定程序應當撤銷並可以判決其重新作出行政行為的情形。

《規定》第28條規定了發現新事實的情況（有借用《合同法》術語稱之情勢變更原則者），即原本作為商標註冊障礙的事由不復存在，如引證商標被撤銷或者無效等，此時如果不考慮新的事實，僅以商評委作出裁決當時的事實狀態為斷，既不利於實質性解決糾紛，容易造成程序循環，增加當事人和行政、司法機關負擔，也可能造成當事人喪失救濟程序。故本條規定人民法院可以依據新的事實撤銷商評委相關裁決，並判令其根據變更後的事實重新作出裁決。

《規定》第29條第1款規定了不屬於一事不再理的情形，針對「相同的事實和理由」採用相對較嚴格的標準，即並非只要有不同的證據就可以再度提出評審申請，而要求新提出的證據是新發現的證據，或者在原行政程序中因客觀原因無法取得或者在規定的期限內不能提供的；本條第2款則是補充兩個一事不再理的例外規定，即駁回復審程序中對引證商標與訴爭商標是否構成《商標法》第30條所指情形的認定，因引證商標權利人並未參與該程序，故對該權利人不產生一事不再理的阻礙效果，若日後該引證商標權利人或利害關係人以該引證商標對訴爭商標提出異議或無效宣告，並不會受一事不再理原則拘束(註5)。

《規定》第30條係為解決循環爭訟所設。因受制於目前行政訴訟法的框架，人民法院無法在行政訴訟中直接改判，只能判令商評為重新做出裁決，當事人對商評委再為之裁決有可能再度提起行政訴訟，導致循環訴訟的出現，影響授權確權效率。本條規定，商評委再為之裁決如係依據生效判決所為，不得再對之提起訴訟，除非商評委再為之裁決引入了新的事實或者理由。

三、結論

《規定》係梳理、歸納、吸收了舊司法文件條文、歷來實務經驗與廣泛徵集的各方意見，以劃清條文界線、誠實信用原則、實質性解決糾紛為指導思想制定而成，其既為最高人民法院對《商標法》所為之司法解釋，施行後，無論是商標局、商評委或是人民法院均以此為商標授權確權案件之認事用法依據，《規定》在許多問題上統一了審判標準，讓人民對《商標法》的適用可有較清晰之預期。此外，最高人民法院所發佈之指導案例，因係針對具體問題指引出指導標準，人民法院得以在商標授權確權案件之判決裡明確予以引用為原則，亦為不成文之審判依據。本文僅就《規定》做概略介紹，提供讀者初步的瞭解。

註釋