智慧財產專業團體

孫德沛   律師

一、前言

依據專利法施行細則之規定，發明人對於申請專利範圍得以一項以上的獨立項表示其發明內容，必要時可於專利範圍中界定一項以上的附屬項(註1)，發明人於獨立項中則應敘明申請專利之標的名稱及其所認定之發明之必要技術特徵(註2)。所謂專利請求項的基本結構包括：前言（Preamble）、連接詞（Transition）及主體（Body），例如「一種玩具，包含：元件A及元件B」(註3)，故請求項之「前言」部分會包含申請專利之標的名稱。又，現行專利法施行細則第20條第2項規定：「解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。」專利請求項之「前言」部分除了申請專利之標的名稱外，還能包含該發明之技術特徵。因此，本文以我國智慧財產法院（下稱智財法院）相關判決為基礎，分析探討智財法院關於請求項之「前言」部分的裁判。

二、專利請求項之「前言」部分可對專利範圍產生限定作用

如前所述，發明人或專利申請權人於申請專利範圍之「前言」部分，除了標示專利標的名稱外，還能加上其他的技術特徵或技術說明。惟這些技術特徵或說明，甚至專利標的名稱本身，是否對於專利範圍是否產生限定作用？亦或作為專利範圍解釋之基礎？

對此議題，經濟部智慧財產局所頒布的新版「專利侵權判斷要點」中「第二章發明、新型專利請求項之解釋」之「2.6.2前言」規範：「解釋請求項時，請求項的前言對於請求項界定之範圍是否具有限定作用，必須檢視整個請求項之上下文，並依據完整的內部證據，以瞭解發明人實際完成之發明及請求項所欲涵蓋之範圍為何，綜合考量後再做判斷。」智財法院歷來的判決則提出一些判斷方式。

(一) 智財法院98年度民專訴字第83號判決

對於專利請求項之「前言」部分，智財法院98年度民專訴字第83號判決作了相當重要的表示：「原則上，若前言僅界定申請標的之技術領域及用途並無限定效果；惟若理解整個請求項之內容，前言對請求項之技術特徵予以限定，或前言賦予請求項『生命力、意義及活力』且其係不可或缺者，則前言應作為建構申請專利範圍的一部分，例如：1.吉普森式請求項係以前言界定發明；2.以前言中之片語作為前提基礎者；3.前言為明瞭請求項主體中之技術特徵所需要者；4.說明書中強調額外附加之事項為重要者；5.在申請過程中為迴避先前技術所賴於前言者。故在申請過程中明顯依賴前言以區分申請專利之發明與先前技術之差異者，將使前言具有限定之作用。」

智財法院該判決揭示專利請求項之「前言」部分若僅界定申請標的之技術領域及用途，則該「前言」部分並無限定效果，但在一些情況下會對於專利內容產生限定效果，該判決並舉例說明在哪些情況下「前言」部分會產生限定作用。而智財法院該案判決所舉情況，亦應是援引美國聯邦巡迴上訴法院對此議題的闡述(註4) (註5)。

(二) 二段式專利請求項之「前言」部分可對專利範圍產生限定作用

前述智財法院98年度民專訴字第83號判決揭示「前言」部分產生限定作用的第一種情況，即是以二段式形式撰寫的請求項內容。智財法院其他對於二段式形式請求項內容之相關判決，亦是採取相同見解。

例如，智財法院102年度民專訴字第127號判決：「惟按，獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以『其特徵在於』、『其改良在於』或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合…故解釋申請專利範圍應以請求項所載之整體內容為依據，以二段式撰寫之請求項，應結合前言部分與特徵部分所述之技術特徵，認定其專利權範圍，請求項所記載之技術特徵均不得省略。原告稱系爭專利之『驅動單元』屬於前言部分技術特徵，不具限定作用等語，顯有意省略系爭專利請求項中所載技術特徵，藉以擴大專利權範圍，乃不當解釋申請專利範圍，其主張不足採信。」

100年度民專上字第57號：「按發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分，應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以『其改良在於』或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合…。經查，系爭專利申請專利範圍係以二段式撰寫，即包含前言部分和特徵部分，系爭專利之專利權範圍應以申請專利範圍所載之整體記載為依據，即結合前言部分和特徵部分所述之技術特徵。又查，系爭專利前言部分技術特徵在於保溫桶、出水頭等整體結構，特徵部分在『套環體』之技術特徵，是以系爭專利申請專利範圍之解釋，除特徵部分『套環體』之技術特徵外，尚包含前言部分技術特徵保溫桶、出水頭等整體結構。承上，上訴人陳稱系爭專利限縮於「套環體」，並不含整組的出水構造云云，為無理由。」

98年專上字第28號判決：「依專利法施行細則第19條之規定：『發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以『其改良在於』或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。』，系爭專利1、2之獨立項均屬前述二段式請求項，故解釋其申請專利範圍時，前言部分及特徵部分均為解釋之基礎，不得遺漏任一技術特徵，始符合全要件原則。是以上訴人於本件侵權訴訟中，將系爭專利之『滾輪』解釋為非必要原件，即屬有誤，不足採信。上訴人據此而推演出被上訴人產品應構成侵權云云，自非可採。」

在上述三件判決中，原告主張於侵害比對時應排除二段式專利範圍之「前言」部分的元件、結構，但智財法院則認為以二段式形式撰寫的專利範圍之「前言」部分的元件及結構仍屬專利範圍，意即該等元件及結構會產生限制要件，故於解釋專利範圍及進行侵害比對時，不得遺漏該等要件，否則即不符合全要件原則(註6)。

此外，智財法院101年度民專上字第30號判決揭示：「惟解釋申請專利範圍應以請求項所載之整體內容為依據，例如申請專利範圍中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵，認定其專利權範圍。是以對於以二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之請求項，應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，認定其專利權範圍。且申請專利範圍所記載內容係一整體之技術手段，不論元件、成分或步驟如何拆解或組合，申請專利範圍所記載之技術特徵都不能省略。本件系爭專利既為以二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之請求項，解釋申請專利範圍即應以請求項所載之整體內容為依據，其專利權範圍自應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，不得忽略系爭專利申請專利範圍前言部分所述『相接之邊條在其彎角處皆開設有一銜接槽，當上、下四個箱體相互重疊相接時，以一銜接銷一端插置連結各邊條之銜接槽』之技術特徵。故上訴人上開…之技術手段，屬公眾所知悉而能自由實施之先前技術，應排除於系爭專利申請專利範圍外云云之主張，自非可採。」該判決除了肯認二段式專利請求項之「前言」部分會產生限定作用外，也同時強調專利範圍所記載內容須整體觀之，不能予以省略(註7)。

(三) 「前言」部分會對專利範圍產生限定作用之其他情況

智財法院104年度民專訴字第30號揭示：「如其已於請求項明確記載特定用語，俾以區別申請專利之發明或新型與先前技術，則請求項的前言對於申請專利範圍原則上應具有限定作用。惟例外於經檢視整個請求項之上下文，並依據完整的內部證據，綜合考量發明或新型創作人實際完成之發明及請求項所欲涵蓋之範圍後，若請求項前言之用語，經證明確實不會影響或改變申請專利之物的結構、形狀或申請專利之方法的步驟者，則該用語對於申請專利範圍之界定即不具限定作用。…依系爭專利之說明書所載內容，系爭專利之前言中『隱藏式門鎖裝置』的用語顯係用以區別系爭專利之創作及先前技術（即鎖具外露），依首揭說明，該前言之用語即具有限定作用，易言之，系爭專利係限定其門鎖外觀僅呈現出一鑰匙穿入孔，而隱藏於門板之一側，被告等辯稱系爭專利請求項1之『隱藏式門鎖裝置』為系爭專利名稱，並無限定申請專利範圍之作用，尚非可採。」

智財法院104年度民專訴字第30號判決之涉訟專利屬於以組合式形式撰寫之專利範圍，其專利標的為「隱藏式門鎖裝置」，該門鎖裝置的元件大多位於外殼元件內，使得隱蔽的鎖具可避免人員撞傷及提供美化房門。智財法院依據申請專利範圍及說明書內容，認為該涉訟專利的前言部分符合此二條件：(1)前言部分可供申請專利與先前技術之技術區別；(2)綜合考量專利內容所欲涵蓋之範圍後，前言部分會影響或改變專利之物的結構、形狀或專利方法的步驟，故而認為「隱藏式門鎖裝置」的專利標的名稱暨前言具有限定作用。參照前述說明，104年度民專訴字第30號判決所揭示的二種條件，即類似前述98年度民專訴字第83號所揭示的其他判斷情況。

此外，智財法院101年度民專上字第35號判決揭示：「本院認定系爭專利申請專利範圍第１項之『風管』為該申請專利範圍之限制條件，亦即系爭專利申請專利範圍第１項記載『一種具外接風管組裝於輕鋼架上之風扇結構，…及一風管，連接於頂座之通孔；該扇葉被驅動旋轉，使得冷或暖氣自該風管進入該下框架內自該排氣盤流出，且室內空氣自該透氣孔進入下框架內，沿該扇葉框外進入內部，再自該圓孔內的該排氣盤流出』；另查系爭專利說明書第6頁記載『系爭專利之風扇結構，可在上方連接一風管，使得冷或暖氣可自該風管導入風扇結構中，以送入室內』…由前揭系爭專利申請專利範圍第1項之記載，於前言部分『具外接風管』即將『風管』引入，且於主體部分亦明確記載風管及頂座等技術特徵之結合關係即『風管，連接於頂座之通孔』，並以功能性子句之用語『使得冷或暖氣自該風管進入該下框架內』描述風管之功能，顯見『風管』係上訴人有意識地引入，且查系爭專利說明書第6頁係記載『系爭專利之風扇結構，可在上方連接一風管，使得冷或暖氣可自該風管導入風扇結構中，以送入室內』，顯見系爭專利風扇結構之『風管』係對照系爭專利所載之先前技術所創作之技術特徵，足徵『風管』應係系爭專利申請專利範圍第1項之限制條件。」

智財法院101年度民專上字第35號判決之涉訟專利同樣係屬以組合式形式撰寫之專利範圍，其專利標的為「具外接風管組裝於輕鋼架上之風扇結構」，原告在該案主張專利前言部分的「風管」不屬於限制條件。然而，法院認為該涉訟專利之主體部分就已記載「風管」與其他元件的連結關係，說明書內也記載該「風管」之連結與功效，故該涉訟專利之前言部分的「風管」要件係屬專利範圍之限制條件。

三、專利請求項之「前言」部分於專利有效性審查時之地位

(一) 二段式專利請求項之「前言」部分係屬先前技術

若專利申請範圍採兩段式形式撰寫者，請求項之「前言」部分係屬先前技術，請求項之「主體部分」（即「其特徵在於」用語後所記載內容）則為專利之發明創新部分。實務上對此類專利範圍的案件，常見被告提出揭露了「特徵部分」的技術文件，並主張該等揭示「特徵部分」的技術文件和涉訟專利範圍之前言部分之組合，可證涉訟專利不具進步性。

對此類專利效力的攻防和判斷，智財法院100年度民專訴字第17號判決揭示：「系爭專利申請專利範圍第1項為『一種不銹鋼電弧熔接用填入熔劑鋼線之製造方法，其係將不鏽鋼的鋼帶加工以構成外皮，並充填入重量比為15%-30% 之焊劑，再將所得的銲線成型，其特徵在於：在成型後的銲線上於銲線拉伸裝置施加拉伸應力，使銲線產生3%-25%的延伸率。』係採吉普森形式撰寫，關於『將不鏽鋼的鋼帶加工以構成外皮，並充填入重量比為15%-30%之焊劑，再將所得的銲線成型』之前言部分係屬先前技術，至於『在成型後的銲線上於銲線拉伸裝置施加拉伸應力，使銲線產生3%-25%的延伸率』之特徵部分則屬專利權人主張之發明改良所在。則系爭專利是否具有進步性之判斷標準應為：(1)吉普森形式專利之特徵部分是否為先前技術所揭露，如未為先前技術所揭露則顯然具有進步性，(2)如特徵部分已為先前技術所揭露，則將特徵部分之技術手段應用在前言所揭露之先前技術上是否為所屬技術領域具有通常知識者所能輕易完成，以及有無增進不可預期之功效。」智財法院於該案說明對於二段式專利請求項之效力審查，即「特徵部分」未被揭露，該專利範圍則具有可專利性；但若「特徵部分」被揭露，則還要審酌「特徵部分」的技術手段應用在「前言部分」的先前技術是否可被技藝人士輕易完成，以及有無增加不可預期的功效。換言之，智財法院該判決認為審理二段式專利請求項的效力時，先比對請求項之「特徵部分」是否被揭露，繼而再整體比對該「特徵部分」的技術內容作用於「前言」部分是否能輕易完成及具不可預期功效。

此外，智財法院102年度民專上字第29號判決揭示：「被證4乃有關液壓油路作動構件及其連結關係之技術，而系爭專利既於說明書第4頁之【先前技術】第4行起承稱…，則系爭專利所屬油壓技術領域中具有通常知識者當能輕易將系爭專利之先前技術組合被證4而無困難及扞格之處…查系爭專利前言部分所界定之油壓本體20對應系爭專利自承先前技術為油壓本體11；系爭專利申請專利範圍第1項之設置於油壓本體20前端的基座30對應系爭專利自承先前技術為設置於油壓本體11之基座12…系爭專利以儲油室本體形成前端封閉，與系爭專利自承先前技術之塞頭組18可將儲油室16前端封閉並設有透氣的氣孔19相較，系爭專利自承先前技術另以塞頭組18塞合於儲油室16前端而呈封閉，二者尚有差異，惟所屬技術領域中具有通常知識者將系爭專利自承先前技術之儲油室16本體形成前端封閉並無困難；另被證4之儲油缸20內置入一活塞24及彈簧25，及被證4圖1所示活塞24設置有油封膠圈（未編號），可對應系爭專利申請專利範圍第1項之儲油室34內可置入螺旋狀彈簧36及活塞頭37，該活塞頭設置有油封膠圈38，二者同具有封油效果；再被證4儲油缸20藉由彈簧25回彈之力量產生真空吸引力，形成助益液壓油逆流回儲油缸之力…已揭露載於系爭專利申請專利範圍第1項之『活塞頭37因螺旋狀彈簧36的頂撐而具有復位能力』之技術特徵，且系爭專利與被證4皆具有復位能力及提供良好的回油效果，均具有較佳之推進力及推進速度。準此，系爭專利自承先前技術及被證4之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。」

智財法院102年度民專上字第29號判決中涉訟專利為以二段式形式撰寫之專利範圍，其前言部分所記載發明標的之要件、結構同於說明書中所描述的先前技術，被控方於該案提出引證文件，主張該專利範圍之特徵部份的技術改良已被揭露；智財法院則認為該引證文件的油壓技術內容及所涉及領域與涉訟專利相同，且引證文件之技術內容效果也同於涉訟專利，技藝人士當能輕易進行組合，故判定涉訟專利不具進步性。

(二) 以用途界定物之發明，前言部分所述用途應於解釋專利範圍及專利效力審查時予以考量

新版專利審查基準第二篇第三章第2.5.2節「以用途界定物之請求項」規定：「以用途界定物之請求項，應解釋為所請求保護之物適合用於所界定之特殊用途，至於實際的限定作用，則取決於該用途特徵是否對所請求保護之物產生影響，亦即該用途是否隱含申請專利之物具有適用該用途之某種特定結構及/或組成。」故對於以用途界定物之專利範圍，若該用途會對專利標的產生影響，則該用途即可能對專利範圍產生限定作用。

智財法院102年度民專上字第53號判決揭示：「惟若有關特定用途的物之發明，認定其申請專利範圍時，應受該用途之限制，例如已知『用於殺蟲之組成物A+B』，應認定其申請專利範圍係組成物A+B限於『殺蟲』之用途，若嗣後申請『用於清潔之組成物A+B』，因該申請專利範圍係組成物A+B限於『清潔』之用途，故仍不喪失新穎性；又以用途界定的物之發明，其申請專利範圍應受該用途之限制，導致其包含某些限制條件，例如請求項記載為『一種用於熔化鋼鐵之鑄模』，該鑄模包含某些限制條件，例如具有高熔點，故具有低熔點的一般塑膠製冰盒雖然亦屬一種鑄模，但不致於落入前述請求項之範圍（2004年版專利審查基準第二篇第一章第2-1-46至2-1-47頁「3.5.4 以用途界定物之申請專利範圍」亦有類似規定）。準此，於系爭專利核准審定時，關於「以用途界定物」之請求項，其前言中有關用途之界定為發明之技術特徵之一者，審查該發明是否符合專利要件或認定申請專利範圍時，該用途即應予考量。故系爭專利更正後申請專利範圍第1項之前言部分的用途界定，對於判斷所請樹脂組成物是否符合專利要件時，應具有限制作用。」

此外，智財法院104年度民專訴字第54號判決揭示：「依系爭專利請求項1『一種導電糊用於藉由以500至900℃燒製而形成太陽能電池電極之用途，其中該導電糊係包括：一種包含銀作為主成分之導電粉、玻璃料、及有機媒液的太陽能電池電極形成用之導電糊；其中該玻璃料含有具有30至90莫耳%氧化碲作為網路形成成分之碲玻璃料。』，可知系爭專利請求項1之標的名稱為『用途』，宜定性為用途請求項，其係基於發現物的未知特性而利用該特性於特定用途之發明，而以用途請求項予以保護。無論是已知物或新穎之物，其特性是該物所固有的，故用途請求項的本質不在物本身，而在於物之特性的應用，是一種使用物之方法，屬於方法發明，用途請求項之標的名稱可為『用途』、『應用』或『使用』。請求項之前言中有關用途之敘述為發明之技術特徵之一，於解釋請求項及判斷申請專利之發明是否符合專利要件時，均應考量。」

由上述判決可知，在以用途界定物之請求項中，若前言部分界定專利標的物之用途，智財法院認為此類前言部分的「用途」，應於解釋請求項及判斷有效性時進行考量(註8)。

四、結論

專利權人除了可於專利範圍之「前言部分」記載專利標的名稱外，還能記載該專利技術有關的特徵或說明。專利權人以二段式形式撰寫專利範圍時，「前言部分」會對專利範圍產生限定作用；當「前言部分」涉及專利技術特徵之基礎及重要元件者，或為說明書所強調者，或依此而迴避先前技術者，該等「前言部分」亦會對專利範圍產生限定作用。又，二段式專利範圍之「前言部分」係屬先前技術部分，專利效力應就「特徵部分」是否為引證案所揭露及是否為技藝人士可輕易思及來進行審查。此外，以用途界定物之發明，若該用途會對專利標的產生影響，則該用途即可能對專利範圍產生限定作用，並於有效性審查時予以考量。

註釋