智慧財產專業團體

林育賢

一、 前言

美國侵權訴訟中由專利權人申請的初步禁制令(preliminary injunction)，係由法院在本案訴訟結果確定前，課予被控侵權之一方不作為之義務，以阻止被告持續其被控侵權之行為。初步禁制令之目的在於確保原告之權利在冗長的訴訟期間獲得暫時之保護。

在本案(註1)中，美國聯邦巡迴法院(下稱CAFC)對於地方法院(下稱地院)在應否核准初步禁制令之裁量上有無明顯錯誤之認定，主要是依據下述四個判斷標準：

1. 本案勝訴可能性 (Likelihood of Success)

2. 無法彌補之損害 (Irreparable Harm)

3. 衡平法上是否傾向於支持請求方及核發禁制令是符合公共利益 (Balance of Equities and Public Interest)

4. 禁制令之內容與範圍(Content and Scope of the Injunction)

本文將藉由報導CAFC對於本案之見解，來釐清CAFC近期對於上述重點的判斷準則。

二、 案件背景

(一) 系爭專利簡介

本案原告Metalcraft of Mayville, Inc.以Scag Power Equipment公司之名(下文中原告將簡稱Scag)取得美國第8,186,475號專利(下稱系爭專利)，其揭露一種用於一騎乘式割草機(ride-on lawnmower)或者其它的騎乘式輕型多用途車輛的懸掛式操作者平台(suspended operator platform)。該懸掛式操作者平台是藉由一懸掛系統連接到一剛性底盤(chassis)，並支撐操作者的整個身體，並能使得操作者免於承受在割草機的使用期間或當割草機行駛在不平坦的地面上時所產生的振動或衝擊。

(二) 訴訟程序歷史

2016年5月5日， Scag在美國威斯康辛州東區地院對The Toro Company及子公司Exmark Manufacturing Co., Inc.公司（下統稱Toro）提起侵權訴訟，並同時提出初步禁制令之聲請，以禁止Toro對於侵害系爭專利之具有懸掛系統的割草機從事製造、使用、販賣及為販賣之要約等行為。8月1日，地院核准初步禁制令。8月4日，Toro對該初步禁制令提出上訴並聲請暫停執行。地院隨後否決了Toro暫停執行之請求。Toro不服，故向CAFC提出上訴。

三、CAFC之見解

(一) 本案勝訴可能性

CAFC認定，聲請初步禁制令之一方必須建立本案勝訴可能性，亦即專利權人必須敘明系爭專利之相關請求項很可能被證明被侵權(即侵權可能性高)，且其侵權主張很可能足以抵禦侵權人對專利有效性和可執行性的抗辯(註2)。以下分別說明CAFC對於本案之「侵權可能性」及「專利有效性」的見解。

1. 侵權可能性-「操作者整個身體」之解釋

CAFC重新審查地院對於請求項之解釋(claim construction)。其中最關鍵的解釋，在於獨立請求項11、14、及21(後稱系爭請求項)中都有界定「一操作者平台支撐操作者的座椅和整個身體(an operator platform that supports the seat and an entire body of an operator)」。

Toro於上訴中主張其被控侵權之割草機不符合「操作者平台支撐操作者的整個身體」之限制條件。並說明被控侵權之割草機的轉向操縱裝置(steering controls)係被安裝在底盤而非操作者平台，因此操作者的手掌和手臂是被底盤支撐，而非被操作者平台支撐。

地院判定上述Toro之主張根本不是對侵權的辯護，且「操作者平台支撐...操作者的整個身體」可參考對於「一個人如何坐在普通椅子上」之解釋。故地院判決Scag在侵權問題上係可能取得成功。

Toro在上訴時認為地院之判定有誤，因為地院對於「操作者的整個身體」的解釋排除了操作者的手掌和手臂。

CAFC不同意Toro之上述主張，因為地院並未認定「操作者的整個身體」排除了操作者的手臂和手掌。CAFC判定，地院認定系爭請求項未界定將轉向操縱裝置安裝在操作者平台上是正確的。系爭專利的請求項描述了兩個結構上分離的元件，一個是支撐座椅和操作者的整個身體的操作者平台，另一個是轉向操縱裝置。同時，系爭專利說明書清楚地說明操作者平台支撐操作者的整個身體，且轉向操縱裝置是連接到操作者平台而非操作者平台的一部分。換言之，系爭專利清楚地敘明，操作者平台支撐「操作者的整個身體」，且與轉向操縱裝置是兩個不同的元件。

Toro同時主張，對於系爭專利而言，滿足「操作者的整個身體」此一限制條件的前提是轉向操縱裝置被安裝在操作者平台，否則操作者的手無法隔離於衝擊影響(即「操作者的整個身體」無法隔離於衝擊影響)。另一方面，由於Toro的被控割草機的轉向操縱裝置是連接至底盤，故該被控侵權之割草機不符合「操作者的整個身體」此項限制條件。

CAFC判定，Toro不當地將「支撐操作者的整個身體」解釋成等同於「隔離操作者之身體的每個部分免受衝擊」，並認為系爭專利不論是在請求項還是在說明書中都明顯的區隔「支撐」及「隔離」兩個不同的概念，並且將「支撐一操作者的整個身體」和「隔離操作者之身體的每個部分免受衝擊」這兩件事作為所請發明的兩個不同方面，既然系爭專利在其兩個發明功效，也就是支撐以及隔振效果上是可辨別的，故不應將「操作者的整個身體」這個限制條件解讀為操作者的所有部分必須與衝擊負載隔離。

總結來說，CAFC判定，對於地院駁回Toro的非侵權答辯且認定Scag在侵權認定上有勝訴可能性，地院之解釋並無不當。

2. 有效性的實質問題-引證案間之結合動機(註3)

Toro 另主張系爭專利應無效，因請求項21相對於美國專利號3,420,568(Henriksson案)及日本專利申請案號JP55-69340(Sasaki案)之兩引證案之結合並不具進步性。Henriksson案揭露了一種用來彈性支撐在一車架上之駕駛座的裝置，以緩衝來自地面或路面的對駕駛座的震動。Sasaki案揭露了一種裝置用來調整後輪懸掛系統之阻尼器彈簧的初始負載。Toro 辯稱，一熟習技藝之人士會有動機來結合Henriksson案及Sasaki案。此主張亦為地院駁回。地院判定，一專利不會僅因其每一元件均獨立地存在於先前技術中便被證明為顯而易見；辨認出一理由促使一相關領域中具有通常技藝之人將該等元件用請求之發明的方式結合起來可能是重要的(註4)。本案中，Toro沒有提出且地院也無法想像出一個將Henriksson案以及Sasaki案結合的理由，故地院認定Toro並未提出有效性的具體問題。

Toro對此則主張，如因為引證案欲解決之問題與系爭專利欲達成之目的不同，就判定沒有參考該引證案之動機，這並不合理，等於把「相關領域中具有通常技藝之人」視為不會思考之機器人。地院判定，「認知到問題並有動機解決該問題」與「結合特定引證案之動機」實為兩個完全不同之概念(註5)。Toro僅提到該等引證案欲解決之問題，便判定該等引證案可相結合，而未說明相關領域中具有通常技藝之人為何可能結合該等引證案，這不啻是後見之明(註6)。CAFC判定地院之判決並未濫用其裁量權，且Toro確未提出有效性的實質性問題。

(二) 無法彌補的損害(註10)

聲請初步禁制令的一方須證明，若初步禁制令未被准許，則恐遭受無法彌補的損害，且侵權行為與該損害須互為因果關係(註7)。若一損害不能以損失金額量化之，則該損害通常即屬無法彌補(註8)。

地院在判決中認定，Scag在沒有初步禁制令的情況下可能會遭受無法彌補的損害，因其失去潛在終身客戶所造成的損失無法被量化。Toro則辯稱，地院濫用其裁量權，無視顯示其他至少12家公司出售用於減少操作員衝擊負荷的割草機的證據。

CAFC判定，縱使市場中有其他可能的侵權者，也不會否定有無法彌補的損害之事實(註9)。Scag損失的客戶對其未來收入可能有深遠而長期的影響，因為一個公司的客戶通常將持續購買該公司的產品並推薦給他人(亦即潛在終身客戶)。因此，地院在作出Scag在沒有初步禁制令的情況下可能遭受無法彌補的損害的認定時，並未濫用其裁量權。

(三) 衡平法權利的平衡及公共利益

聲請初步禁制令的一方另需證明，衡平法上傾向於支持請求方，且任何禁制令符合公共利益(註11)。審酌是否核發禁制令時，法院必須權衡無禁制令下聲請方將遭受的損害，及有禁制令下非請求方將受到的損害，此外還需關注關鍵的公共利益是否會因授予禁制令而受到損害。

地院判定，若無禁制令之保護，Scag將在被迫與自己的專利發明競爭中面臨巨大困難。地院判定Scag在沒有禁制令的情況下所遭受的損害超過了Toro因禁制令所受的損害。地院另判定，鑑於鼓勵創新的重要性，及基於公眾可以繼續從Scag得到受專利保護的懸掛系統或從Toro得到其它無侵權割草機的事實，站在公共利益的立場亦應核准禁制令。

(四) 禁制令之內容與範圍

根據聯邦民事訴訟規則之Rule 65(d)(1)，法院於核准禁制令時，須以書面具體說明核准理由、且需清楚說明禁制之內容。本案中，地院於禁制令中禁止Toro對於會侵害系爭專利的裝配有平台懸掛系統的割草機從事製造、使用、販賣及為販賣之要約等行為。CAFC判定，在地院准予初步禁制令之請求的判決命令書中，對於系爭請求項以及被告受禁制之被控侵權物這兩者都有相關討論，因此無範圍過廣之情事。在專利權人已就被控侵權物侵害系爭專利請求項21建立出勝訴可能性，且被控侵權方未能對請求項21的有效性提出實質問題之情況下，CAFC維持地院核准初步禁制令之判決。

四、結論

由本案可看出，專利之用語，包含請求項及說明書之用語，是否有明顯區分不同的概念(於本案中為「支撐」及「隔離」等概念)，實際上會影響到法院對系爭請求項的限定條件(於本案中為「支撐操作者的整個身體」之條件)的解釋，進而影響法院認定被控侵權物是否侵權。此外，聲請初步禁制令之一方必須建立勝訴可能性，且須證明，若初步禁制令未被准許則恐遭受無法彌補的損害，還得證明衡平法上傾向於支持請求方，以及該禁制令符合公共利益。再者，法院於核准禁制令時，須以書面具體說明核准理由、且需清楚說明禁制之內容。由本案中亦可得知，在判斷被控侵權方所提出的引證案之間是否有結合之動機時，不應將「認知到問題並有動機解決該問題」與「結合特定引證案之動機」兩者混為一談。此外，對於被侵權方在沒有初步禁制令的情況下所遭受無法彌補的損害亦應考慮可能損失的潛在終身客戶，而市場中其他可能的侵權者也無法否定不可彌補的損害存在的事實。

初步禁制令的性質類似我國之「定暫時狀態假處分」。我國智慧財產法院在審理定暫時狀態處分之聲請時，就定暫時狀態之必要性，應審酌：1.聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實；2.法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害；3.聲請之准駁對於雙方損害之程度；4.對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響等事項，以期周全(註12)。

上述智慧財產法院應審酌之事項與本判例中所述美國核准初步禁制令應考慮之因素相似。觀察近年來智慧財產法院審理定暫時狀態處分之聲請，亦發現逐漸導入美國法之判定原則。因此，本判例對於欲在美國聲請初步禁制令之台灣企業，以及欲在台灣申請「定暫時狀態假處分」之台灣企業來說，均應有值得參考之處。

註釋