智慧財產專業團體

張東揚   律師

一、管轄權與適當法庭

無庸置疑，美國仍然是世界上最重要的專利戰場。依據美國聯邦訴訟法第1338(a)條(註1)規定，美國聯邦法院相對於州法院，對於「因專利法所生」之紛爭，享有專屬的事物管轄權，故聯邦地方法院為美國專利訴訟戰場的第一審戰區。聯邦地方法院現有94個，彼此間不僅存在地理距離，各個法院慣行的審理模式、要求兩造配合遵行的審理注意事項，也往往不同。此外，法院所在地的產業結構與其公民的知識水準難期一致，由此反映出來的陪審員特性與偏好，當然也有差別。因此，確定哪些聯邦地方法院可以對被告取得管轄權？在多數可能取得管轄權的法院中，向哪個法院起訴最為有利，而且適當？就成為專利權人起訴前必須思考的「選擇法庭（forum shopping）」課題。此一課題對於被告同樣存在：當被告發現受訴法院於己不利，也應該思考有無抗辯法院欠缺管轄權、受訴法院審理此案並不適當的空間，據以請求駁回起訴或聲請移轉管轄至其他（當然是於己有利的）法院。

哪些法院可以對專利侵權訴訟被告取得管轄權？此議題基本上屬於「對人管轄權」（personal jurisdiction）訴訟要件的範疇。筆者曾於本刊第十卷第二期（2008年2月）草擬過一篇小文，介述美國專利訴訟的對人管轄權(註2)，故此處不再復贅。從實務面看，如果被告產品（無須是涉訟產品）或服務曾經直接或間接銷售至法院所在州，而被告對此有所明瞭而且獲利，則該州法院就很有機會對被告取得對人管轄權（具體如何，還要視該州管轄法規和實務而定）。

至於向哪個法院提起專利訴訟方為適當？則屬於「適當法庭」（venue）訴訟要件之範疇。研析美國聯邦訴訟法規定，可知「法庭」之不適當，大致分為兩類。一是不屬於法規明定的適當類型（所謂適當類型，參見美國聯邦訴訟法第1400(b)條，詳下文）。二是因為其他公共與私人利益考量，例如證人住所太遠而不便出庭、證據所在地太遠而不便調查等事由，而存在受訴法院不便審理（forum non conveniens）之情形（參見美國聯邦訴訟法第1404(a)條(註3)。在第一種情形，被告可請求法院不受理訴訟或移轉管轄至適當法院，而法院無裁量餘地：若別無適當法院可以移轉，即應不受理起訴（參見美國聯邦訴訟法第1406(a)條(註4)）。在第二種情形，被告得請求法院移轉管轄，但法院仍保有裁量餘地；過去眾多涉及選擇法院爭議之案件，即屬於此種情形，而爭議焦點，通常在於法院裁量標準如何劃定。

二、「被告所在之地」的解釋疑義

被告主張受訴法院不便審理時，法院裁量標準如何劃定之相關問題，本所柳瑜珊律師撰有《美國聯邦巡迴上訴法院對專利侵權訴訟移轉管轄之近期趨勢》之大作，見於本刊第十二卷第七期（2010年7月）(註5)，敬請讀者參考，此不復贅。 較少被討論，也正是本文焦點的問題是：法規明定之「適當法庭」類型應如何認定？茲先將相關法規臚列如後，以便說明：

(一) 美國聯邦訴訟法第1400(b)條：「專利侵權之民事訴訟，得於被告所在之地（where the defendant resides）的聯邦地方法院起訴，或於被告侵權行為地兼經常固定營業地（regular and established place of business）之聯邦地方法院起訴。」(註6)。

(二) 同法第1391(a)(1)條：「除法律另有規定外，一切於美國聯邦地方法院起訴之民事訴訟之適當法庭要件，皆應受本條（按，指第1391條全部）規範。」(註7)。

(三) 同法第1391(c)條：「對於一切適當法庭要件之審查：(2)具有以其自身名義依法起訴及被訴能力之事業體，不論是否為公司組織，其為被告者，倘若法院依該訴訟類型對其取得對人管轄權，則法院地即為被告所在之地。」(註8)。

上述第1400(b)條顯然為專利侵權訴訟中確定適當法庭之特別法規，應優先適用；至於第1391(a)條、第1391(c)條則為規範一般民事訴訟適當法庭要件的普通法規，應補充適用，應無疑義。依第1400(b)條規定，專利侵權訴訟的適當法庭類型有兩種：一是被告「所在之地」，二是「侵權行為地兼被告固定經常營業地」。問題是：「被告所在之地」頗為抽象，應如何解釋？能否援引第1391(c)條加以補充解釋？如果答案為肯定，則至少對法人被告而言，法院只要取得對人管轄權，即當然成為適當法庭。但如此一來，確定適當法庭之訴訟要件對法人被告形同虛設，因其已被對人管轄權吸收而空洞化。如果不應援引第1391(c)條補充解釋，則有無其他更優位之法源、更合理之說理，能對「被告所在之地」提出不同解釋？

事實上，援引第1391(c)條對第1400(b)條進行補充解釋，已被美國聯邦法院體系大體遵行超過25年。此一法學方法，確立於美國聯邦上訴巡迴法院（簡稱CAFC）在1990年10月24日，就VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.一案作成的二審判決(註9)。按，CAFC成立於1982年10月1日，當VE Holding判決作成時剛滿8週歲，正當其生長曲線之茁壯階段，而美國當時社會輿論，亦籠罩於專利親善（pro-patent）之氛圍。只是世易時移，改革呼聲於近年逐漸興起。吾人觀察近期美國專利訴訟的起訴法院，不能不說存在著若干怪現狀。

例如，由於VE Holding判決之作用，加以對人管轄權認定標準之放鬆，公司被告（亦即大多數被告）倘欲主張法庭不適當，已無爭執違反第1400(b)條之空間，只能援引「受訴法院不便審理」原則，而受法院裁量權決定其案件之命運。頗多論者認為：原告起訴門檻因此降低，而選擇法庭空間大增，美國專利訴訟經常充斥著「非實施專利事業體（Non-Practicing Entity，簡稱NPE）」甚至「專利流氓（patent troll）」的身影，或即緣此之故。再者，若有法院一方面嚴格審理「不便審理」之抗辯（表現於裁判上，即移轉管轄之比例低），另一方面對實體問題的判斷對專利權人較為友善（表現於裁判上，即原告勝訴比例高），該法院將很容易成為專利權人趨之若鶩的明星法院。例如德州東區地方法院竟然吸納了超過40%美國專利訴訟，即為著例，儘管少有公司於其境內設立(註10)。

三、美國聯邦最高法院TC Heartland判決介述

正是在這樣的時代氛圍中，美國聯邦最高法院在2016年受理了TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC一案上訴（TC Heartland上訴），於2017年5月22日作成第三審判決，撤銷CAFC第二審判決並發回更審(註11)。其結論是：美國聯邦訴訟法第1400(b)條所謂「被告所在之地」的適當法庭類型，若被告是美國境內設立之股份有限公司（domestic corporation），則僅指該公司設立所在地而言，別無第1391(c)條補充解釋餘地。從寬泛到緊縮，一夕之間，美國專利訴訟的選擇法庭要件，遭到了劇烈衝擊。

此案背景事實並不複雜。原告Kraft Foods Group Brands LLC依德拉瓦州法律設立，主營業所在伊利諾州。原告起訴法院是德拉瓦州聯邦地方法院——全美受理專利訴訟件數第二多的法院，對專利權人也頗為友善。至於被告TC Heartland LLC，是依印第安那州法律設立(註12)，主營業所也在印第安那州。被告除了曾將被控侵權產品（即溶飲料）銷往德拉瓦州，與德拉瓦州不存在顯著連結。但是，按照前述CAFC於1990年VE Holding判決意旨，僅憑上述事實，已足使德拉瓦州聯邦地院在取得對被告對人管轄權的同時，也成為本件專利訴訟的適當法庭。換言之，藉由對人管轄權的建立，德拉瓦州當然成為被告的「所在之地」。因此，不意外地，儘管被告根據前述第1406(a)條提出了法庭不適當抗辯，請求不受理訴訟或移轉管轄，但其請求皆被地方法院和CAFC駁回。

被告抗辯的核心理據，其實是美國聯邦最高法院上一次實質審究專利訴訟之適當法庭訴訟要件時作成的判決先例。早在1957年，聯邦最高法院在Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.判決中(註13)，已對第1400(b)條（至今未曾修正）的被告「所在之地」做出過如下解釋：該條所謂被告「所在之地」，對美國境內設立之股份有限公司（domestic corporation）被告而言，僅指其公司設立地而言，別無第1391(c)條補充解釋餘地。據此，本件訴訟的印第安那州被告主張：德拉瓦州並非其「所在之地」。再者，被告主張：德拉瓦州也非其「固定經常營業之地」，因此，不論是第1400(b)條規所列兩種情形的哪一種，德拉瓦州聯邦地院都不是本件訴訟的「適當法庭」。

相信任何讀者閱讀至此，不免產生以下困惑：從結果看，美國聯邦地方法院2017年5月的TC Heartland判決意旨，不過是重申其1957年Fourco判決見解。既然60年前已有此判決先例，何以CAFC還能在1990年VE Holding案中作成相異判斷？難道在這60年中間，相關法規曾經發生過實質修正？

CAFC的答案正是如此。儘管第1400(b)條自1957年以來，迄無修正，但是1391條已實質修正過兩次，一次在1988年，一次在2011年。現將其三版本條文，連帶美國聯邦最高法院與CAFC相關判決要旨，依時間順序臚列比較如下：

從上表可知：第1391(c)條自1952年以降之發展，似乎朝著此一方向演化：持續使用更精確的規範語言在更多類型民事訴訟中擴張「以對人管轄權建構被告所在之地」（從而也就構成適當法庭地）此一法律原則的適用空間。例如，儘管1952年的規定語焉未詳，但是到了1988年，上述原則已被明文規範；到了2011年，此原則適用的主體甚至從股份有限公司擴張到一切營業實體。至於其所適用的訴訟類型，儘管第1391(c)條從未明文例示或列舉，但是從「for venue purposes」到「for purposes of venue under this chapter」乃至於「for all venue purposes」的形式差別，立法者對其擴張適用之用心，似乎不難推知。如果此一演化路徑確實存在，何以其逐步擴張之適用範圍不能及於專利訴訟？畢竟「一切適當法庭要件之審查」，語義上包含專利訴訟；畢竟「對人管轄權建構被告所在之地」原則已在1988年浮上地表，改寫了1952年條文勾勒的適當法庭訴訟要件之形貌。此即本件訴訟原告與CAFC的主要理據。本此，他們主張：在1988年後，聯邦最高法院在Fourco案所考察的基礎事實已被國會修法有意改變，而CAFC本此新情勢作成的VE Holding判決，又在2011年被國會修法認可，因此，第1400(b)條所謂被告所在之地，理應由第1391(c)條補充解釋。

為了破除上述舊說，同時讓1957年Fourco案判決見解重新成為權威判準，美國聯邦最高法院採取了如下論述策略。第一，利用修法歷史相關證據之缺少，堅守「基礎事實並未改變」、「國會並無改變意圖」的立場，迫使主張改變已經發生的論敵負擔較重舉證責任。第二，利用各種解讀法律文義的技術，削弱論敵的主張。首先，儘管第1391(c)條多次修正，但是第1400(b)條仍舊巍然不動，如果國會曾經希望從聯邦最高法院手中改變第1400(b)條所謂「被告所在之地」的含義，或者該條與第1391(c)條之適用關係，國會本可採用更清楚明白的立法手段，包含修正第1400(b)條本身。此一消極事實，加上修法歷史相關佐證之缺少，提供了聯邦最高法院對抗改變論者一件有力的武器。質言之，不管第1391(c)條如何演化，仍然欠缺臨門一腳，不能從量變產生質變。

再者，聯邦最高法院認為：儘管第1391(c)條在文字表相上一再改變，終究只有少許文字不同，並不能顯示立法者有意改變第1400(b)條與第1391(c)條的適用關係。例如，儘管第1391(c)條在2011年修正後，加入了「一切（all）」（適當法庭要件的審查）這個字眼，但是1952年舊版條文所謂「各種適當法庭要件之審查（for venue purposes）」的語義覆蓋面，早已臻於全面（comprehensive），不會因為「一切」的加入而更全面。

再者，聯邦最高法院指出：2011年修正還給第1391(a)條增加了保留條款：倘若「法律另有規定」，則第1391條（任何項款）即不適用。聯邦最高法院認為：第1400(b)條正屬於「法律另有規定」的例外情形。聯邦最高法院進一步指出：當年Fourco案判決樹立的原則「公司被告所在之地即其公司設立地」，無非是給當時的第1391(c)條發掘出其隱含的例外；由此觀之，2011年修正添加的保留條款，不過是把Fourco案判決當年發掘出的隱含例外加以明確化（the saving clause makes explicit the qualification that this Court previously found implicit in the statute）。

最後，聯邦最高法院指出：當年CAFC的VE Holding判決理由之一是：第1391(c)條在1988年修正時，使用了「for purposes of venue under this chapter」的文句，替換掉1952年舊法「for venue purposes」的文句。但是，在2011年該條再度修法時，此一文句卻被改成了（聯邦最高法院認為）更趨近舊法的「for all venue purposes」，這說明了美國國會無意藉由修法認可CAFC的VE Holding判決見解。申言之，所謂第1391(c)條自1952年以降的發展，乃是時進時退，並未呈現出一條方向清晰的演化路徑，且不論其路徑如何，皆未能侵蝕第1400(b)條由Fourco案建構出的含義：美國境內設立之股份有限公司，當其成為專利訴訟被告時，其所在之地只能是公司設立地。

四、後TC Heartland時代的可能變化

儘管聯邦最高法院的TC Heartland判決給美國專利訴訟的選擇法庭要件帶來劇烈衝擊，此一結果其實不那麼令人意外。當聯邦最高法院決定受理此案之際，論者多半預測判決結果會朝向提高起訴門檻、遏止NPE濫用專利訴訟制度的方向前行。再者，對於較常以被告身份出現在美國專利訴訟法庭的臺灣中小企業，此案之衝擊未必如想像之大。一來，被告在「選擇法庭」的戰局中，本來就居於被動應戰的地位，而不是主動選擇地位。二來，TC Heartland判決重申之原則是：「在美國境內設立之股份有限公司」，當其作為被告時，其所在地之地即公司設立地。因此，臺灣公司自身在美國專利訴訟中成為被告時，便不受此原則之影響（除非與子公司一同被訴），法院有可能一仍舊貫，仍以第1391(c)條補充適用第1400(b)條，以對人管轄權之有無，取代「被告所在之地」的判斷。倘若如此，臺灣公司便可能和過往一樣在陌生法院被訴，儘管仍可嘗試主張法庭不便利原則，聲請法院移轉管轄。

此外，美國聯邦最高法院TC Heartland判決僅僅審究了「在美國境內設立之股份有限公司（corporation）」作為專利訴訟被告的適當法庭要件問題。臺商如果在美國成立的是其他公司組織型態，例如美式的有限責任公司（limited liability company，簡稱LLC），是否一體適用TC Heartland判決重申的原則，即以公司設立地認定「所在之地」，尚無定論，有待未來實務案例解決。

對於在美國境內設立股份有限公司之臺商，Heartland判決之衝擊與影響就大得多。從今以後，它們的專利訴訟受訴法院將變得較易預測：專利權人如果不在此類被告的「公司設立所在之地」起訴，就必須在它們的「侵權行為地兼經常固定營業地」起訴。儘管「侵權行為地兼經常固定營業地」的含義與認定標準仍待未來判決充實，但是和憑藉對人管轄權建構出的適當法庭地相比，其範圍理應較窄(註16)。不過，較易預測、較不陌生的法院，未必就是對於專利訴訟被告特別友好的法院。因此，今後在美國設立公司之臺灣科技廠，不妨未雨綢繆，假想到專利訴訟的法庭地問題，作為選擇公司設立州之參考。

另一方面，這意味著原告選擇法庭的空間被壓縮，而熱門起訴法院可能重新洗牌。例如，德州東區聯邦地院如果今後無從對被告「侵權行為地兼經常固定營業地」做出擴張解釋，則其「美國專利訴訟首都」之地位恐怕將讓賢給熱門公司設立州的聯邦地院，例如德拉瓦州聯邦地院，而今後紐約州、加州的聯邦地院，其專利侵權訴訟案量則可望增加。

再者，當前以單一訴訟對行為各自獨立的多個被告提起專利侵權訴訟的起訴策略，也可能在一些法院被迫退流行，因為多數被告在同一法庭地設立公司或成立經常固定營業地的機率，顯然不會太高。對被告而言，當屬利弊互見。其利顯然，其弊則是較難在訴訟的壓力下形成共同防禦陣營，從而分享資源、互通情報。假設如此，則被告中資源較少者，被專利權人各個擊破的風險可能增高。

最後，在閱讀完了TC Heartland判決呈現的各種精巧與果敢的攻防論述之後，讀者不免興起一種感慨：為什麼美國國會不在歷次修法中，對第1391(c)條與第1400(b)條這一對難分難解的雙子星，做一番更明確的梳理？沒錯，或許未來數年，專利權人在美國國會博奕的新戰場，就在於此。

註釋  1 見於美國聯邦法典（U.S. Code）第28篇。本文他處提及的美國聯邦訴訟法條文之出處，皆同。  2 見於：/news/ShowNewsB.asp?seq=463  3 原文：For the convenience of parties and witnesses, in the interest of justice, a district court may transfer any civil action to any other district or division where it might have been brought or to any district or division to which all parties have consented.  4 原文：The district court of a district in which is filed a case laying venue in the wrong division or district shall dismiss, or if it be in the interest of justice, transfer such case to any district or division in which it could have been brought.  5 見於：/news/ShowNewsB.asp?seq=412  6 原文：Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business. 見於：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1400  7 原文：Except as otherwise provided by law— (1) this section shall govern the venue of all civil actions brought in district courts of the United States .... 見於：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1391  8 原文：For all venue purposes— (2) an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court’s personal jurisdiction with respect to the civil action in question .... 見於：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1391  9 VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).  10 按照DocketNavigator公司2015年的統計，當年度專利訴訟起訴件數、專利權人經歷審判程序之後取得勝訴的比例，有如下表（轉引自Michael C. Elmer與C. Gregory Gramenopoulos主編之Global Patent Litigation: How and Where to Win，第二版，Bloomberg BNA於2016年出版）： 聯邦地方法院 2015年專利訴訟起訴件數 專利權人經歷審判程序之後取得勝訴的比例 德州東區地院 2,545 63.2% 德拉瓦州地院 544 55.5% 加州中區地院 279 61.4% 紐澤西州地院 272 65.4% 加州北區地院 222 53.4% 伊利諾州北區地院 162 63.3% 紐約州南區地院 149 48.9% 佛羅里達州南區地院 127 66.7% 德州北區地院 115 53.8% 加州南區地院 85 52.6%  11 美國聯邦最高法院此一判決名為：TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, No. 16-341 (S. Ct. May 22, 2017). 判決全文見於https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/16-341_8n59.pdf  12 值得留意的是：被告的屬性是「有限責任公司（limited liability company）」，並非股份有限公司（corporation）。由於這個事實問題直到第三審才被提出，因此不在聯邦最高法院本件審理範圍之內。  13 案名：Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp., 353 U.S. 222 (1957). https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/353/222  14 原文：A corporation may be sued in any judicial district in which it is incorporated or licensed to do business or is doing business, and such judicial district shall be regarded as the residence of such corporation for venue purposes. 見於：美國聯邦最高法院TC Heartland判決。  15 原文：For purposes of venue under this chapter, a defendant that is a corporation shall be deemed to reside in any judicial district in which it is subject to personal jurisdiction at the time the action is commenced. 見於：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1391  16 當然，所謂「侵權行為地兼經常固定營業地」之解釋與認定標準，是否會在未來逐漸對齊對人管轄權的判準？這是往後數年值得關注的議題。