宋逸婷、許瑾虹
一、 前言
台灣商標法採行大部分國家所採行之註冊保護主義，原則上保護先申請註冊之商標(註1)，例外引入保護先使用商標之規定，因為在註冊保護主義下，極有可能造成申請註冊的商標與先使用於市場的商標間的衝突，例如惡意搶註他人未申請註冊之商標以及著名商標之情況。其中關於禁止惡意搶註部分，商標法乃在基於民法上之誠實信用原則、促進工商企業正常發展及維護競爭秩序的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時之救濟機會，故引入通常為刑事法才會使用之主觀要件、擴大適用範圍，設下商標法第30條第1項第12款規定：「商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊」。在本條款規定之適用上，須符合以下要件：(1)系爭商標與據爭商標構成相同或近似，(2)主張先使用商標之人有將據爭商標作為商標先使用之事實，以及(3)據爭商標先使用之商品或服務與系爭商標指定使用之商品或服務具有同一或類似關係之前提要件外，尚須符合(4)「意圖仿襲」此一主觀要件。申請人是否基於仿襲意圖所為，得就個案中據爭商標是否具獨創性及其行銷於市場等具體客觀事證，判斷申請人是否基於業務競爭關係知悉他人商標存在而有「意圖仿襲」申請註冊情事，並斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據加以判斷(註2)，至於實務上如何適用「意圖仿襲」此一法定要件，本文茲選錄幾則近期法院針對此條款之判決結果略分析一二。
二、典型案例：
(一) 契約關係、地緣關係
「錠嵂」案(註3)：
本案之先使用人為台灣頗具知名度之「錠嵂保險經紀人」公司，於此案例中，二造商標由方形外框、三矩形及幾何線條所組合，屬於近似商標，且兩商標指定使用於相同與高度類似之印刷品等商品與服務，加上系爭商標權人之法定代理人朱穗盈有向先使用人錠嵂保險經紀人公司承購旅遊平安險之事實，朱穗盈為系爭商標權人之事業經營者與代表人，其因保險契約關係，直接接觸據爭商標，進而知悉據爭商標之存在，加上本案二造當事人之通訊處均設址於臺北市或新北市，具有地緣關係。因此，在此案件中，智慧財產法院認定系爭商標權人因契約與地緣關係知悉據爭商標存在，進而仿襲註冊。
(二) 同業關係
依據最高行政法院98年度判字第321號判決、智慧財產法院99年度行商訴字第30號判決之解釋，本條款規定之「其他關係」，應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間，因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂「其他關係」(同註2)。以下再舉幾則法院判決說明具體適用情形。
1. 具有競爭同業之業務經營關係
(1) 「MISS WU」案(註4)：
本案之先使用人為知名華裔設計師吳季剛，據爭商標為其自創品牌「MISS WU」，在此案件中，商標申請人曾指出「MISS WU」屬於普遍習見之單字，識別性不高，不能以此等習見的文字認定其搶註。然智慧財產法院認為在系爭商標申請註冊前，吳季剛之「MISS WU」商標已有在媒體上廣泛曝光之事實，許多名人皆為此品牌之忠實客戶，商標識別性之強弱會隨著使用狀況而有不同，「MISS WU」透過吳季剛之使用，識別性已相當強烈，加上系爭商標申請人將系爭商標指定在服飾上，顯然欲經營相同的服飾產業，可見因為業務經營關係而知悉據爭商標之存在，進而仿襲註冊。
(2) 「愛菲亞」案(註5)：
本案二造商標圖樣皆包含相同之中文「愛菲亞」，智慧財產法院考量到「愛菲亞」並不是常見文字，且二者同為美國直銷業者，更在同一本「直銷世紀」雜誌上，以上下並列之方式被報導，因此認為原告基於與先使用人具有競爭同業關係，且基於同業間商品資訊取得較為容易及敏銳程度，堪認原告早已知悉據以異議商標商品之存在，顯係具於仿襲之意圖。
2. 具有競爭同業關係，且兩岸人民交流旅遊頻繁
(1) 「FANCIER」案(註6)：
本案二造商標皆包含相同外文「FANCIER」，智慧財產法院認為本案先使用人有在中國大陸先使用據爭商標於攝影器材商品，並有進口至台灣並為台灣消費者討論之事實，考量到二造當事人皆屬攝影器材同業，且兩岸人民交流旅遊頻繁，且二造商標上之外文並非習見，加上構圖意匠雷同，若不是原告曾接觸過據爭商標，不可能偶然發想，因此認定原告有仿襲意圖。
(2) 「樸麗」案(註7)：
本案先權利人在上海經營「樸麗酒店」，而二造商標皆包含中文「樸麗」，並皆使用於餐廳、旅館等服務，原告曾在本案中主張，其家族原經營名為「國光大飯店」之旅館業務，重新整建後希望客戶可以理解飯店有如「樸」玉般的美「麗」，特將飯店命名為樸麗，並在訂房時載明「原國光大飯店」。智慧財產法院於審酌相關證據及理由後指出，本案二造商標圖樣上之所包含之「樸麗」2字並非普通習見，加上先權利人之前手在台灣已有先使用「樸麗」於旅館服務之事實（刊登廣告於旅遊雜誌等），因此認定二造當事人雖然無直接業務往來關係，但因基於同業關係對於其他業者的經營狀況應該會密切注意，加上近年來台灣與大陸地區人民間因團體或自由行觀光、學術交流、商務活動、體育賽事等往來互動頻繁，相關消費者、旅宿業相關業者或從業人員、部落客，乃至各式傳播媒體、節目，常透過網路相關平台分享關於訂房推薦、旅宿安排等資訊，因而認定兩岸來往頻繁，並未採納原告稱其為善意使用系爭商標之主張，仍認定原告有仿襲惡意。
3. 同業關係、地緣關係
(1) 「植牙醫學會」案(註8)：
本案二造當事人皆為醫學會，先使用人是牙醫界頗具學術威望之「APAID」（國際亞太植牙學會），均有相同之較大字體置於商標圖樣中央位置之外文APAiD 」，為易引起相關消費者注意之主要部分，且該外文均結合有地球經緯圖且圖樣上皆結合地球經緯圖，極為相似，且先使用人有將據爭商標先使用於會議資料與刊物上，而原告是第3屆年會協辦單位，認為二造同為植牙醫學同業所組成之學術組織，智慧財產法院因此認為原告理應會注意同性質組織之存在與其所舉辦之研討會與刊物，加上原告之理事長亦在台北市開設診所，原告係基於地緣及業務關係知悉據爭商標存在，進而仿襲註冊。
(2) 「NOMADE」案(註9))：
本案系爭商標為「NOMADE」、據爭商標為「NOMADE N」，本案先使用人為韓商，除有積極參與各項國際性餐具展覽外，其關係企業在台灣設有購物網站，確有先使用之事實。因此法院在本案中認定，二造商標構成高度近似，本案參加人與原告在大陸皆設有據點，加上同樣位於東亞地區，原告身為餐具同業，可透過展覽管道及地緣關係知悉據爭商標存在，進而仿襲註冊。
4. 競爭同業關係、侵權事實
「貓圖形」案(註10)：
在本案中，二造商標圖樣上貓圖形高度近似，加上原告代表人與訴外第三人「OO星公司」之代表人為父女關係，而「OO星公司」過去曾因仿冒據爭商標被查獲，因此智慧財產法院於本案中認定原告因侵權及同業競爭關係知悉據爭商標存在，進而仿襲註冊。
三、非典型案例
(一) 被仿襲商標知名度較高，且二商標高度近似，而認定具有仿襲意圖
「唐頓莊園」案(註11)：
本案原告是將系爭商標「唐頓莊園DownTown Abbey」指定使用於酒類商品，然先使用人早在系爭商標申請前製播一系列「唐頓莊園」電視劇，並多角化經營其他商品及服務領域，並有用以廣告行銷於紅酒類商品之事實。智慧財產法院認為先使用人已實際販售紅酒商品，加上唐頓莊園系列電視劇在台灣極為知名，二造商標圖樣幾近完全相同，因此認定原告在主觀上有意圖仿襲而搶註「唐頓莊園」商標之情事。
(二) 產業之上下游關係屬於本款所稱「其他關係」
「跑天下」案(註12)
本案參加人從事鞋類商品販售、產銷等相關行業，雖無直接證據證明與原告有業務往來或契約、地緣等關係，但至少與原告為鞋類商品之上下游關係，自對供訂製之鞋款有一定程度之認識，而據爭諸商標雖非著名商標，但具一定識別性，智慧財產法院認為，依據交易習慣及一般經驗法則判斷，應認參加人申請系爭商標為搶註。
(三) 從間接之地緣與業務往來關係推定可得接觸先使用商標
「CRW」案(註13)：
本案系爭商標為外文「CRW」，據爭商標則是外文「CRW」搭配皇冠圖，智慧財產法院認為二造商標外文部分一致，加上先使用人有將據爭商標先使用於衛浴商品上之事實(在大陸使用、在台灣參展)，原告自承有代理大陸地區第三人之衛浴商品，更佐證加強原告確實與大陸地區衛浴商品之相關品牌有地緣業務往來(並非與當事人有直接業務往來關係)，因而認為有接觸據爭商標可能性，因此認定原告並非恰巧有其合理的特殊淵源或正當理由而申請系爭商標，而是搶註。
(四) 非典型先使用證據
「朱鳳Cardinal及圖」案(註14)
智慧財產法院主要依「二造商標之主要部分即鳳凰圖形幾乎完全相同，實質近似程度之高，無從想像參加人完全不知據以異議商標即鳳凰圖形之存在」據以判認參加人基於仿襲意圖設計系爭商標。值得留意的是，本案先使用證據雖未符合典型商標使用要件，法院仍據個案背景認定「系爭商標雖指定使用於理容用剪刀等較為特殊之刀具，惟查觀諸據爭商標使用方式可知，隨著書籍、雜誌、動漫角色之真人化活動，各式人物常常持特殊刀具出現，且各式商品之多元化經營，使據爭商標亦會使用於特殊刀類之商品上……故據爭商標先使用之商品或服務，以及基於多元發展的特性，應認與系爭商標指定之刀具商品認定實質上構成類似。」
四、觀察與分析：
從前述近期判決可看出，商標識別性是否足夠乃判定搶註是否成立之黃金標準，如果不是甚為獨特之標識，相信在個案當中，就「因何原因知悉」他人先使用商標之證明要求相對拉高；反之，若商標識別性極高且商標近似程度高，指定商品亦有相同類似時，甚至不需細究「因何原因知悉」，此乃因綜合案件事實與客觀情狀，基於經驗法則與論理法則即可判斷是否具主觀惡意，可相對降低釋明是否具有主觀仿襲意圖之舉證程度。
關於是否具有仿襲意圖之主觀要件，當前實務主要仍然圍繞在因「契約」、「地緣」、「業務往來」、「競爭同業」等關係而知悉他人先使用之商標，進而搶先註冊，甚至只要同業且經營範圍涵蓋相同地域(如前述NOMADE案)，就有機會判定「可得接觸」，而作為「知悉」、「可得接觸」之考慮，同業和地緣關係在很多判決都同時納入考量。亦即，只要是競爭同業，「基於經營狀況理應極注意他人先使用商標」已為法院判決所普遍認同；相反地，如二造當事人間連「同業關係」皆不具備，亦無契約、地緣、業務往來等關係，在目前實務上，相對較難被認為有仿襲惡意；然仍有例外案例，比如前述「跑天下」案，法院即認為「跑天下」具有相當特殊性，二造雖然沒有直接的業務往來關係，然二者行業上屬製鞋領域之上下游廠商，應有類似於同業關係之關聯性，認定商標權人是仿襲而來。此外，在前述「唐頓莊園」案中，法院基於二造商標幾乎相同暨據爭商標知名度極高，認為已無須細究因何原因知悉他人商標，判定該商標權人搶註他人先使用之商標，同時認為該商標會導致消費者與據爭商標相互聯想，進而產生混淆誤認之虞，以及減損據爭著名商標識別性(即同時適用商標法第30條第1項第11款前、後段及同條項第12款規定)。
至於「先使用商標」之舉證部分，雖不限於台灣使用，亦不要求證據數量，但原則需要精準證明引證商標先使用於同一或類似商品／服務，且引證商標單獨使用時必須足以令人辨識其為指示商品產源／服務提供來源之識別標識，若是使用態樣會令人理解為與商品說明有關者，極有可能摒除在外，例如法院在105年度行商訴字第151號行政判決(註15)中即指出，該案系爭商標為「Racing Pro」，先使用人以「aminoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」、「RACING」、「Pro」作為據爭商標，然據其所提出之使用資料，皆是將「Racing」與「Pro」與其他商標連用，並無單獨使用之情形，可見並非將之做為表彰商品來源之標識，因此，法院即認為據爭商標不構成先使用。相反的，在法院判決中，仍有較為引人注目之判定標準，例如有案例在「先使用」要件上加以擴張，例如前述「朱鳳及圖」案，先使用人其實並未將據爭商標先使用於系爭商標所指定之各式刀具商品上，然法院認為其先使用之書籍、雜誌、動漫週邊商品，隨著動漫角色真人化活動(cosplay)的出現，各式人物常常持特殊刀具出現，據此判認與系爭商標指定商品在「實質上」類似，此案例突破了典型對於商標先使用之要求；此外，在商標使用之認定上，若據爭之標示於商品之識別標識為營業主體名稱，根據事實情況，只要可令人識別為指示商品產源之識別標識，亦有判定構成先使用者(註16)。
五、結論
「意圖仿襲而申請註冊」屬於主觀要件，如堅持必須有直接證據證明其仿襲意圖，則防止搶註條款之功能必然遭到架空，而無法發揮其作用。因此，是否有「意圖仿襲」之情形，應具體審酌個案之一切客觀情況，包含商標識別性、商標近似程度、選用系爭商標有無合理之特殊淵源或正當事由乃至申請人接觸據爭商標之可能性等等，妥為認定(同註13)。由近期實務案例可知，為落實商標法維護市場公平競爭之立法精神，衡平消費者及商標權利人之利益，在判斷商標搶註案件是否成立時，會綜合考量各項事實狀態，以經驗法則與論理法則加以衡量，在必要時亦可不落俗套的作出裁判，適當保護先使用商標。而為避免商標遭他人搶註，商標使用人皆應積極維護自身權利，盡早申請商標註冊，且在選用商標時亦應放眼未來之維權需求，避免過度依賴商標對商品性質或功能之暗示功能，屆時因無法構成商標使用而得不償失。
1.指商標法第1條所稱「商標」、「證明標章」、「團體標章」、「團體商標」，本文一律以「商標」稱之。
2.請參見經濟部智慧財產局106年1月公布之商標法逐條釋義第5、96至98頁內容，https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/791414583763.pdf，最後瀏覽日期2017年9月15日。
3.智慧財產法院104年度行商訴字第13號行政判決。
4.智慧財產法院103年度行商訴字第131號行政判決。
5.智慧財產法院104年度行商訴字第144號行政判決。
6.智慧財產法院105年度行商訴字第24號行政判決。
7.智慧財產法院105年度行商訴字第89號行政判決。
8.智慧財產法院105年度行商訴字第30號行政判決。
9.智慧財產法院105年度行商訴字第126號行政判決。
10.智慧財產法院105年度行商訴字第64號行政判決。
11.智慧財產法院105年度行商訴字第103號行政判決。
12.智慧財產法院104年度行商訴字第77號行政判決。
13.智慧財產法院105年度行商訴字第67號行政判決。
14.智慧財產法院105年度行商訴字第95號行政判決。
15.智慧財產法院105年度行商訴字第151號行政判決。
16.智慧財產法院105年度行商訴字第134號行政判決。