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網際網路為人們帶來無遠弗屆的資訊，也增加了宣傳與行銷的管道。與此同時，商品與服務提供上出現的無國界化，也為商標權人帶來不同的影響。當他國企業的網站，是以本國人民作為行銷對象，且可能會影響在本國已取得商標權之商標權人時，本國的商標權人有無透過訴訟進行對應的可能？又什麼樣的情況下才可以對外國網頁使用台灣商標之行為主張維權？
日本於2024年10月30日作成之關於「壽司三味」(日文原文為：すしざんまい，英文讀音為：Sushi Zanmai)的商標侵權判決(日本智慧財產高等法院令和6年(ネ)第11031號判決 (註1)，下稱「壽司三味商標案」)，該判決正是討論跨國企業網站所刊登之標示、以及是否構成商標侵權、及其判斷標準。希冀透過此案件與台灣商標法相關判決之比較，為未來類似案件在台灣發生時，提供可資判斷之觀點。
一、壽司三味商標案之判決介紹
(一) 本案的原告是喜代村股份有限公司(株式会社喜代村，下稱原告)，被告是Daisho Japan股份有限公司(ダイショージャパン株式会社，下稱被告)。
原告於2006年至2015年間，在日本已用「壽司三味」(SUSHI ZAMAI)註冊以下商標(下稱「系爭商標」)：
| 原告商標1 |
| 註冊號碼 |
第5003675號 |
| 註冊日期 |
2006年11月17日 |
| 商標 |
 (註2) |
| 指定商品或服務類別 |
第30類 壽司
第43類 以壽司為主之食物飲料之提供 |
| 原告商標2 |
| 註冊號碼 |
第5511447號 |
| 註冊日期 |
2012年8月31日 |
| 註冊商標 |
すしざんまい (註3) |
| 指定商品或服務類別 |
第30類 壽司、壽司為主之便當
第43類 以壽司為主之食物飲料之提供 |
| 原告商標3 |
| 註冊號碼 |
第5758937號 |
| 註冊日期 |
2015年4月17日 |
| 登錄商標 |
SUSHI ZANMAI |
| 指定商品或服務類別 |
第30類 壽司、便當、丼飯
第43類 壽司、丼飯為主之食物飲料之提供 |
(二) 然而，原告發現：被告至遲於2014年12月起，即於其所營運之日文網站(下稱系爭網站)上使用「Sushi Zanmai」之文字，以及下圖一之圖案(以下合稱被告標示)。
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| 圖一 |
(三) 即便被告在系爭網站上所示之壽司店實際上設立於馬來西亞，且該壽司店是由被告之關係企業所經營，但對於「被告於系爭網站之日文網頁使用被告標示」之行為，原告仍認為已侵害系爭商標，故向被告提起民事訴訟主張商標侵權。原告除要求被告不得再使用被告標示外，並主張被告應賠償日幣(下同)1100萬圓。
(四) 原審判決(註4)認為被告標示確實與系爭商標類似，又被告提供服務的類別(壽司為主之食品提供)，亦與系爭商標之服務類別(壽司為主之食物飲料之提供)類似，加上系爭網站是用日文呈現，因此原審判決認為系爭網站主要是面向日本的交易對象及消費者，進而，原審判決認定被告於系爭網站上登載被告標示的行為，已當該日本商標法第2條第3項第8款(註5)之使用行為。此外，縱使系爭網站介紹的壽司店並不在日本境內，但因為系爭網站以日文載有「以合理價格即可享用之迴轉壽司」，故其具有「提供飲食服務」的廣告機能，且是以日本的消費者作為宣傳對象，其仍然有損害日本的「壽司三味」名聲的可能性。因此，一審法院認為：被告將被告標示刊載於系爭網站的行為，屬於商標之使用行為，且構成對系爭商標之侵權。關於損害賠償金額，一審法院認為被告應賠償原告550萬809圓，並認為被告應負擔原告50萬圓之律師費，故判定被告應給付原告600萬809圓。
(五) 被告對於一審判決有所不服，因此提起上訴。被告公司之上訴之理由略為：
1. 其於系爭網站上刊登被告標示不屬於商標使用行為。
2. 系爭網站並不是要招攬顧客到被告關係企業在馬來西亞的壽司店，而是要招募在日本的水產業者，讓這些水產業者可以用更便宜的價格、提供更高品質的食材給被告，因此，系爭網站是要介紹被告及被告關係企業之資訊給這些日本的水產業者，而不具有以一般消費者為對象之廣告性質。
3. 商標有屬地原則，日本的商標權的效力僅及於日本國內，又關於商標法的屬地主義及網際網路的全球性間的爭議，有「網路上標章及智慧財產權標誌保護之備忘錄」(註6)可參，是否構成在「特定國家之使用行為」，應以有無「商業效果」(commercial effect)作為判斷基準。由於被告在系爭網站使用被告標示產生的商業效果，只限於被告關係企業的壽司店在馬來西亞之範圍，因此被告在系爭網站使用被告標示，並不會構成在日本的系爭商標之侵害。
(六) 在本案中，二審法院(即日本智慧財產高等法院(註7))作出與原審截然不同之認定結果：二審法院認為：被告於系爭網站上刊登被告標示的行為，並不構成商標法上的「使用」，縱使構成商標法上之使用行為，也無法認為是用於在日本國內提供服務而使用被告標示。從而，二審法院認為原告之主張無理由，撤銷一審法院的判決，並駁回原告之主張。以下逐一說明二審法院如何認定被告之行為並不構成商標法上「使用」：
1. 首先，二審法院先整理系爭網站如下：
● 系爭網站的首頁最上段是：Daisho集團的標誌，並記載「魚類、水產加工物，農畜產物之輸出及加工販賣」。而於首頁相連結的各網頁的網頁横幅則是：「關於Daisho集團」、「事業內容」、「集團政策與願景」、「公司概要」、「有意進行海外出口之人」。
在系爭網站首頁的下段部分，載有壽司店的店內環境及生魚片料理的大照片、海苔的養殖場、冷凍鮪魚及馬來西亞的物產展等較小的照片，此外還有「店舖資訊」、「Daisho集團的優點」之網頁橫幅。
● 在「關於Daisho集團」的頁面，載有「為了在海外提供真正美味之日本餐飲」的標題，而在該標題下，記載著Daisho集團如何在新加坡、馬來西亞等地，以東南亞為中心開設日本餐飲的店鋪、以及從日本嚴選新鮮之高級食材並直接送達之說明。
● 在「事業內容」的頁面，載有「食材・食品之輸出／提案」的標題，而在該標題下，則有「Daisho集團在亞洲開展之餐飲店中…提供從日本直接輸入之物並進行調理。」、「負責輸出具有豐富經驗及知識之人員到海外」、「有意向海外出口之畜產・農業・漁業及食材製造商，請不吝與我們討論」之說明。
● 在「集團政策與願景」、「公司概要」的頁面，則是強調「美味的食物要從原料作起」以及說明被告與四間關係企業間的架構。
● 在「有意進行海外出口之人」的頁面，提供面向食材・食品生產者關於海外出口議題之問答頁面，以及提供可詢問相關問題的電子信箱。
● 就系爭網站中「店舖資訊」的頁面，記載餐廳加盟的標誌、店名及相關說明，其中也包括被告標示、及其他加盟餐飲店的Logo、店名及相關說明。在被告標示旁邊，載有「以親民的價格讓廣泛的消費族群皆可享受的迴轉壽司。嚴選食材與豐富的選擇，吸引眾多客人。」之說明。
關於「Daisho集團的優點」的頁面，記載有：「為了將日本的食材、食品輸送到世界，Daisho集團設有其獨立的標準。」而與該段文字並列的，是由3個圓組成的圖示，這3個圓分別記載的是：食材的收集與提供能力，海外展店的能力，獨自的系統通路。
2. 二審法院認為：系爭網站有相當大的部分在說明食材、食品的出口、店鋪開發、菜單開發、食材與食品的加工與流通，並向有意進行出口的日本國內業者為招攬。相較之下，刊登被告標示之頁面除所占比例較低外，也沒有具體記載餐廳的菜單、價格、所在地。依系爭網站之架構及其記載之內容，系爭網站是在介紹包含被告在內之Daisho集團於東南亞開設「提供日本餐飲」之餐飲店，並介紹該等餐飲店為了提供高度新鮮且優良的食材而經營從日本出口之事業。因此，二審法院不認為刊載被告標示之系爭網站，有進行「提供服務相關的廣告」。
3. 除此之外，二審法院認為：本案所涉及之Daisho集團的壽司店設立於馬來西亞而非日本，該壽司店是在日本以外的地點提供飲食相關的服務，且被告標章在當地已完成商標註冊而具有適法性。在此一情況下，若基於日本之商標權而禁止被告使用被告標章，將會對外國合法註冊之商標使用，帶來不當限制之結果，而違反商標之屬地主義。
4. 對此，原告提出證據說明：當第三人前往Daisho集團在馬來西亞設立之「壽司三味」壽司店時，確實有誤認該壽司店是原告的分店。但對於此一主張，二審法院認為：原告無法證明該誤解是基於系爭網站所生，因此，此一證據無法用以認定系爭網站之被告標示是否構成對原告系爭商標之侵權。
5. 最後，二審法院引用「網路上標章及智慧財產權標誌保護之備忘錄」第2條、第3條的規定：「根據本辦法，網路上之標誌使用僅在是項使用在任一會員國產生第3條定義之商業效果時，構成該會員國之使用行為。」「決定網路上標誌之使用是否在任一會員國產生商業效果時，主管機關應考量所有相關因素，包括但不限於以下情形：(a) 凡該標誌使用人正在或已經擬定重大計劃以利在會員國經營相同或類似該標誌在網路上使用之商品或服務者。」二審法院認為：由於被告並沒有要在日本提供壽司店相關服務、亦沒有著手於相關之計劃、且系爭網站並沒有以日幣顯示相關之商品的價格、也沒有刊載被告或關係企業在日本的聯絡方式，系爭網站並不具有日本國內的商業效果，而不屬於在日本國內進行商標使用之行為。
6. 綜上，二審法院認定系爭網站只是向「有意進行海外出口的日本人」進行宣傳，而不是就壽司店提供之服務進行宣傳。縱使系爭網站是就壽司店提供之服務進行宣傳，因為該服務是在國外提供，因此也不會影響系爭商標在國內受保護的效能，在此一前提下，二審法院認為系爭網站刊載被告標示並不構成商標法上的「使用」，亦未侵害原告所註冊之系爭商標的商標權，進而作成原告敗訴之判決。
二、壽司三味案涉及的法律議題及判斷標準，及與台灣類似判決之比較
(一) 首先，本案對於系爭網站刊載被告標示是否涉及本國商標侵權，先就「是否構成商標法上的『使用』」進行判斷。二審法院係在縱觀系爭網站全體內容後，比較「壽司店」及「海外食品出口」占整體網站的比例，並分析系爭網站有無刊載壽司店的必要資訊，進而作出判斷被告的行為並不構成「商標使用」。
(二) 其次，二審法院基於「網路上標章及智慧財產權標誌保護之備忘錄」，從系爭網站的被告標示「是否構成商業使用」的角度，判斷有無侵害系爭商標。關於「商業使用」的判斷，是以「使用人正在、或已經擬定重大計劃，以利在會員國經營相同或類似該標誌在網路上使用之商品或服務」作為標準。在本案中，用以判斷是否構成「商業使用」的事實如下：
1. 被告是否已在、或將要在日本提供壽司店相關服務？
2. 被告是否著手於相關之計劃？
3. 系爭網站是否有以日幣顯示相關之商品的價格？
4. 系爭網站是否有刊載在日本的聯絡方式？
(三) 在台灣，亦有與壽司三味案相類似的案件(即涉及跨國之商標侵權議題)，該案件為智慧財產法院109年度民商上字第10號民事判決。該案件是祥雲工具股份有限公司(下稱祥雲公司)訴雷歐工具有限公司(下稱雷歐公司)商標侵權，祥雲公司主張雷歐公司製造之系爭產品上有「ROCKFORCE」文字，侵害祥雲公司已於台灣註冊之商標權。雷歐公司雖承認有製造系爭產品之事實，但其是自有權使用「ROCKFORCE」文字之第三人處取得訂單而受委託製造系爭產品，而該第三人於白俄羅斯已就「ROCKFORCE」註冊商標，且雷歐公司並無將系爭產品於台灣銷售之情形，而是全數運交國外與交付國外廠商。
(四) 就前述台灣案件，智慧財產法院認雷歐公司於台灣並無使用
「ROCKFORCE」商標之行為。智財法院表示：商標應足使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他們之商品或服務相區別，考量雷歐公司並未將系爭產品於台灣銷售，故並無使消費者混淆誤認之可能性，另第三人委託雷歐公司製造系爭產品，因代工並非屬使用商標行為，加上第三人將「ROCKFORCE」使用於台灣域外，故基於商標法屬地主義原則，並不受台灣商標法之拘束。
(五) 此外，於該案件中，智慧財產法院亦將「兩商標行銷方式與行銷場所」之判斷，作為認定雷歐公司未構成侵權的依據之一。智慧財產法院認為：「經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，其與實體店面行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。然查被上訴人之系爭產品全數銷往國外，未於中華民國境內販售，被上訴人亦未能舉出客觀事證可據證明有國內銷售之事實。況上開實際混淆誤認之情形，係發生在白俄羅斯。準此衡諸市場交易常情，兩商標之行銷方式與行銷場所，重疊性低。」
(六) 若將台灣智慧財產法院的判斷標準，用於壽司三味案的判斷，則可得出以下判斷結果：
1. 考量被告標示是使用於域外、且被告標示在馬來西亞有取得商標註冊，即便系爭網站有刊登被告標示，但因被告並無於國內提供壽司店之服務，被告刊登被告標示於系爭網站之行為，於國內並不構成商標使用。
2. 被告並未將壽司店之服務在國內提供，故台灣之相關消費者實無混淆誤認之可能性。
3. 被告標示實際係由被告之關係企業使用於馬來西亞，故基於商標法屬地主義原則，並不受台灣商標法之拘束。
4. 經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，其與實體店面行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低，被告並無在國內提供實體壽司店服務之情形，故被告標示與系爭商標之行銷方式與行銷場所，重疊性低。
換句話說，縱使在台灣智慧財產法院的判斷標準下，雖沒有以「網路上標章及智慧財產權標誌保護之備忘錄」作為判斷基礎，但仍然會得出相同之判斷結果。亦即：「在外國之商品或服務透過網站進行宣傳時，是否會構成對台灣商標之侵權，仍以『是否構成商標使用』、『是否有於台灣境內提供商品／服務』」作為主要的判斷基準。
三、小結
綜上，對於從事跨國業務的公司而言，原則上，若不涉及在他國直接提供服務或商品，在商標侵權與否的判斷上，似無需考量有無侵害他國已註冊商標所涉之法律風險。
然而，縱使沒有在他國直接提供服務或商品，基於前述之壽司三味案，當設立營運之網站是以他國語言呈現，網站具有以他國幣別結算的機制、有提供在他國的聯絡方式、且以相當之篇幅描述商品或服務時，仍有可能構成「網路上標章及智慧財產權標誌保護之備忘錄」所稱之「商業使用」，應予注意。
對於台灣之商標權人而言，當發現網路上有外國公司以台灣語言經營網站，且該外國公司使用台灣商標權人的自身商標、或類似自身商標之情況時，於進一步在台灣法院採取維權行動之前，應可先分析該外國公司營運之網站的內容、語言、結帳幣別、聯絡方式等，並判斷是否已有產品或服務實際已在台灣提供。
目前看來，不論台灣或日本，在進行商標侵權的判斷時，仍然以商標法之屬地主義作為判斷的考量之一，此時於他國主張商標搶註、或提早在他國註冊商標進行佈局，亦不失為可能之對應方式。
※ 註釋 ※
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