智慧財產專業團體

一、引言

商標作為區分商品或服務來源的商業標識，通過使用才能實現其產源識別功能，而註冊與使用的一致性則是“連續三年不使用撤銷”(以下簡稱 “撤三”)程序中決定註冊商標能否維持註冊的定性因素。對此，中國大陸(下同)《商標法》第二十四條、第四十九條第一款及第五十六條(註1)都有相關規定。然而，在商業實踐中，商標註冊人因適應市場變化、優化品牌形象等需求，對已註冊的商標圖樣進行一定程度的變換使用屢見不鮮。這種“變換使用”行為是否構成《商標法》意義上的“規範使用”(註2)，往往是“撤三”案件審理中的難點，一方面，實際使用與核准註冊的商標圖樣不完全一致的情形，在靈活動態的商業實踐中有其合理性與必然性；但另一方面，若對變換使用的認定過於寬鬆，又可能導致註冊商標保護範圍的不當擴大，削弱註冊制度的公示性與穩定性，損害公平競爭的市場秩序。基此，本文擬以“撤三”案件的審理實務為核心視角，通過案例探究變換使用行為對維持商標註冊的影響，期許能為商標註冊人規範使用商標、規避“撤三”風險提供實務指引。

二、那些被維持註冊的商標——以“未改變顯著特徵”為核心尺規

為平衡商標註冊制度的穩定性與商業實踐的靈活性，準確把握商標“撤三”制度的立法目的，即：引導和激勵商標權人積極使用註冊商標，充分發揮商標的市場功能，而非簡單地剝奪“未使用”商標的專用權，懲罰不使用商標的註冊人，中國大陸(下同)最高人民法院在2010年印發的《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》(註3)中就提到了“實際使用的商標與核准註冊的商標雖有細微差別，但未改變其顯著特徵的，可以視為註冊商標的使用”。2020年修改發佈的《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》(註4)第二十六條第二款更明確規定：“實際使用的商標標誌與核准註冊的商標標誌有細微差別，但未改變其顯著特徵的，可以視為註冊商標的使用。”該規定使得一定限度内“變換使用”的商標有了維持註冊的法律依據，中國大陸(下同)國家知識產權局(下簡稱“國知局”)及法院亦據此作出不少維持註冊的裁決。

但究竟何種情況屬於“未改變顯著特徵”，卻無法一概而論，近期有論者彙整實務案例指出：一般情況下，繁簡體互換、手寫體印刷體互換、改變字型大小、改變字體(除非字體或書寫方式構成商標顯著特徵)、商標中相對獨立的構成要素之間位置的互換、未指定顏色的商標實際使用時使用顏色、商標省略或添加描述性的非顯著部分(比如增加簡單的裝飾性圖案、背景邊框、增加或刪除描述性詞語等)、中外文商標僅使用中文或外文，且中外文部分可以一一對應的，屬於未改變註冊商標的主要部分和顯著特徵的使用(註5)。具體到個案情況，吾等或可從如下案例嘗試勾勒其輪廓。

情形一：字體差別

第8210280號“ ”商標撤三案(註6)中，國知局指出：雖然註冊人實際使用的“杏花酒家”標識與複審商標在字體設計方面存在細微差別，但商標的顯著特徵並未改變，未影響複審商標發揮區分商品來源的功能。(註7)

第14068855號“ ”商標撤三案(註8)中，國知局指出：雖然註冊人實際使用的商標與複審商標在字體設計上存在一定差別，但商標的顯著特徵並未改變。《商標法》設置撤銷三年不使用商標制度的立法本意並非是對商標權人的懲罰，其目的在於鼓勵商標權人積極使用商標，故未改變商標顯著特徵的商標使用，應當視為對複審商標的使用。

情形二：繁簡體或左右順序差別

第6565271號“ ”商標撤三案(註9)中，國知局認定：雖然註冊人提交的使用證據中顯示的商標為簡體，但《商標法》設置三年不使用撤銷規定的意圖係將市場上已經死亡的商標從商標註冊簿上清除，以發揮商標應有的識別商品或服務來源的作用以及清理閒置不用的“死商標”，防止商標資源的浪費和維護公平競爭。在案證據中體現的“舒適達”商標未改變商標顯著部分和整體顯著特徵，符合商品商標使用的商業慣例及認讀習慣，可以視為複審商標的使用。

第4453289號“ ”商標(即“劉詩昆音樂藝術幼兒園”書法繁體字)商標撤三案(註10)中，一審法院認定：在案證據顯示的文字與訴爭商標相應文字的字體相同，區別僅在於左右排列順序的不同，未改變訴爭商標的顯著特徵，可視為對訴爭商標的使用。二審法院進一步認定：在案證據中顯示為訴爭商標的簡體中文，但其與訴爭商標僅存在字體上的差異，可以視為訴爭商標的使用。

情形三：僅使用部分構成文字

第843093號“ ”商標撤三案(註11)中，二審法院認定：雖然註冊人提交的合同及發票中只顯示有“海天”字樣，但鑒於訴爭商標標誌中包含有圖形及英文字母，考慮到我國對商標標誌中中文文字的認讀、書寫習慣以及開具票據時簡寫商品名稱的商業習慣，綜合產品出入庫單據、產品照片等在案證據，可以證明訴爭商標在指定期間在玉米油等商品上進行了公開、真實、合法的商業使用。

第15801301號“ ”商標撤三案(註12)中，二審法院認定：在案證據中的合同中雖未完整顯示訴爭商標，僅顯示訴爭商標的拼音部分，但並不違背交易慣例，亦可視為未改變顯著特徵的使用。

情形四：增減了圖形

第4313814號“ ”商標撤三案(註13)中，二審法院認定：與訴爭商標相比，註冊人實際使用的標誌雖增加了占較小比例的圖形等要素，但考慮到註冊人名下於指定期間在第30類“餃子”商品上僅有訴爭商標一枚有效註冊商標，其實際使用的上述商標未改變訴爭商標的顯著特徵，可以認定是對訴爭商標未改變顯著特徵的使用。

第7166057號“ ”商標撤三案(註14)中，國知局認定：雖然在案證據中顯示的商標為“NOVA”而非本案複審商標“NOVA及圖”字樣，但二者的顯著識別文字均為“NOVA”。根據《商標授權確權規定》，實際使用的商標標誌與核准註冊的商標標誌有細微差別，但未改變其顯著特徵的，可以視為註冊商標的使用。因此，考慮到商業活動的複雜性，未改變商標顯著特徵的使用，也應當視為對註冊商標的使用，如允許對註冊商標在原有的基礎上進行細微的改變。註冊人在實際使用過程中並未改變複審商標的顯著識別部分，故應當視為對複審商標的使用。

三、那些被撤銷註冊的商標——原因在於標識的單一指向性不明

承前述，《商標授權確權規定》第二十六條第二款的規定是基於“撤三”制度的立法目的，考慮到商業活動的複雜性，才允許註冊人對註冊商標進行細微改變，將這類未改變商標顯著特徵的使用視為對註冊商標的使用。但如《商標法》的相關規定，商標的使用原則上應當規範，對標識改變過大，導致消費者無法將實際使用的標識與註冊商標對應的，就不屬於上述規定的情形，應當重新提出註冊申請。

尤其是註冊人名下有多件註冊商標的，更不能以其他商標標識的使用來認定涉案商標標識的使用。對於這種“一人多標”行為的認定，《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》(以下簡稱《北京高院指南》) (註15) 19.13已明確指出：“訴爭商標註冊人擁有多個已註冊商標，雖然其實際使用商標與訴爭商標僅存在細微差異，但若能夠確定該使用係針對其已註冊的其他商標的，對其維持訴爭商標註冊的主張，可以不予支持。”究其根源在於，“一人多標”的情形下，註冊人實際使用的商標無法與涉案商標形成唯一對應關係，國知局或法院會對其“到底使用的是哪一個註冊商標”產生質疑，消費者在實際市場中識別商品或服務來源的標識單一指向性不明，此種情形下的商標往往被撤銷註冊。

情形一：去掉了顯著識別部分，對標識改變過大

第1442952號“ ”商標撤三案(註16)中，二審法院認定：訴爭商標由漢字“金夫人”及穿著婚紗的卡通人物圖形組成，其中圖形部分在上，所占比例較大，文字部分在下，所占比例較小。註冊人提交的在案證據中，大部分證據顯示的“金夫人”字樣係對於其公司商號的使用，或者是僅使用“金夫人”文字商標，上述行為屬於僅使用訴爭商標的部分要素，或是將訴爭商標的任意拆解並去掉其中顯著識別部分的行為，均不能視為對訴爭商標的使用。(註17)

第1591930號“ ”商標撤三案(註18)中，二審法院認定：訴爭商標由漢字“味道”、字母“WEIDO”及圖形組成，在案證據中顯示的標誌或者為“老味道”標誌，或者為“LAOWEIDAO”標誌，或為上述兩者及圖形的組合，均非訴爭商標。註冊人的上述行為屬於僅使用訴爭商標的部分要素，或是將訴爭商標的任意拆解並去掉其中顯著識別部分的行為，均不能視為對訴爭商標的使用。(註19)

情形二：“一人多標”且在案證據無法排除係指向註冊人其他商標

第686918號“ ”商標撤三案(註20)中，最高人民法院認定：訴爭商標由字母“CARLI”以及波浪狀線條圖形組成，在案證據所顯示的標誌為“CARLI”或深色背景下的“CARLI及圖”。根據一、二審查明的事實，註冊人在同類別商品上擁有已核准註冊的第6103451號“ ”商標，該商標標誌與在案證據中顯示的部分標識一致。在此情況下，難以認定在案證據所指向的使用行為係針對訴爭商標。同時，第6103451號商標雖在指定期間內尚未獲得核准，但其2007年申請，2016年獲准註冊，在指定期間內已經向行政機關申請註冊，亦即，該商標已經存在，不能排除註冊人在指定期間的商標使用行為係針對該商標的可能性。

第4516426號“ ”商標撤三案(註21)中，一審法院認定：註冊人提供的大部分使用證據顯示其實際使用的為“無限能NATURONE”標識。雖然該標識包含了訴爭商標，但由於在標識中加入了對於中國大陸消費者而言更具有顯著識別特徵的漢字“無限能”且漢字字體比例明顯大於“NATURONE”，導致呼叫上和視覺效果上與訴爭商標均形成顯著區別，從而難以被視為僅是對訴爭商標的細微改變，消費者一般不會將“NATURONE”作為商標的主要識別部分，即註冊人實際使用的“無限能NATURONE”與訴爭商標不具同一性。另外，註冊人在同類別商品上也同時申請了第15715757號“ ”商標，在案證據顯示的商標圖樣與第15715757號商標相同，足證訴爭商標與“無限能NATURONE”商標是兩個不同的商標。因此，在案證據不能視為對訴爭商標的使用。二審法院進一步指出，註冊人實際使用的“無限能NATURONE”的英文部分與訴爭商標仍存在字母大小寫上的差異，且該英文部分未形成新的含義，因此註冊人實際使用的“無限能NATURONE”其中文部分是其顯著識別部分，消費者難以將“無限能NATURONE”和訴爭商標與同一商品來源建立聯繫，因此註冊人的使用行為改變了訴爭商標的顯著特徵。

第7688582號“ ”商標撤三案(註22)中，國知局查明，除複審商標外，註冊人在指定的三年期限內在第41類服務上還註冊有第7055057號“ ”商標、第19395947號“”商標、第19395965號“ ”商標、第19396221號“ ”商標、第19396023號“ ”商標等。而在案證據中體現的“中金公司CICC及圖”標識應為其第19395947號、第19395965號商標的使用資料，故在案證據不能證明複審商標的使用。

第6511078號“ ”商標撤三案(註23)中，國知局指出：在註冊人有多個註冊商標時，對商標標誌的改變應當不至於與其他商標標誌相混淆，更不能以其他商標標誌的使用來認定該商標標誌的使用。本案註冊人還註冊了第8401036號“”商標，另案同時被提起撤銷複審，註冊人提交的證據可以證明其在指定期間內在核定商品上真實有效地使用了前述商標，但此使用不能當然視為本案複審商標的使用。

第3051352號“ ”商標撤三案(註24)中，一審法院認定：在案證據顯示，註冊人實際使用的為帶有閃電標誌的“怪獸”標識。雖然該標識與訴爭商標在讀音、含義等方面相同，但由於在標識中加入了帶有顯著識別特徵的閃電圖形且在字體上明顯不同，使得兩個商標標識已形成區分，從而難以被視為僅是對訴爭商標的細微改變。另查，第三人在同類別商品上同時申請了第15201961號帶有閃電標誌的“ ”商標，而在案證據顯示的商標圖樣與該商標相同，這足以說明訴爭商標與帶有閃電標誌的“怪獸”商標是兩個不同的商標。因此不能將帶有閃電標誌的“怪獸”商標的使用視為對訴爭商標的使用。

四、結語

在《商標法》“使用本位”的價值取向下，“撤三”制度與商標實際使用行為之間的張力，在變換使用商標圖樣的認定中得到了集中體現。如前案例所示，行政與司法實踐已形成以“同一性”為核心，以“是否改變註冊商標顯著特徵”為實質性判斷標準的審查模式，即：不追求圖樣的絕對一致，而是著眼於相關公眾的認知，在維護註冊制度穩定與包容商業實踐合理變化之間尋求平衡，對於僅有字體變化或增減部分構成文字的情形，都可酌情接納視為“規範使用”，但對於圖樣變化較大致使標誌失去同一性，或者是變化後的圖樣可能指向註冊人其他註冊商標的情形，則被嚴格排除在有效使用之外，其根本法理仍在於，這種改變已切斷了實際使用標識與核准註冊商標在消費者心目中唯一的指向性聯繫。鑒於此，對於商標權人而言，除應強化規範使用商標的意識、系統性留存商標使用證據外，為周延保護自身商標權益，在佈局商標申請時，除註冊核心商標圖樣外，亦需考量將未來可能使用的商標圖樣一併註冊，以便在法律上獲得多個“正式”的權利屏障。

※ 註釋 ※

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